INPI, 7 septembre 2011, 11-1081

OPP 11-1081 / HT07/09/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et . 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GRAINES VOLTZ (société anonyme) a déposé, le 16 décembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 791 270 portant sur le sig ne complexe TERRANOVA. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Engrais pour les terres ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; plantes séchées pour la décoration » ; Le 4 mars 2011, la société MASCHIO GASPARDO S.p.A (société dite S.P.A. de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire TERRANOVA, déposée le 11 mars 1998 et renouvelée sous le n° 000768630. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Machines et instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 15 mars 2011. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 10 mai 2011, la société déposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire, dans lesquelles il invitait la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, notifiée à la société opposante, des pièces ont été fournies dans le délai imparti. Le 8 juillet 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante et la société opposante ont présenté des observations faisant suite au projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société MASCHIO GASPARDO S.p.A fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante présente des observations quant à la comparaison des signes et aux preuves d'usage. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société GRAINES VOLTZ conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste les preuves d'usage ; elle contesté également la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ETABLIE CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'Institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces » ; Que selon l'article R. 712-18 du code précité, « La procédure d'opposition est clôturée … lorsque l'opposant … n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT en l'espèce que, sur l'invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante fourni, dans le délai imparti, un extrait de son site Internet ainsi que des catalogues ; Que dès lors que ces pièces ont été fournies, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque en France et qu'elles portent sur au moins l'un des produits sur lesquels l'opposition est fondée, il n'appartient pas à l'Institut, qui n'est pas juge de la déchéance, de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument du déposant selon lequel la dénomination sociale de la société opposante ne serait pas mentionnée sur les documents fournis ; qu'en effet, outre qu'il en est fait mention sur l'article extrait d'un site Internet, l'usage sérieux de la marque peut être l'usage fait implicitement ou explicitement par un tiers avec le consentement du propriétaire. CONSIDERANT ainsi le titulaire de la marque antérieure a satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend la société déposante, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B. AU FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe TERRANOVA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe TERRANOVA, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque également l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte une dénomination accompagnée d'éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure comporte une dénomination unique adoptant une calligraphie particulière ; Qu'ils ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination TERRANOVA, distinctive au regard des produits en cause ; Que ces signes diffèrent par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté et par les calligraphies respectives des deux dénominations en présence ; Que toutefois, ces éléments présentent un caractère accessoire au regard de la dénomination TERRANOVA dans chacun des signes en présence, élément verbal par lequel les marques seront identifiées ; Que les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté, de même que la calligraphie particulière de chacun des signes, n'affectent pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination TERRANOVA, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les éléments figuratifs du signe contesté feraient référence au logo de la société titulaire, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard du signe déposé et de la marque antérieure invoquée ; Qu'en outre, rien ne permet d'affirmer, comme le fait la société déposante, que le signe contesté ferait référence à la nature et aux produits biologiques, évocation qui serait absente de la marque antérieure ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par les mêmes termes. CONSIDERANT que le signe complexe TERRANOVA constitue donc l'imitation de la marque antérieure TERRANOVA. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Engrais pour les terres ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; plantes séchées pour la décoration » ;Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Machines et instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ». CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible de gré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les signes.CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « engrais pour les terres ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; plantes séchées pour la décoration », tout comme les « machines et instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » de la marque antérieure invoquée, relèvent du domaine agricole, et notamment de l'horticulture (engrais et végétaux ainsi que leurs semences pour les premiers, machines et instruments destinés à travailler la terre pour les seconds) ;Que, contrairement à ce que soutient la société déposante, ils peuvent alternativement être destinés aux professionnels ou à des particuliers désireux de jardiner ;Qu'à cet égard, la société opposante fait valoir que certaines entreprises peuvent proposer à la fois des équipements pour les cultures ainsi que des plantes et des semences ;Qu'ainsi, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent susceptibles de générer un risque de confusion avec ceux de la marque antérieure invoquée, comme le démontre la société opposante ; Qu'en outre, le risque de confusion sur l'origine des produits est aggravé par la grande similitude entre les signes ; Que ces circonstances, conjuguées à l'identité des signes, sont susceptibles de faire naître une association dans l'esprit du public, celui-ci pouvant être amené à croire que les produits précités sont proposés et commercialisés par la même entreprise ou par des entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont susceptibles d'être attribués à la même origine que ceux invoqués de la marque. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et du lien existant entre les produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté TERRANOVA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque TERRANOVA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-1081 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Engrais pour les terres ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; gazon naturel ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; plantes séchées pour la décoration ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 791 270 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe