INPI, 5 juin 2015, 2014-5210

OPP 14-5210/JHA09/04/2015 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** Définitif le 12 mai 2015 *** **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur MEHDI T a déposé, le 21 septembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 119 498 portant sur l'ensemble verbal TALES2PLAY. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ». Le 8 décembre 2014, la société THALES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale THALES, déposée le 7 novembre 2000 et renouvelée par déclaration en date du 22 octobre 2010 sous le n° 00 3 062 926, dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Elaboration (conception) de systèmes informatiques ; services d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques ; services de gérance informatique, à savoir services d'infogérance ; services d'aide à l'exploitation de réseaux informatiques, et de transmission de données ; expertise, consultations et conseils techniques dans le domaine de l'informatique ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de mise à jour de base de données et de logiciels ; service de maintenance de logiciels ». L'opposition a été notifiée au déposant le 22 décembre 2014 sous le numéro 14-5210. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société THALES fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Le déposant invoque la différence d'activité entre les parties en présence et conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Elaboration (conception) de systèmes informatiques ; services d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques ; services de gérance informatique, à savoir services d'infogérance ; services d'aide à l'exploitation de réseaux informatiques, et de transmission de données ; expertise, consultations et conseils techniques dans le domaine de l'informatique ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de mise à jour de base de données et de logiciels ; service de maintenance de logiciels ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est extérieure à la présente procédure l'argumentation du déposant selon laquelle « une opposition ne peut se justifier … qu'au vu [des] domaines d'interventions et [des] produits » des parties en présence ; que sont également inopérants les arguments relatifs à la différence d'activités entre les parties (conception de « logiciels ludiques sur téléphonie mobile » pour le déposant / « équipements de pointe » dans les domaines de la « défense, sécurité, espace, aéronautique, transport terrestre » pour la société opposante) ou à la différence de public concerné (« grand public, notamment enfants » pour le déposant / « industriels » pour l'opposant) ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TALES2PLAY, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination THALES. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un chiffre, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Qu'ils ont en commun une dénomination proche, TALES pour le signe contesté, THALES pour la marque antérieure ; Que visuellement, les dénominations TALES et THALES présentent une longueur proche et ont en commun cinq lettres sur six formant la même séquence caractéristique T-ALES ; qu'il en résulte une physionomie proche ; Que phonétiquement, les deux dénominations sont susceptibles d'être prononcées de manière identique ([talesse]) ; Qu'enfin, le déposant invoque une différence de perception conceptuelle entre les signes, la dénomination TALES signifiant « contes » en anglais, alors que la marque antérieure renvoie au nom du philosophe grec ; que toutefois, rien ne permet d'affirmer que ces deux évocations soient perçues par les consommateurs français d'attention et de culture moyennes ; Que les signes diffèrent par ailleurs par la présence de la séquence 2PLAY au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, les dénominations TALES et THALES sont distinctives au regard des services en cause ; Qu'au sein du signe contesté, la dénomination TALES présente un caractère essentiel en ce que la séquence 2PLAY, qui renvoie à l'expression anglaise « to play » aisément compréhensible et signifiant « jouer », est évocatrice de l'objet ou de la destination des services en cause, à savoir présenter un caractère ludique, et apparaît donc faiblement distinctive au regard de ces services ; Qu'il en résulte que le signe contesté risque d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des logiciels destinés à des jeux. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté TALES2PLAY constitue l'imitation de la marque antérieure THALES. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tenant à la forme sous laquelle il exploite le signe contesté et à la différence de domaines d'intervention des parties en présence ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés. CONSIDERANT qu'est également extérieur à la présente procédure l'argument du déposant selon lequel une recherche du mot TALES sur le moteur de recherche GOOGLE ne ferait pas apparaître la marque THALES dans la liste de résultats, et inversement ; Qu'en effet, le fait qu'une marque n'apparaît pas lors de l'interrogation d'un moteur de recherche ne saurait justifier de l'absence d'atteinte aux droits de cette marque par le signe contesté. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté TALES2PLAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure THALES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe