INPI, 21 janvier 2011, 10-2977

OPP 10-2977 / EB 21/01/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE (société anonyme à conseil d'administration) a déposé, le 9 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 729 196 portant sur l e signe complexe PETILLANTE CAPES DOLE EAU DE SOURCE DE DOLE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Le 21 juillet 2010, la société DOLE FOOD COMPANY, INC. (société américaine (Incorporated)) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque verbale communautaire DOLE, déposée le 13 octobre 2003 et enregistrée sous le n° 3 400 447. Cette marque porte notamment sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour faire lever; sauces au soja, sauces à salades; vinaigres, sauces (condiments); glace à rafraîchir et chocolat; levure, poudre pour faire lever; confiseries glacées et mélange en poudre destiné à la préparation d'un dessert mou; compotes. Eaux minérales et autres boissons non-alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non-alcooliques, jus de fruits; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits, et concentrés glacés ayant les mêmes fonctions; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». L'opposition a été notifiée le 9 août 2010 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 19 novembre 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et le titulaire de la demande d'enregistrement ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société DOLE FOOD COMPANY, INC. fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses arguments faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société DOLE FOOD COMPANY, INC. fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les « levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) » de la demande d'enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes dans la marque antérieure : ils sont donc identiques. Par ailleurs, les « bières » de la demande d'enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire au « malt » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être pris en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les termes CAPES DOLE du signe contesté sont distinctifs et dominants. Les signes ont donc en commun le terme DOLE. La reprise de ce terme dans le signe contesté entraine un risque de confusion. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que le malt est un produit brut qui n'est qu'un ingrédient de la bière. En outre, la société opposante ne présente aucun argument démontrant l'identité ou la similarité entre les « levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure. Le terme DOLE ne constitue pas l'élément distinctif et dominant du signe contesté. Il n'y a pas de similitude visuelle ni phonétique.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour faire lever; sauces au soja, sauces à salades; vinaigres, sauces (condiments); glace à rafraîchir et chocolat; levure, poudre pour faire lever; confiseries glacées et mélange en poudre destiné à la préparation d'un dessert mou; compotes. Eaux minérales et autres boissons non-alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non-alcooliques, jus de fruits; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits, et concentrés CONSIDERANT que les « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; chocolat ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries » de la demande d'enregistrement, tout comme les « pâtisserie, confiserie » de la marque antérieure, s'entendent de préparation, sucrée ou salée, de pâte travaillée, garnie ou non et cuite au four, issue de l'industrie ou de l'artisanat de la pâtisserie et généralement commercialisée dans les boulangeries - pâtisseries ou les rayons spécialisés des grands magasins et de friandises à base de sucre cuit aromatisé ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les produits précités relèvent de la même catégorie de la pâtisserie ; Que ces produits sont donc identiques ou similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d'enregistrement entrent dans la catégorie générale des « autres boissons non alcooliques [que les eaux minérales] » de la marque antérieure ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits sont identiques. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel les « pâtisserie, confiserie ; autres boissons non alcooliques [que les eaux minérales] » de la marque antérieure seraient trop vagues ; qu'en effet, si l'arrêté du 31 janvier 1992 interdit la référence générale à une ou plusieurs classes ou à leur contenu, il autorise cependant l'énumération de catégories auxquelles appartiennent des produits ou services, sous réserve que les termes employés permettent « à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante », ce qui est le cas en l'espèce, puisque les produits précités de la marque antérieure peuvent être définis de façon précise et circonscrite, et ce par toute personne. CONSIDERANT que les « sel, moutarde ; épices » de la demande d'enregistrement, tout comme les « sauces au soja, sauces à salades; vinaigres, sauces (condiments) » de la marque antérieure, sont des produits d'assaisonnement ; qu'à cet égard, il importe peu que les uns soient des produits de base, les autres, des produits élaborés dès lors qu'ils ont les mêmes fonctions et destination ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que suite aux nouveaux liens présentés par la société opposante après l'établissement du projet de décision, les « levure, poudre pour faire lever ; vinaigre, sauces (condiments) » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux « levure, poudre pour faire lever ; sauces (condiments) ; vinaigres » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, il ne saurait être reproché à la société opposante de ne pas avoir établi de lien entre les produits en cause dès lors qu'elle a mis en relation des produits de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, en invoquant leur identité. CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante démontre l'existence d'un lien étroit et obligatoire entre les « bières » de la demande d'enregistrement et le « malt » de la marque antérieure ; Qu'en effet, le « malt » est l'ingrédient nécessaire et principal avec l'eau des produits précités de la demande d'enregistrement ; Qu'en outre, le second qui s'entend de céréales germées n'est pas un produit brut, contrairement à ce que soutient la société déposante, mais un produit ayant déjà subi une transformation du fait de sa germination ; qu'en tout état de cause, le lien unissant ces produits est un lien nécessaire, le second entrant nécessairement dans la composition des premiers ; Que dès lors, il importe peu que les premiers soient vendus par des brasseurs, le lien de complémentarité existant entre ces produits ayant été démontré ; Que ces produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens de similarité invoqués par la société opposante dès lors que l'identité et la similarité entre les produits de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure ont été constatées ou démontrées. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure le fait que la société opposante ne commercialise que des fruits et légumes frais, et la société déposante, de l'eau de source ; qu'en effet, dans le cadre de la présence procédure, la comparaison des produits s'effectue en fonction des libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe PETILLANTE CAPES DOLE EAU DE SOURCE DE DOLE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination DOLE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé des éléments verbaux PETILLANTE, CAPES, DOLE, EAU DE SOURCE DE DOLE ainsi que de couleur et d'éléments figuratifs ; que la marque antérieure est constituée du terme DOLE ; Que les signes en cause ont en commun le terme DOLE ; Qu'il apparaît cependant que les signes en cause produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent par leur présentation et leur longueur, le signe contesté comportant huit éléments verbaux (PETILLANTE, CAPES, DOLE, EAU DE SOURCE DE DOLE), disposés sur quatre lignes, alors que la marque antérieure est constituée d'un seul terme (DOLE) ; Qu'en outre, le signe contesté comporte des éléments figuratifs et des couleurs ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leurs rythmes (respectivement treize et un temps) et la plupart de leurs sonorités ; que ces différences sont accentuées par la présence d'un accent sur le terme DOLE dans le signe contesté, ce terme se prononçant alors nécessairement [dolé], alors que la marque antérieure sera, quant à elle, prononcée [dol] ; Qu'ainsi, les signes produisent une impression d'ensemble bien distincte, le consommateur concerné ne pouvant ni confondre ces signes, ni croire à une déclinaison de la marque antérieure ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, si le terme DOLE revêt un caractère essentiel dans la marque antérieure dès lors qu'il s'agit du seul élément, tel n'est pas le cas dans le signe complexe contesté ; qu'en effet, le terme CAPES, parfaitement distinctif, est présenté en caractères gras de grande taille et au centre de l'élément figuratif constitué d'un cercle ; que si le terme DOLE est également arbitraire et parfaitement perceptible et individualisable, il apparaît néanmoins secondaire, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors qu'il est présenté sur une ligne inférieure, en plus petits caractères et sur la moitié droite du cercle ; Qu'ainsi, le terme DOLE n'apparaît pas dominant au sein du signe contesté, ni apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur. CONSIDERANT enfin qu'est extérieur à la présente procédure le fait que la communication de la société opposante est centrée sur l'élément DOLE ; qu'en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s'effectue en fonction des signes en cause, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu'en outre, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité et la similarité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté PETILLANTE CAPES DOLE EAU DE SOURCE DE DOLE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DOLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition n° 10-2977 est rejetée. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe