INPI, 18 juin 2007, 06-3303

OPP 06-3303 / CBO 18/06/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TOTAL SA (société anonyme) a déposé, le 7 juillet 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 439 879, portant sur la dé nomination EOLYS. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Pétrole (brut ou raffiné), produits dérivés du pétrole et préparations à base de pétrole. Combustibles liquides, solides et gazeux ; carburants ; gaz et gaz de pétrole liquéfié. Lubrifiants ; huiles et graisses industrielles. Distributeurs de carburants pour stations-service. Stations-services, entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules ; graissage, lubrification, mise au point des moteurs, rechapage, réparation et montage de pneus, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ». Le 17 octobre 2006, la société RHODIA ELECTRONICS AND CATALYSIS (société par actions simplifiée), représentée dans le cadre d'un lien contractuel unissant les deux sociétés par la société RHODIA SERVICES, en la personne de Madame Isabelle S, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EOLYS, renouvelée par déclaration en date du 9 juin 2004 sous le n° 94 52 7 843, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits chimiques pour l'industrie ; additifs chimiques pour carburants ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 octobre 2006. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre. Le 20 février 2007, la société TOTAL SA a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 22 février 2007. Le 13 avril 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et le titulaire de la demande d'enregistrement contestée ont contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société RHODIA ELECTRONICS AND CATALYSIS fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société RHODIA ELECTRONICS AND CATALYSIS fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure. Suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante fait valoir qu'elle sollicite la confirmation de celui-ci. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société TOTAL SA conteste la recevabilité de l'opposition, au motif que la société opposante n'a pas fourni, à l'appui de son opposition, une copie de la marque antérieure dans son dernier état. Au fond, elle conteste la comparaison des produits et services. Elle ne conteste pas, en revanche, la comparaison des signes. Suite au projet de décision de l'Institut, la société déposante conteste la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

A- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que l'article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est «…déclarée irrecevable toute opposition…non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R 712-26 » ; Que selon l'article R 712-14 du code précité, l'opposition «…précise : 1° L'identité de l'opposant ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits…» ; Que l'article 4 II de l'arrêté du 31 janvier 1992 prévoit que l'opposant «…produit, outre l'acte d'opposition, l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes et, le cas échéant, la synthèse des moyens invoqués, les pièces suivantes :..b) une copie de la marque antérieure dans son dernier état…» ; Qu'en l'espèce, la société opposante a fourni une copie du renouvellement de la marque antérieure tel que publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, correspondant à la marque antérieure dans son dernier état ; Que cette publication indique expressément la date de dépôt, le numéro d'enregistrement, le nom du déposant, la portée du renouvellement quant aux produits et services concernés ainsi que le numéro de Bulletin dans lequel l'enregistrement a été publié, permettant ainsi à la société déposante de s'y reporter afin de connaître les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ; qu'en l'espèce, le renouvellement a été effectué pour l'intégralité des produits de l'enregistrement concerné, étant précisé que ces derniers relèvent de la classe 1 ; Que le dernier état de la marque déposée étant constitué par la déclaration de renouvellement qui seule établit que la marque est toujours protégée, il ne saurait être fait grief à la société opposante de ne pas avoir produit la demande d'enregistrement d'origine, alors qu'en l'espèce, un tel document ne serait pas de nature à établir l'existence et la portée des droits au jour de l'opposition et que, d'autre part, le certificat de renouvellement, document officiel de nature à établir l'existence et la portée des droits, ne prévoit pas l'énumération des produits et services ; Qu'en outre, la société opposante a cité les produits visés par la marque antérieure dans l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, précisant ainsi la portée de ses droits ; Qu'ainsi, au vu des pièces accompagnant l'acte d'opposition, la société peut apprécier l'existence, la nature, l'origine et la portée réelle des droits invoqués sur la marque antérieure ; Que l'opposition est donc recevable. B- AU FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination EOLYS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination EOLYS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen, contrairement aux assertions de la société opposante. CONSIDERANT qu'il est constant que la marque antérieure est reproduite servilement dans le signe contesté, dont elle constitue l'unique élément, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par les parties suite au projet de décision de l'Institut. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Pétrole (brut ou raffiné), produits dérivés du pétrole et préparations à base de pétrole. Combustibles solides et gazeux ; gaz et gaz de pétrole liquéfié. Lubrifiants ; huiles et graisses industrielles. Distributeurs de carburants pour stations-service. Stations-services, entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules ; graissage, lubrification, mise au point des moteurs, rechapage, réparation et montage de pneus, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques pour l'industrie ; additifs chimiques pour carburants ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que les « Lubrifiants » de la demande d'enregistrement relèvent à l'évidence de la catégorie générale des « Produits chimiques pour l'industrie » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante tiré du caractère imprécis du libellé précité de la marque antérieure, identifié selon elle par « …des termes très vagues et génériques… », dès lors que les « Produits chimiques pour l'industrie » de la marque antérieure, qui s'entendent de substances synthétiques destinées à un usage industriel dans les domaines les plus variés constituent un libellé suffisamment précis pour permettre aux tiers d'identifier aisément les produits concernés de façon immédiate, certaine et constante. CONSIDERANT que les « Pétrole (raffiné), produits dérivés du pétrole et préparations à base de pétrole. gaz de pétrole liquéfié. huiles et graisses industrielles » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de combustibles divers ayant fait l'objet de transformations, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « additifs chimiques pour carburants » de la marque antérieure, lesquels s'entendent d'additifs chimiques multifonctionnels destinés à améliorer les propriétés de combustion et à empêcher les hydrocarbures de s'oxyder, en sorte que ces produits sont, contrairement aux assertions de la société déposante, utilisés en association les uns avec les autres ; Que dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les « Pétrole (brut ou raffiné), produits dérivés du pétrole et préparations à base de pétrole. Combustibles solides et gazeux ; gaz et gaz de pétrole liquéfié. huiles et graisses industrielles » de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que, comme le souligne la société déposante dans ses observations après projet, les « Pétrole (brut), Combustibles solides et gazeux ; gaz » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits bruts ou semi-finis, ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les « additifs chimiques pour carburants » de la marque antérieure, précédemment définis, ces produits ne pouvant pas être utilisés directement en association les uns avec les autres ; Que toutefois, force est de constater que les produits précités, qui s'entendent soit de matières combustibles en elles-mêmes, soit de produits destinés à améliorer les propriétés de combustion des carburants auxquels on les ajoute, se rapportent tous au processus de production d'énergie par combustion ; Qu'en outre, la société opposante insiste sur l'identité des signes en présence ; Qu'ainsi, compte tenu de l'identité du signe contesté et de la marque antérieure et de l'association qui peut être faite avec cette dernière quant à l'origine des produits, il existe un risque de confusion, le public étant fondé à croire que les « Pétrole (brut), Combustibles solides et gazeux ; gaz » de la marque contestée EOLYS proviennent de la même entreprise que les « additifs chimiques pour carburants » de la marque antérieure ou à tout le moins d'entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT que, comme le fait valoir la société déposante, les « Distributeurs de carburants pour stations-service. Stations services, entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules ; graissage, lubrification, mise au point des moteurs, rechapage, réparation et montage de pneus, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « additifs chimiques pour carburants » de la marque antérieure ; Que les « Distributeurs de carburants pour stations-service. Stations services, entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules ; graissage, lubrification, mise au point des moteurs, rechapage, réparation et montage de pneus, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage, comme le souligne la société déposante, de relation étroite et obligatoire avec les « additifs chimiques pour carburants » de la marque antérieure, en ce que les premiers n'ont pas directement pour objet ou n'ont pas nécessairement recours aux seconds ; Que toutefois, il demeure que l'ensemble de ces produits et services ont tous pour objet de permettre la bonne marche ou l'entretien des véhicules à moteur et intéressent une même clientèle de personnes utilisant ces véhicules ; Qu'en outre, ces produits et services sont respectivement commercialisés et assurés dans les mêmes lieux que sont les stations services et les garages ; Qu'ainsi, compte tenu de l'identité des signes et du lien existant entre les produits et services précités, il existe un risque de confusion, le public étant fondé à croire que les « Distributeurs de carburants pour stations-service. Stations services, entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules ; graissage, lubrification, mise au point des moteurs, rechapage, réparation et montage de pneus, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) » de la demande d'enregistrement commercialisés sous la marque EOLYS et les « additifs chimiques pour carburants » de la marque antérieure EOLYS proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d'entreprises étroitement liées. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée EOLYS ne peut être adoptée comme marque pour désigner du « Pétrole (brut ou raffiné), produits dérivés du pétrole et préparations à base de pétrole. Combustibles solides et gazeux ; gaz et gaz de pétrole liquéfié. Lubrifiants ; huiles et graisses industrielles. Distributeurs de carburants pour stations-service. Stations services, entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules ; graissage, lubrification, mise au point des moteurs, rechapage, réparation et montage de pneus, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) », sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque verbale EOLYS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition n° 06-3303 est reconnue justifiée, e n ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Pétrole (brut ou raffiné), produits dérivés du pétrole et préparations à base de pétrole. Combustibles solides et gazeux ; gaz et gaz de pétrole liquéfié. Lubrifiants ; huiles et graisses industrielles. Distributeurs de carburants pour stations-service. Stations-services, entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules ; graissage, lubrification, mise au point des moteurs, rechapage, réparation et montage de pneus, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 439 879 est p artiellement rejetée, pour les produits et services précités. Céline BOISSEAU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B Chef de groupe