Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2006, 2004/09365

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG: 04/09365 JUGEMENT rendu le 21 Juin 2006 DEMANDERESSES Société ESCHENBACH OPTIK GmbH & Co Schoppenhauerstrabe 10, D - 90409 NÛRNBERG -ALLEMAGNE Société MARCHON EYEWEAR INC. (intervenante volontaire) 35 Hub Drive MELVILLE 11747 ETATS UNIS D'AMERIQUE représentées par Me Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R216 DEFENDERESSE Société OPTIGEN Via Zaroli 63, 20025 LEGANO (ITALIE) représentée par Me TRIET GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T330 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice- Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société allemande "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de lentilles optiques et de montures de lunettes. Elle exploite notamment depuis 1988 une monture de lunette en titanflex, matériau à la fois léger et résistant. Elle est licenciée exclusive du brevet européen n° 0 310 628, désignant la France, déposé le 18 juin 1987 dont est titulaire la société américaine "MARCHON EYEWEAR Inc.", brevet ayant pour titre "montures de lunettes comprenant des éléments à mémoire de forme". Ayant appris que la société italienne "OPTIGEN Sri" commercialisait des montures de lunettes notamment sous la référence "Rossini K Hi-flex" dont elle considère qu'elles contrefont les enseignements du brevet ci-dessus, la société "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" a mis en demeure le propriétaire du brevet de prendre les mesures appropriées pour faire cesser cette contrefaçon. La société "MARCHON EYEWEAR Inc." lui ayant imparti d'engager les poursuites conformément aux dispositions du contrat de licence, la société "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" a obtenu l'autorisation de faire procéder à une saisie- contrefaçon qui a été diligentée le 22 octobre 2001 sur le stand de la société "OPTIGEN Sri" au salon professionnel "SILMO". Par acte extra-judiciaire en date du 5 novembre 2001, la société "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" a assigné la société "OPTIGEN Sri" en contrefaçon de brevet. La procédure a été radiée du rôle le 9 septembre 2002, faute de diligence de la demanderesse. L'instance a été reprise par cette dernière le 28 mai 2004. La société "MARCHON EYEWEAR Inc." est alors intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de titulaire du brevet européen n° 0 310 628. Par conclusions du 24 mai 2005 les sociétés "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" et "MARCHON EYEWEAR Inc." demandaient au tribunal de : -dire que les montures de lunettes commercialisées par la société "OPTIGEN Sri" constituent la contrefaçon des revendications 1 et 3 à 6 du brevet européen n° 0 310 628, désignant la France, dont la société "MARCHON EYEWEAR Inc." est titulaire, A titre subsidiaire, -Ordonner une mesure d'expertise technique aux fins de déterminer si les montures "rossini hi-flex" de la société "OPTIGEN Sri" saisies sont fabriquées à partir d'un alliage de nickel-titane à mémoire de forme qui se trouve dans un état pseudo- élastique écroui, ayant été soumis à un écrouissage d'au moins environ 30 % de façon à être élastique vis à vis de déformations d'au moins 3% sur une gamme de température d'usage de la monture allant de - 20°C à + 40°C, En tout état de cause, -Interdire à la société "OPTIGEN Sri" la fabrication et la mise dans le commerce des produits argués de contrefaçon sous astreinte, -Ordonner la confiscation des objets contrefaisants et des moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon, -Condamner la défenderesse à payer à chacune des demanderesses la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, -Autoriser la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux aux frais avancés de la défenderesse, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. Elles demandaient en outre de leur allouer respectivement les sommes de 30 000 € et 20 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la défenderesse aux dépens de la procédure dont distraction au profit de leur conseil. La société "OPTIGEN Sri" concluait aux termes de ses écritures signifiées le 27 mai 2005 à l'irrecevabilité de la société "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" à agir en contrefaçon pour tout autre produit que les lunettes de vue et au débouté de l'ensemble des demandes. Reconventionnellement, elle sollicitait l'allocation de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 150 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle exposait en substance que la portée du brevet étant limitée à la "combinaison ou plus précisément à la juxtaposition de propriétés de l'alliage soit pseudo élastiques, soit super élastiques" dans un comportement illustré par la courbe de la figure 2H, et les expertises menées devant les juridictions italiennes de Milan et de Legnano ayant montré que l'alliage utilisé par la société "OPTIGEN Sri" présentait exclusivement le comportement de la figure 2F du brevet qui caractérise celui de l'état super élastique pur connu de l'art antérieur, la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée, étant précisé que les pièces saisies en France correspondent à celles soumises aux juridictions italiennes, ce qui n'est plus contesté. Par jugement du 5 octobre 2005, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité et a désigné Monsieur Michel M en qualité de consultant par application de l'article L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle avec mission de l'assister lors d'une audience de comparution des parties. Les parties ont été entendues en présence du consultant à l'audience du 31 janvier 2006. Par dernières conclusions les sociétés "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" et "MARCHON EYEWEAR Inc." font valoir sans en tirer de conséquences juridiques que le consultant a ignoré les termes de sa mission. Elles reprennent pour l'essentiel leurs demandes antérieures et ainsi sollicitent en réparation des actes de contrefaçon outre les mesures usuelles d'interdiction, de confiscation et de publication, la somme de 150 000 € chacune à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" sollicite la somme de 150 000 € et la société "MARCHON EYEWEAR Inc." celle de 61 664 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières écritures la société "OPTIGEN Sri" sollicite le débouté des sociétés demanderesses ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 200 000 € au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

MOTIFS

SUR LA PORTÉE DU BREVET Attendu que le brevet porte sur une "monture de lunettes comprenant des éléments à mémoire de forme". Attendu que le breveté expose que les matériaux utilisés pour réaliser des montures de lunettes ont toujours été choisis essentiellement pour des raisons tenant à leur grande capacité de déformation qui rend la fabrication plus aisée ; que cependant les alliages anciens présentaient l'inconvénient que les lunettes se déformaient à l'usage sans qu'il soit possible d'éliminer les traces de courbures ce qui a conduit les fabricants à utiliser des alliages à mémoire de forme en particulier nickel-titane (brevet US n° 4 472 035, brevet japonais n° 57 115 517) en raison de leur propriété "super-élastique" ou "pseudo-élastique". Attendu que le brevet explique que la pseudo-élasticité se produit dans une gamme de température limitée, légèrement au-dessus de la température de transformation de l'austénite non soumise à l'effort en martensite; qu'elle implique la création de martensite induite par l'effort, laquelle martensite subit simultanément une déformation au fur et à mesure qu'elle se forme pour éliminer l'effort appliqué ; qu'aussitôt que l'effort appliqué est éliminé, la martensite thermiquement instable, revient à l'état austénitique et la déformation disparaît. Attendu cependant que le spectre très limité de température de transformation pour un alliage donné induit un certain nombre d'inconvénients auxquels le brevet se proposer de remédier : -une baisse de température de l'ordre de 10°C peut changer le comportement, de telle sorte que le composant déformé devra être chauffé pour éliminer la déformation, -la résistance à la rupture est trop basse à de basses températures, -inversement, si le composant pseudo-élastique est faiblement chauffé, de l'ordre de 10°C, la déformation pseudo-élastique est significa tivement réduite; Que par ailleurs, le breveté estime que l'invention exposée dans le brevet japonais A 56 89 717, qui repose également sur l'utilisation d'un alliage nickel-titane à mémoire de forme, ne présente pas la résistance nécessaire du fait que le matériau est une martensite écrouie, c'est-à-dire un alliage à mémoire de forme super élastique. Attendu que le breveté estime dès lors que les inventions de l'art antérieur ont imparfaitement intégré les limitations d'utilisation des alliages à mémoire de forme et en particulier n'ont fourni aucun enseignement sur le traitement thermo-mécanique approprié. Attendu que l'invention, qui a pour but de permettre la réalisation de montures de lunettes qui soient très résistantes à une déformation permanente ou à la formation de "becs", se compose à cette fin de 6 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 et 3 à 6 dont la teneur suit : Revendication 1 "Une monture de lunettes dont au moins une partie est fabriquée à partir d'un alliage à base de nickel-titane à mémoire déforme qui se trouve dans l'état métallurgique pseudo-élastique écroui, ayant été soumis à un écrouissage d'au moins environ 30 %, de façon à être élastique vis-à-vis de déformations d'au moins 3 % sur une gamme de température d'usage de la monture de lunettes allant de -20 °C à + 40 °C. " Revendication 3 "Monture de lunettes selon la revendication 2, dans laquelle ladite partie est fabriquée à partir d'un alliage à base de nickel-titane à mémoire déforme qui a été soumis à un écrouissage d'au moins 40%. " Revendication 4 "Monture de lunettes selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ladite monture comprend une paire de branches, ladite partie constituant lesdites branches. " Revendication 5 "Monture de lunettes selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ladite monture comprend un pont nasal, ladite partie constituant ledit pont. " Revendication 6 "Montures de lunettes selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ladite monture comprend une paire de cercles récepteurs de verre et une paire de plaquettes nasales, chaque plaquette nasale étant réunies à un cercle respectif par un fil de plaquette nasale, lesdites parties constituant lesdits fils de plaquettes nasales. " Attendu que la revendication 2 n' est pas invoquée mais qu' il convient d'en citer la teneur pour rendre intelligible la revendication 3 qui est expressément visée par les sociétés demanderesses. Revendication 2 "Monture de lunettes selon la revendication 1, dans laquelle la gamme de température pseudo-élastique dudit alliage correspond à la partie supérieure de la gamme de température d'usage. " Attendu que les parties s'opposent en premier lieu sur la portée de la revendication 1. Attendu que selon les sociétés demanderesses la première revendication protège toutes les montures de lunettes fabriquées à partir d'un alliage à base de nickel- titane à mémoire de forme si ce dernier se trouve dans "l'état métallurgique pseudo- élastique écroui" et présente une élasticité vis-à-vis de déformations d'au moins 3% sur la gamme des températures d'usage précitées. Attendu que la société défenderesse soutient à l'inverse que le brevet consiste à associer les propriétés pseudo-élastiques et super élastiques dans une "élasticité optimisée" et ne protège donc que les montures de lunettes en alliage à base de nickel-titane à mémoire de forme qui dans la gamme des températures d'usage cumulent les propriétés super-élastiques et celles de la pseudo-élasticité, c'est-à-dire dont la déformation induit une transformation martensitique qui revient à l'état d'austénite une fois que la contrainte a cessé en retrouvant sa forme initiale. Attendu que le tribunal relève tout d'abord que la chambre de recours de l'Office Européen des Brevet qui a validé la délivrance du titre a précisé que l'expression "dans l'état métallurgique pseudo-élastique écroui" selon la revendication 1 du brevet doit être entendue comme faisant référence à l'écrouissage effectué dans l'état métallurgique pseudo-élastique sans recuit successif et a ajouté que : "Quand elle est écrouie dans l'état pseudo-élastique entre Ms et Md, la matière démontre un comportement "pseudo élastique écroui" dans cette plage de température, comportement qui associe des propriétés "super-élastiques" et "peudo-élastique" selon la figure 2 H du brevet." Attendu en effet que le brevet comporte 8 courbes de déformation de l'alliage en fonction de la température choisie pour un effort appliqué fixe ; Que la figure 2F représente la courbe d'affaiblissement d'un alliage de martensite écroui définissant le comportement dit super-élastique ; Que la figure 2C montre par comparaison le comportement d'un alliage à l'état martensitique sans écrouissage ; Que la figure 2H représente la courbe d'affaiblissement d'un alliage écroui à l'état pseudo élastique obtenu selon la formule Ms<T2<Md; qu'elle montre le comportement "d'élasticité optimisée" qui est l'objet du brevet. Attendu que la portée des revendications doit s'apprécier à la lumière de la description et des schémas qui l'accompagne et qu'ainsi le tribunal relève qu'en page 4 lignes 17 à 21 le brevet affirme clairement en un paragraphe autonome qui introduit la présentation des figures que : "Pour atteindre le but ci-dessus, l'invention apporte des montures dont des portions sont fabriquées à partir d'alliage à mémoire de forme pseudoélastique écrouis qui présentent la combinaison de propriétés superélastiques et pseudoélastiques appelées ci-après propriétés "d'élasticité optimisées. " Attendu qu'il ressort clairement de ce passage et de l'économie générale du brevet que la revendication 1 ne protège que les montures de lunettes en alliage à base de nickel-titane à mémoire de forme qui, dans la gamme des températures d'usage, cumulent les propriétés super-élastiques et celles de la pseudoélasticité, c'est-à-dire qui, quand elles sont soumise à une contrainte, connaissent une transformation martensitique et reviennent à l'état d'austénite une fois que la contrainte a cessé en retrouvant leur forme initiale. Attendu que le tribunal relève de façon surabondante que cette interprétation de la portée du brevet n'est pas différente de celles données par la chambre de recours de l'Office Européen des Brevet, par l'expert judiciaire commis par le Tribunal de MILAN, par le Tribunal de MILAN et par le consultant désigné par le Tribunal de céans, Monsieur Michel M. SUR LA CONTREFAÇON Concernant la revendication 1 Attendu que pour soutenir que les montures de lunettes saisies ne constituent pas une contrefaçon du brevet dont la portée vient d'être définie, la société "OPTIGEN Sri" oppose les résultats de l'expertise diligentée dans la procédure en déclaration de non-contrefaçon qu'elle a engagée avec succès en premier ressort devant les juridictions de LEGANO et de MILAN. Attendu que selon l'expert italien MARIETTI, dont le rapport se fonde sur des mesures effectuées par Monsieur l BONIARDI, l'alliage utilisé par la société "OPTIGEN Sri" présente 3 des caractéristiques du brevet : alliage nickel-titane à mémoire de forme, soumis à un écrouissage d'au moins 30 % et élastique aux déformations d'au moins 3 % dans une échelle de température d'utilisation de - 20°C à + 40°C mais a montré, au regard des essais réalis és, un comportement "parfaitement super-élastique", ou élastique pur et non pseudo-élastique tel que représenté à la figure 2H ; qu'il indique que les courbes obtenues montrent un comportement conforme à la figure 2F de sorte que les montures litigieuses, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de montures de même nature que celles qui ont été saisies dans le cadre de la présente instance, n'entrent pas dans le champ de protection du brevet EP 310 628. Attendu que Monsieur Michel M a expliqué, sans être démenti dans les conclusions postérieures à son intervention en qualité de consultant, qu'à la lecture des rapports précités il apparaît que l'alliage utilisé par la société défenderesse est trop écroui pour pouvoir présenter encore un effet pseudoélastique. Attendu que les sociétés demanderesses font valoir que les tests auraient du être effectués sous des déformations bien supérieures à 3%. Attendu que comme le relève justement Monsieur Michel M les experts italiens ayant arrêté les essais à 3%, ils pouvaient théoriquement ne percevoir qu'une déformation super-élastique et ne pas percevoir une éventuelle déformation pseudo-élastique qui ne se serait manifestée qu' au delà de la valeur de 3%. Mais attendu que si tel avait été le cas on constaterait un écart significatif entre la courbe dressée par les experts italiens à 40°C et c elle qu'ils ont établi à -20°C ; qu'au contrainte il apparaît que les deux courbes sont pratiquement identiques ce qui en tout état de cause est incompatible avec un comportement pseudoélastique. Attendu que le tribunal retient cet élément indirect, mais qui n'est pas techniquement contesté, pour débouter les sociétés demanderesses de leur action fondée sur la reproduction des caractéristiques protégées par la revendication 1, étant rappelé que la preuve de la contrefaçon incombe au demandeur lequel était loisible, durant plus de quatre ans de procédure, de mettre en évidence la transformation martensitique des montures saisies dont il se prévaut par une analyse aux rayons X, laquelle ne sera pas ordonnée par le tribunal qui ne saurait suppléer à la carence probatoire d'une partie. Concernant les revendications 3 à 6 Attendu que les revendications 3 à 6 sont indirectement (par l'intermédiaire de la revendication 2) dans la stricte dépendance de la revendication 1. Attendu ainsi que les enseignements de la revendication 1 n'ayant pas été reproduits, aucune contrefaçon ne saurait être relevée du chef de revendications dépendantes de cette dernière. Attendu ainsi que les sociétés demanderesses seront déboutées de ce chef. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que la société "OPTIGEN Sri" reproche aux sociétés demanderesses d'avoir abusé de leur droit d'ester en justice et en réparation sollicite la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts. Mais attendu que la liberté d'agir en justice ne dégénère en abus que si elle est guidée par l'intention de nuire ou pas une erreur manifeste équipollente au dol; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Attendu que la société "OPTIGEN Sri" doit donc être déboutée de ce chef. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société "OPTIGEN Sri" qui triomphe la somme de 100 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard notamment à l'ancienneté du litige. SUR LES DÉPENS Attendu que les sociétés demanderesses qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Déboute les sociétés "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" et "MARCHON EYEWEAR Inc." de leurs demandes. Déboute la société "OPTIGEN Sri" de sa demande reconventionnelle en procédure abusive. Condamne in solidum les sociétés "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" et "MARCHON EYEWEAR Inc." à payer à la société "OPTIGEN Sri" la somme de 100 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés "ESCHENBACH OPTIK GmbH & CO" et "MARCHON EYEWEAR Inc." aux dépens dont distraction au profit de Maître Grégoire TRIET, Avocat, pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.