Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2015, 2013/17312

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 27 JANVIER 2015 Pôle 5 - Chambre 1 (n°027 /2015 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17312 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/04963 APPELANTE SAS ORKOS Immatriculée au RCS de PROVINS sous le numéro 332 089 796 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [...] 77650 SOISY BOUY / FRANCE Représentée et assistée de Me Vanessa P, avocat au barreau de PARIS, toque : D1052 INTIMÉE Société COMPAGNIE GERVAIS DANONE société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 067 092 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [...] 75009 PARIS Représentée et assistée de Me Stéphane G de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 27 août 2013 par la SAS ORKOS. Vu les dernières conclusions de la SAS ORKOS, transmises le 26 mai 2014. Vu les dernières conclusions de la SA Compagnie Gervais Danone, transmises le 04 septembre 2014. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2014.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que la SA Compagnie Gervais Danone a pour activité la production et la commercialisation de produits laitiers et est titulaire de la marque verbale française ORKOS n° 3 878 604 déposée le 02 décembre 2011 et enregistrée le 23 mars 2012 pour désigner en classe 28 des produits laitiers ; Que la SAS ORKOS a pour activité la commercialisation par correspondance d'une gamme de produits alimentaires et est titulaire de la marque verbale française ORKOS n° 1 308 289 déposée le 06 mai 1985 et enregistrée le 11 octobre 1985 pour désigner des produits et services alimentaires en classes 29, 30, 31 et 32 ; Que le 16 décembre 2011 la SA Compagnie Gervais Danone sommait la SAS ORKOS de retirer des libellés de la marque ORKOS les produits laitiers et glaces et faisait établir un procès-verbal le 15 mars 2012 aux fins de constater l'inexploitation de cette marque depuis plus de 5 ans pour les produits suivants : lait et produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées où le lait prédomine, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glaces à rafraîchir, sucreries ; Que le 19 mars 2012 la SA Compagnie Gervais Danone faisait assigner la SAS ORKOS devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de sa marque ORKOS pour les produits de la classe 29 ; Considérant que le jugement entrepris a, en substance : • rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SAS ORKOS à l'encontre de la demande de déchéance formée par la SA Compagnie Gervais Danone à l'encontre de la marque française ORKOS n° 1 308 289 dont la SAS ORKOS est titulaire, • dit que la marque ORKOS n° 1 308 289 n'a pas été exploitée en France par la SAS ORKOS dans les cinq années suivant la publication de son enregistrement, ni dans les cinq années précédant de trois mois la demande en déchéance, • prononcé en conséquence la déchéance de la marque ORKOS n° 1 308 289 pour défaut d'usage à compter du 28 décembre 1996 pour les produits suivants de la classe 29 : lait et produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées où le lait prédomine ; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glaces à rafraîchir, sucreries, • prononcé la déchéance de la marque ORKOS n° 1 308 289 pour défaut d'usage à compter du 28 décembre 1996 pour les produits suivants des classes 30, 31 et 32 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande gelées ; confitures, compotes ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poissons ; Café, thé ; cacao, sucre, farine et préparations faites de céréales, pain, sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ; eaux minérales et gazeuses ; bières ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool, • déclaré la SAS ORKOS irrecevable dans l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, • condamné la SAS ORKOS à payer à la SA Compagnie Gervais Danone la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; I : SUR LA RECCEVABITITÉ DE L'ACTION DE LA SA COMPAGNIE GERVATS DANONE : Considérant que si la SAS ORKOS conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, force est de constater qu'elle ne reprend pas devant la cour sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la SA Compagnie Gervais Danone en déchéance de sa marque ORKOS pour les produits autres que les produits laitiers de la classe 29 ; Considérant dès lors qu'en l'absence de toute critique du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir et déclaré recevable l'action de la SA Compagnie Gervais Danone, ce chef du jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts, tant en fait qu'en droit ; II : SUR LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE ORKOS : Considérant que dans son assignation du 19 mars 2012, la SA Compagnie Gervais Danone demandait la déchéance de la marque ORKOS pour les produits suivants : 'lait et produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées où le lait prédomine ; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glaces à rafraîchir, sucreries' ; Que dans ses conclusions de première instance signifiées le 12 février 2013, la SA Compagnie Gervais Danone demandait en outre la déchéance de cette marque pour les produits suivants : ' Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande gelées ; confitures, compotes ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poissons ; Café, thé ; cacao, sucre, farine et préparations faites de céréales, pain, sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ; eaux minérales et gazeuses ; bières ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool' ; Que devant la cour, la SA Compagnie Gervais Danone conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes en déchéance et demande également la déchéance de cette marque pour les produits suivants : 'Riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; sandwichs, pizza, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé' ; que cette demande a été présentée pour la première fois par conclusions signifiées le 20 janvier 2014 ; Considérant que le premier alinéa de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle (codifiant l'article 27 de la loi du 04 janvier 1991) dispose qu''encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans' ; Considérant que les parties s'accordent pour dire que la marque française ORKOS n° 1 308 289 ayant été déposée le 06 mai 1985 et un délai de plus de cinq années s'étant écoulé depuis ce dépôt sans qu'une demande de déchéance ait été présentée sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, alors en vigueur, l'action en déchéance pour non-exploitation peut être formée sous l'empire de la loi du 04 janvier 1991 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi (28 décembre 1991), soit à compter du 28 décembre 1996 ; Considérant qu'il est constant que la SAS ORKOS n'est pas en mesure de démontrer une exploitation sérieuse et ininterrompue de sa marque ORKOS pour la période allant du 11 octobre 1985, date de publication de l'enregistrement au BOPI, au 28 décembre 1996 ; Considérant cependant qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article L 714-5 susvisé qu'une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance ; Considérant qu'il appartient donc à la SAS ORKOS de justifier de la reprise d'un usage sérieux de sa marque ORKOS avant le 19 décembre 2011 pour les produits suivants : 'lait et produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées où le lait prédomine ; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glaces à rafraîchir, sucreries', avant le 12 novembre 2012 pour les produits suivants : 'Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande gelées ; confitures, compotes ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poissons ; Café, thé ; cacao, sucre, farine et préparations faites de céréales, pain, sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ; eaux minérales et gazeuses ; bières ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool' et avant le 20 octobre 2013 pour les produits suivants : 'Riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; sandwichs, pizza, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé' ; Considérant qu'en ce qui concerne les produits suivants : 'lait et produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées où le lait prédomine ; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glaces à rafraîchir, sucreries, la SAS ORKOS verse aux débats des plaquettes d'étiquettes portant la marque ORKOS pour des crottins de chèvres et de vaches, pour des yaourts de brebis et de chèvres portant la date d'emballage au 04 septembre 2008 et au 29 octobre 2008, des bulletins publicitaires offrant la livraison de yaourts et de crottins ORKOS à partir du 04 novembre 2008 et des factures émises en 2007 et 2008 ainsi que des attestations de dix clients français et étrangers portant sur des yaourts et fromages portant la marque ORKOS ; Considérant toutefois que les pièces 12 à 15 de la SAS ORKOS ne sont que des planches d'impression d'étiquettes produites au sein de cette société ainsi que l'atteste M. Geoffrey M ; qu'elles sont insuffisantes à justifier d'un usage du signe à titre de marque alors que selon l'arrêt Ansul de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 11 mars 2003, l'usage 'suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée ; que la simple photographie, sans date certaine, d'un bocal sur lequel une étiquette est collée n'est pas plus pertinente ; Considérant que l'apposition de la marque sur les emballages et les cartons d'expédition utilisés pour la diffusion des produits ne constitue pas davantage un usage du signe à titre de marque puisqu'il sert en réalité à désigner l'origine du produit pour la diffusion duquel l'emballage est utilisé, et non celle de cet emballage, entendu comme produit vendu pour être utilisé par les acheteurs ; Considérant enfin qu'il n'y a pas d'usage du signe à titre de marque s'il est utilisé à titre de nom commercial, dénomination sociale, enseigne ou nom de domaine ; qu'en effet dans ce cas le signe n'identifie pas directement les produits ou services objet de l'activité de l'entreprise ; Qu'en l'espèce les plaquettes publicitaires produites en pièces 18 et 19 reproduisent le signe ORKOS à titre de nom commercial de la SAS ORKOS et non pas à titre de marque dans la mesure où les yaourts et crottins mentionnés sur ces plaquettes ne sont pas proposés sous cette marque, les bocaux de yaourts reproduits en photographie ne comportant au demeurant aucune étiquette ; qu'il en est de même des factures produites en pièces 21, 22, 25, 27, 29 et 30 où le signe ORKOS ne figure qu'à titre de nom commercial et où les produits ne sont pas vendus sous cette marque ; Qu'enfin les attestations de clients produites en pièces 24, 26 et 28 se contentent d'indiquer que ceux-ci achètent des produits alimentaires à la SAS ORKOS, ce signe étant mentionné à titre de nom commercial, sans faire état de l'usage du signe ORKOS à titre de marque ; Considérant qu'il n'est donc pas justifié de la reprise d'un usage sérieux de la marque ORKOS avant le 19 décembre 2011 pour les produits suivants : 'lait et produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées où le lait prédomine ; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glaces à rafraîchir, sucreries' et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de cette marque pour ces produits à compter du 28 décembre 1996 ; Considérant qu'en ce qui concerne les produits suivants : 'Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande gelées ; confitures, compotes ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poissons ; Café, thé ; cacao, sucre, farine et préparations faites de céréales, pain, sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ; eaux minérales et gazeuses ; bières ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool', la SAS ORKOS verse aux débats des factures d'achat d'œufs, de crustacés, de poissons, de viande, de gibier et de volailles pour les années 2007 à 2012 et des dépliants tarifaires hebdomadaires de ces produits adressés aux clients et prospects entre 2008 et 2010, des catalogues hebdomadaires de ses produits adressés à ses clients et prospects entre 2003 et 2008 ainsi que des centaines de factures démontrant la vente de ces produits entre le 03 janvier 2005 et le 13 février 2013 et des tableaux et graphiques justifiant des chiffres d'affaires correspondant à chaque catégorie de produits ; Considérant toutefois que sur les factures d'achat aux fournisseurs produites en pièces 31 à 35, le sigle ORKOS n'est utilisé qu'à titre de dénomination sociale ('société ORKOS diffusion', ORKOS SAS, 'Sté ORKOS) et non pas à titre de marque ; qu'il en est de même des dépliants tarifaires et des catalogues produits en pièces 36 et 37 où les produits ne sont pas proposés sous la marque ORKOS, ce signe n'étant utilisé qu'à titre de dénomination sociale ; qu'il en est également de même des factures clients produites en pièces 57 à 60 où à nouveau le signe ORKOS ne figure qu'à titre de nom commercial et où les produits ne sont pas vendus sous cette marque ; Considérant enfin que les attestations de salariés de la SAS ORKOS produites en pièces 48 à 51 ne font état que de l'apposition du signe ORKOS sur les emballages dont il a été précisé plus haut que cela ne constituait pas un usage du signe à titre de marque ; qu'il en est de même des emballages produits en pièces 61 et 62 et de leurs factures d'achat produites en pièce 52 ; Considérant qu'il n'est donc pas justifié de la reprise d'un usage sérieux de la marque ORKOS avant le 12 novembre 2012 pour les produits suivants : ' Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande gelées ; confitures, compotes ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poissons ; Café, thé ; cacao, sucre, farine et préparations faites de céréales, pain, sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ; eaux minérales et gazeuses ; bières ; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool' et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de cette marque pour ces produits à compter du 28 décembre 1996 ; Considérant enfin qu'en ce qui concerne les produits suivants :'Riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; sandwichs, pizza, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé', la SAS ORKOS verse aux débats les dépliants catalogues justifiant de l'exploitation de ces produits ; Considérant toutefois que ce n'est pas l'exploitation effective des produits qui est en cause mais l'usage sérieux du signe ORKOS pour désigner ces produits et qu'en l'espèce les dépliants catalogues produits en pièce 37, déjà analysés plus haut, ne justifient pas de l'usage de ce signe à titre de marque, ce signe n'étant utilisé qu'à titre de dénomination sociale ; Considérant qu'il n'est donc pas justifié de la reprise d'un usage sérieux de la marque ORKOS avant le 20 octobre 2013 pour les produits suivants : 'Riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; sandwichs, pizza, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé' et qu'ajoutant au jugement entrepris, la cour prononce la déchéance de la marque française ORKOS n° 1 308 289 pour les dits produits à compter du 28 décembre 1996 ; III SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SAS ORKOS : Considérant que du fait de la déchéance des droits de la SAS ORKOS sur sa marque française ORKOS n° 1 308 289 à compter du 28 décembre 1996 (et non pas 1986 comme indiqué par erreur en page 14 du jugement entrepris) pour l'ensemble des produits qu'elle désigne, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon et en nullité de la marque française OIKOS n° 3 878 604 présentées à titre reconventionnel par la SAS ORKOS ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs ; Considérant que pour les mêmes motifs et de ce que la SAS ORKOS succombe en son appel, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté cette société de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; IV : SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA Compagnie Gervais Danone la somme complémentaire de 15.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; Considérant que la SAS ORKOS sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la SAS ORKOS, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : Prononce la déchéance de la marque verbale française ORKOS n° 1 308 289 pour défaut d'usage à compter du 28 décembre 1996 pour les produits suivants : Riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; sandwichs, pizza, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Condamne la SAS ORKOS à payer à la SA Compagnie Gervais Danone la somme complémentaire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute la SAS ORKOS de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS ORKOS aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.