INPI, 7 juin 2013, 12-5201

07/06/2013 OPP 12-5201/ DDL DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société H2AD (société par action simplifiée) a déposé, le 21 septembre 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 947 676 portant sur la déno mination TELEOBS. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les services suivants : « Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Fourniture de forums de discussion sur l'Internet. Fourniture d'accès à des bases de données. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Le 13 décembre 2012, la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française OBS renouvelée par déclaration en date du 21 janvier 2011 et enregistrée sous le n° 01 3 086 967. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Agences de presse et d'informations ; communications radiophoniques, télévisuelles, téléphoniques et télématiques ; messagerie électronique ; communication par terminaux d'ordinateurs notamment par l'utilisation de réseaux privés ou publics et en particulier du réseau informatique mondial ; transmission de textes et d'images assistée par ordinateurs ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 31 décembre 2012 sous le n° 12-5201, qui a présenté des observations et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 4 mars 2013. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 2 avril 2013, la société opposante a produit les pièces sollicitées, et présenté des observations. Les pièces et observations ont été communiquées à la société déposante, par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Toutefois, la présentation d'observations par l'opposant n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, elles n'ont pu être prises en considération pour l'établissement du projet, ce dont les parties ont été informées. Le 18 avril 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre. Elle a également présenté des observations contestant le projet de décision, auxquelles la société opposante a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque le principe d'interdépendance des facteurs. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante sollicite la prise en compte du retrait partiel et la confirmation du projet pour les services non retirés. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la recevabilité de l'opposition. Elle propose de retirer partiellement sa demande d'enregistrement et conteste la comparaison des services pour ceux qui subsisteraient à la suite de ce retrait. La société déposante conteste également la comparaison des signes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante sollicite la prise en compte du retrait partiel, et conteste la comparaison des services en ce qu'elle porte sur les services de « Télécommunications. Communications par réseau de fibres optiques. Fourniture d'accès à des bases de données. Location d'appareils de télécommunication ». La société déposante conteste également le projet de décision quant à la comparaison des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes des article L.712-3 et L.712.4 du Code de la propriété intellectuelle, « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement (…) opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ». CONSIDERANT que l'article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu' « Est déclarée irrecevable toute opposition … formée hors délai ». CONSIDERANT en l'espèce, que la demande d'enregistrement a été publiée au BOPI n°12/41 du 12 octobre 2012 ; que le délai pour former opposition à cette demande expirait donc le 12 décembre 2012 ; Que s'il est vrai que l'opposition a été reçue à l'Institut le 13 décembre 2012, force est de constater que celle-ci a été formée le 12 décembre 2012, le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe faisant foi de la date de cet envoi ; qu'au demeurant, la société déposante a été informée par l'Institut de cette date, la notification de l'opposition comportant copie de l'enveloppe précitée ; Qu'ainsi, l'opposition, même si elle a été reçue à l'Institut le 13 décembre 2012, a été formée dans le délai prescrit, contrairement à ce que soutient la société déposante. CONSIDERANT, en conséquence, que l'opposition est recevable, ce qui n'est pas contesté suite au projet de décision. B.- AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel inscrit au registre national des marques le 6 mai 2013 sous le n° 600 312, le libellé de la demande d'enregistr ement à prendre en considération pour la procédure d'opposition est le suivant : « Télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Fourniture d'accès à des bases de données. Location d'appareils de télécommunication » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Agences de presse et d'informations ; communications radiophoniques, télévisuelles, téléphoniques et télématiques ; messagerie électronique ; communication par terminaux d'ordinateurs notamment par l'utilisation de réseaux privés ou publics et en particulier du réseau informatique mondial ; transmission de textes et d'images assistée par ordinateurs ». CONSIDERANT que force est de constater que les services de « Communications par terminaux d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque antérieure, ce que reconnait la société déposante. CONSIDERANT que les services de « Télécommunications » de la demande d'enregistrement contesté qui regroupent l'ensemble des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications, constituent une catégorie générale incluant les services de « communications radiophoniques, télévisuelles, téléphoniques et télématiques ; messagerie électronique ; communication par terminaux d'ordinateurs notamment par l'utilisation de réseaux privés ou publics et en particulier du réseau informatique mondial ; transmission de textes et d'images assistée par ordinateurs » de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, le fait que la marque antérieure n'ait pas été déposée pour des services de télécommunications ne saurait être de nature à écarter l'identité et la similarité en l'espèce, une marque étant protégée pour des services identiques à ceux de son libellé mais également pour des services qui lui sont similaires ; Qu'il en résulte que les services précités sont identiques ou à tout le moins similaires le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services de « Communications par réseau de fibres optiques » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les services de « communications radiophoniques, télévisuelles, téléphoniques et télématiques ; communication par terminaux d'ordinateurs notamment par l'utilisation de réseaux privés ou publics et en particulier du réseau informatique mondial» de la marque antérieure invoquée relèvent de la catégorie générale des services de télécommunications ; Qu'à cet égard, le fait que le service de « Communications par réseau de fibres optiques » de la demande d'enregistrement contestée réponde à une fonction spécifique d'améliorer la performance d'une connexion internet et intéresse un public soucieux d'y parvenir, ne fait pas échapper ce service à la catégorie plus générale des services de télécommunications à laquelle appartiennent également les services de la marque antérieure ; Que ces services sont rendus par les mêmes prestataires et susceptibles de s'adresser à une même clientèle ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que le service de « Fourniture d'accès à des bases de données » de la demande d'enregistrement contestée et les services de « communication par terminaux d'ordinateurs notamment par l'utilisation de réseaux privés ou publics et en particulier du réseau informatique mondial ; transmission de textes et d'images assistée par ordinateurs » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie générale des services de télécommunications ; Que ces services qui consistent tous en des prestations techniques ayant pour objet de permettre la connexion et la transmission d'informations par des moyens informatiques ou électroniques, présentent les mêmes nature, objet et destination ; Qu'il s'agit donc de services similaires par leurs nature, fonction, destination, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que le service de « Location d'appareils de télécommunication » de la demande d'enregistrement contesté présente un lien étroit et obligatoire avec les services de « communications téléphoniques et télématiques» de la marque antérieure, dès lors que la prestation du premier permet l'accès aux seconds ; Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société déposante ces prestations peuvent être rendues par les mêmes prestataires, certains opérateurs téléphoniques proposant à la location le matériel permettant d'accéder aux services ; Qu'en outre contrairement à ce qu'indique la société déposante, les services de la marque antérieure sont, comme il l'a été précédemment relevés, des services de télécommunication ; Que ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT ainsi que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination TELEOBS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination OBS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d'une dénomination unique ; qu'ils ont en commun la dénomination OBS constitutive de la marque antérieure ; Qu'ils diffèrent par la présence de la séquence d'attaque TELE dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, l'élément OBS, constitutif de la marque antérieure, revêt également un caractère distinctif, dominant et individualisable au sein du signe contesté, le terme non distinctif TELE faisant référence au mode de diffusion à distance des services désignés ; Qu'en outre, contrairement à ce qu'indique la société déposante, le préfixe usuel et descriptif TELE est simplement juxtaposé au terme OBS et ne lui fait pas perdre caractère essentiel et perceptible, de sorte que le signe contesté ne constitue pas un tout indivisible mais sera perçu comme l'assemblage des éléments TELE et OBS ; Que dès lors les différences phonétiques entre les deux signes liées à la présence en attaque des syllabes [télé] ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que la séquence [obs] reste parfaitement audible dans la dénomination contestée ; Qu'enfin, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la déposante que le signe contesté sera perçu dans l'acception qu'elle lui prête celle-ci n'étant nullement immédiate et seuls les signes devant être pris en compte indépendamment des raisons de leur choix ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes dominés par la même séquence OBS, le consommateur connaissant la marque antérieure OBS étant susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de celle ci pour désigner des services rendus à distance ; Que contrairement à ce qu'indique la société opposante, il n'est pas établi que le consommateur percevra pas le signe contesté TELEOBS comme faisant « … référence à un dispositif innovant permettant de vérifier à distance … l'observance… du protocole de soin par le patient » ; CONSIDERANT que sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs à l'absence de notoriété de la marque antérieure pour les services en cause, cette circonstance, si elle peut aggraver le risque de confusion n'étant nullement nécessaire à sa démonstration ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté TELEOBS constitue l'imitation de la marque antérieure OBS. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté TELEOBS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OBS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Fourniture d'accès à des bases de données. Location d'appareils de télécommunication ». Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée pour les services précités. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe