INPI, 12 mai 2017, 2016-4950

03/04/2017 OPP 16-4950 / MCR Devenu définitif le 5 mai 2017 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GROUPE EDMOND BINHAS (société à responsabilité limitée) et Monsieur Edmond B agissant pour le compte de la société SMILYS en cours de formation ont déposé, le 5 septembre 2016 la demande d'enregistrement n°16 4 296 790 portant sur la dénomination SMILYS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; formation ; publication de livres ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stockage électronique de données ». Le 29 novembre 2016, la société THE SMILEY COMPANY (SPRL) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque portant sur la dénomination SMILEY, déposée le 24 juillet 1997, enregistrée sous le n°97 689 256, régulièrement renouvelée et dont la société opposante indique en être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés), Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), conseils en organisation et direction des affaires, diffusion d'annonces publicitaires, bureaux de placement, comptabilité, consultation pour les questions de personnel, courrier publicitaire, décoration de vitrines, démonstration de produits, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), reproduction de documents, expertises en affaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, recrutement de personnel, bureaux de placement, promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes publicitaires, relations publiques, Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, location d'appareils de télécommunication, messagerie électronique, agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), formation, studios de cinéma, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, de congrès, informations en matière de divertissement, exploitation de salles de cinéma, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, production de films, publication de livres, location de bandes vidéo, représentations théâtrales, programmation pour ordinateurs, architecture, services de dessinateurs d'arts graphiques, contrôle de qualité, décoration intérieure, élaboration (conception) de logiciels, étude de projets techniques, location de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, maintenance de logiciels d'ordinateurs, consultation en matière d'ordinateur, recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ». L'opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d'enregistrement par courrier du 14 décembre 2016 sous le n°2016-4950 et ces derniers ont présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque notamment la « grande notoriété » de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Les déposants contestent la comparaison des signes en présence. Ils ne présentent aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; formation ; publication de livres ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés), Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), conseils en organisation et direction des affaires, diffusion d'annonces publicitaires, bureaux de placement, comptabilité, consultation pour les questions de personnel, courrier publicitaire, décoration de vitrines, démonstration de produits, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), reproduction de documents, expertises en affaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, recrutement de personnel, bureaux de placement, promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes publicitaires, relations publiques, Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, location d'appareils de télécommunication, messagerie électronique, agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), formation, studios de cinéma, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, de congrès, informations en matière de divertissement, exploitation de salles de cinéma, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, production de films, publication de livres, location de bandes vidéo, représentations théâtrales, programmation pour ordinateurs, architecture, services de dessinateurs d'arts graphiques, contrôle de qualité, décoration intérieure, élaboration (conception) de logiciels, étude de projets techniques, location de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, maintenance de logiciels d'ordinateurs, consultation en matière d'ordinateur, recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers)». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; formation ; publication de livres ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de l'ensemble des prestations du quotidien assurée par une société d'assistance personnelle pour ses clients, n'entrent pas dans la catégorie générale, ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que le service de « promotion des ventes (pour des tiers) » de la marque antérieure qui désigne une prestation relative au développement des ventes par la publicité et les efforts de ventes exceptionnels (expositions…) ; Que ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (société d'assistance personnelle à leurs clients, pour les premiers ; agences de publicité pour les seconds) ; Qu'ainsi, ces services ne sont ni identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu'indique la société opposante. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination SMIMYS ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SMILEY ci-dessous reproduite : SMILEY CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations SMILYS de la demande d'enregistrement contestée et SMILEY de la marque antérieure présentent de grandes ressemblances contrairement à ce qu'indique les déposants ; Qu'en effet, visuellement ces dénominations sont de même longueur et présentent cinq lettres communes sur six, à savoir S, M, I, L et Y, placées dans le même ordre et formant la même longue séquence d'attaque SMIL- ainsi que la même lettre commune Y, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en deux temps et une sonorité d'attaque identique à savoir [smail-] ; Qu'enfin, intellectuellement, et comme l'indiquent les déposants, les dénominations SMILYS et SMILEY font toutes deux référence au terme anglais « smile » signifiant sourire ; que les signes présentent ainsi la même évocation, parfaitement distinctive à l'égard des services en cause ; Qu'à cet égard, il importe peu, comme le soulèvent les déposants, que le terme « smile » relève « du domaine public » dès lors qu'ils ne démontrent pas la banalité de ce terme à titre de marque au regard des services considérés comme identiques et similaires ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence ; Que la différence entre les signes tenant à leur séquence et sonorité finales, à savoir -YS / [-iss] pour le signe contesté et -EY / [-é] pour la marque antérieure, ne permet pas d'écarter le risque de confusion dû aux grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées, à savoir une physionomie et une sonorité d'attaque identiques et la même évocation au sourire ; Qu'il résulte des grandes ressemblances d'ensemble précitées un risque de confusion entre les signes pour le consommateur des services en cause ; Qu'ainsi, la dénomination contestée SMILYS constitue l'imitation de la marque antérieure verbale SMILEY, contrairement à ce qu'indiquent les déposants. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument des déposants selon lequel ils ont choisi la marque SMILYS pour protéger « un organisme de formation et de management à destination de chirurgiens-dentistes et d'orthodontistes, lesquels exercent leur art dentaire pour rétablir ou créer un joli sourire, d'où la particule SMIL » ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ; Qu'il en va de même de leurs arguments relatifs aux différences d'activités des déposants et de la société opposante et à leur portée géographique ; qu'en effet, outre le fait que les droits conférés par une marque sont de portée nationale, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Que sont également inopérants les arguments des déposants selon lequel le signe contesté ne comporte pas de logo à la différence de la marque antérieure SMILEY dès lors que la marque antérieure, telle que déposée et enregistrée, est constituée d'une unique dénomination ; qu'en outre, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu'enfin, il importe peu que « SMILEY [soit] déposé également par Loufrani Franklin, Marc Q, Hostmiley, the smiley compagnie, dans les mêmes classifications de Nice que SMILYS ou Groupe Edmond Binhas » ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que de telles marques dont les déposants ne sont pas titulaires coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée ; que de plus, le bien- fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition, indépendamment de tout autre droit. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, la dénomination contestée SMILYS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SMILEY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; formation ; publication de livres ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement refusée pour les services précités. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle