INPI, 17 septembre 2019, 2019-1216

OPP 19-1216 GDA 16/09/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GROUPE ISIA (société par actions simplifiée) déposé, le 26 décembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 510 908 portant sur la dénomination ISIA. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Applications informatiques éducatives ; applications mobiles ; applications pour tablettes ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; application de récupération d'information ; applications pour bureaux et entreprises ; applications logicielles de flux de travaux ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d'informations ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l'information ; à l'exclusion des applications logicielles de gestion et à l'exclusion des produits précités afférents aux appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques ; Développement de solutions d'applications logicielles ; conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau informatique ; services de conseils techniques en matière d'application et d'utilisation de logiciels ; services d'assistance technique en matière de programmes d'ordinateurs et d'applications ; services d'audit technique en matière de programmes d'ordinateurs et d'applications ; services de conseils dans le domaine des applications et réseaux d'informatique en nuage [cloud computing] ; services de conseils informatiques ; services d'intégration de système ; services d'ingénierie logicielle ; à l'exclusion de la conception de logiciels afférents aux appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques ». Le 18 mars 2019, la société ISTA DEUTSCHLAND GMBH (GMBH) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur la dénomination ISTA, déposée le 9 février 2015 et enregistrée sous le n° 13728753 Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Équipements, appareils et instruments de mesure, de signalisation et de radiodiffusion; Répartiteurs de frais de chauffage, calorimètres, compteurs de chaleur, compteurs de froid, compteurs d'eau, compteurs d'électricité, compteurs de gaz, hygromètres ainsi que leurs modules radio; Appareils et équipements utilisant des techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et d'énergie, à savoir appareils et équipements de mesure, de réglage, de commande et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques annexes ainsi que pour l'enregistrement, l'affichage et la transmission des données afférentes; Matériel de détection de gaz; Alarmes pour le feu et la fumée; Matériel informatique et logiciels pour les produits précités; Pièces structurelles et de rechange pour tous les produits précités ; Conception et mise au point de matériel informatique et de logiciels pour la technique ménagère, sanitaire, du chauffage et énergétique; Conseils en matière d'énergie; Réalisation de collectes et statistiques énergétiques; Contrôle énergétique et certification d'installations de chauffage et de bâtiments; Analyse d'eau; Installation, entretien et mise à jour de logiciels pour appareils et équipements relatifs aux techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et d'énergie, à savoir appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques annexes, ainsi que d'enregistrement, d'affichage et de transmission des données afférentes ». L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 19-1216. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 12 juin 2019. Le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations. Le 30 juillet 2019, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 2 septembre 2019, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que des signes en cause. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que des signes faite par l'Institut.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite aux retraits partiels de la demande d'enregistrement effectués par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Applications informatiques éducatives ; applications mobiles ; applications pour tablettes ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; application de récupération d'information ; applications pour bureaux et entreprises ; applications logicielles de flux de travaux ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d'informations ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l'information ; à l'exclusion des applications logicielles de gestion et à l'exclusion des produits précités afférents aux appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques. ; Développement de solutions d'applications logicielles ; conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau informatique ; services de conseils techniques en matière d'application et d'utilisation de logiciels ; services d'assistance technique en matière de programmes d'ordinateurs et d'applications ; services d'audit technique en matière de programmes d'ordinateurs et d'applications ; services de conseils dans le domaine des applications et réseaux d'informatique en nuage [cloud computing] ; services de conseils informatiques ; services d'intégration de système ; services d'ingénierie logicielle ; à l'exclusion de la conception de logiciels afférents aux appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Équipements, appareils et instruments de mesure, de signalisation et de radiodiffusion; Répartiteurs de frais de chauffage, calorimètres, compteurs de chaleur, compteurs de froid, compteurs d'eau, compteurs d'électricité, compteurs de gaz, hygromètres ainsi que leurs modules radio; Appareils et équipements utilisant des techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et d'énergie, à savoir appareils et équipements de mesure, de réglage, de commande et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques annexes ainsi que pour l'enregistrement, l'affichage et la transmission des données afférentes; Matériel de détection de gaz; Alarmes pour le feu et la fumée; Matériel informatique et logiciels pour les produits précités; Pièces structurelles et de rechange pour tous les produits précités ; Conception et mise au point de matériel informatique et de logiciels pour la technique ménagère, sanitaire, du chauffage et énergétique; Conseils en matière d'énergie; Réalisation de collectes et statistiques énergétiques; Contrôle énergétique et certification d'installations de chauffage et de bâtiments; Analyse d'eau; Installation, entretien et mise à jour de logiciels pour appareils et équipements relatifs aux techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et d'énergie, à savoir appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques annexes, ainsi que d'enregistrement, d'affichage et de transmission des données afférentes ». CONSIDERANT que les « Applications informatiques éducatives ; applications mobiles ; applications pour tablettes ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; application de récupération d'information ; applications pour bureaux et entreprises ; applications logicielles de flux de travaux ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d'informations ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l'information ; à l'exclusion des applications logicielles de gestion et à l'exclusion des produits précités afférents aux appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques » de la demande contestée, tout comme les « logiciels pour les produits précités [Équipements, appareils et instruments de mesure, de signalisation et de radiodiffusion; Répartiteurs de frais de chauffage, calorimètres, compteurs de chaleur, compteurs de froid, compteurs d'eau, compteurs d'électricité, compteurs de gaz, hygromètres ainsi que leurs modules radio; Appareils et équipements utilisant des techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et d'énergie, à savoir appareils et équipements de mesure, de réglage, de commande et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques annexes ainsi que pour l'enregistrement, l'affichage et la transmission des données afférentes; Matériel de détection de gaz; Alarmes pour le feu et la fumée; Matériel informatique] » de la marque antérieure, désignent des logiciels applicatifs ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société déposante. CONSIDERANT que les services de « Développement de solutions d'applications logicielles ; conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau informatique ; services de conseils techniques en matière d'application et d'utilisation de logiciels ; services d'assistance technique en matière de programmes d'ordinateurs et d'applications ; services d'audit technique en matière de programmes d'ordinateurs et d'applications ; services de conseils dans le domaine des applications et réseaux d'informatique en nuage [cloud computing] ; services de conseils informatiques ; services d'intégration de système ; services d'ingénierie logicielle ; à l'exclusion de la conception de logiciels afférents aux appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques » de la demande contestée présentent à l'évidence, un lien étroit et obligatoire avec les « matériel informatique et logiciels pour les produits précités » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont pour objet les seconds ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante la limitation des produits et services de la demande d'enregistrement ne les fait pas échapper aux comparaisons précitées ; Que ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine, contrairement aux assertions de la société déposante. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ISIA, ci-dessous reproduite ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ista. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous deux constitués d'une dénomination unique ; Que les dénominations ISIA du signe contesté et ISTA de la marque antérieure sont de même longueur et ont en commun trois lettres identiques sur quatre, placées dans le même ordre et selon un même rang formant les séquences d'attaque IS- et finale -A, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces termes possèdent un rythme identique en deux temps, et les sonorités [is] et [a] ; Que la seule différence entre ces deux termes réside, au sein du signe contesté, dans la substitution de la lettre I à la lettre T ; Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette différence porte sur une seule lettre, située au cœur même des dénominations, et que celles- ci sont de même longueur et restent dominées par les mêmes séquences de lettres IS et A, respectivement en attaque et en position finale ; Qu'intellectuellement la société déposante fait valoir que le signe ISIA « peut renvoyer au terme anglais « easy » signifiant « facile » » ; que toutefois il est peu probable qu'une telle évocation soit perçue par le consommateur d'attention moyenne ; Que contrairement aux assertions de la société déposante, l'absence de lettres majuscules dans la marque antérieure est sans incidence, dès lors que la marque antérieure ne comporte aucune revendication de calligraphie et de présentation susceptible de limiter sa protection ; Qu'il résulte une impression d'ensemble très proche entre les signes. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté ISIA constitue l'imitation de la marque verbale antérieure ISTA. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi le signe verbal contesté ISIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ISTA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Guillaume DACHY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle