INPI, 18 novembre 2015, 2015-2576

OPP 15-2576 / FBR Courbevoie, le 6 octobre 2015 Projet devenu définitif le 10/11/2015 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Stéphane L agissant pour le compte de la société « JPG PRIVATE COLLECTION SAS » a déposé, le 11 mars 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 163 703, portant sur le signe verbal JEAN-PAUL GUERLAIN. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants: « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Le 3 juin 2015, la société GUERLAIN SOCIETE ANONYME (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée est la marque verbale communautaire GUERLAIN déposée le 25 mars 1997, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le numéro 497859. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parasols et cannes, fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ». L'opposition a été notifiée au déposant le 13 juin 2015 sous le numéro 15-2576 et ce dernier a formulé des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GUERLAIN SOCIETE ANONYME fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Stéphane L conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parasols et cannes, fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les « portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux « produits en ces matières non compris dans d'autres classes [Cuir et imitations de cuir] » de la marque antérieure puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible de déterminer de façon immédiate, certaine et constante leur nature, fonction, destination et origine Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et les « produits en ces matières [Cuir et imitations de cuir] » de la marque antérieure. CONSIDERANT que la société opposante invoque la similarité entre les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d'enregistrement et les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses » de la marque antérieure ; Que toutefois, elle déclare simplement que les produits en cause sont similaires, et ne fournit aucun élément sur la nature, la fonction ou la destination commune de ces derniers ; Qu'ainsi, aucune identité n'ayant été mise en évidence, et à défaut d'argumentation de l'opposant justifiant de leur similarité, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion sur leur origine n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition apparaissent pour partie identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal JEAN-PAUL G, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination GUERLAIN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé exclusivement d'une dénomination et la marque antérieure de trois éléments verbaux ; Que les signes ont en commun le terme GUERLAIN, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Que les signes se distinguent par la présence des éléments verbaux JEAN-PAUL placés en attaque du signe contesté ; Que toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences ; Qu'en effet, le nom GUERLAIN, parfaitement distinctif au regard des produits en cause et constitutif de la marque antérieure, constitue l'élément dominant du signe contesté, en tant que nom de famille auquel le prénom composé JEAN-PAUL se rapporte ; Qu'il convient à cet égard de rappeler que selon une jurisprudence constante, les prénoms présentent un caractère accessoire par rapport au nom qui permet à lui seul d'identifier une personne par son appartenance à une famille ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Qu'il en va d'autant plus ainsi que les produits en présence sont identiques. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels « …l'argument de la déceptivité ne peut être retenu, les produits qui seront développés et vendus sous les marques désignées étant créés exclusivement par Monsieur Jean-Paul G… », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et des raisons ayant présidé au choix de ce signe. CONSIDERANT en outre, que sont extérieurs à la présente procédure d'opposition, les échanges entre la société opposante et le déposant. CONSIDERANT que le signe contesté JEAN-PAUL GUERLAIN constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée GUERLAIN; Qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal JEAN-PAUL GUERLAIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GUERLAIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe