INPI, 13 mars 2020, 2019-4254

OPP 19-4254 / MBE 13/03/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PRIMAA (société par actions simplifiée) a déposé le 2 juillet 2019 la demande d'enregistrement n°19 4 564 446 portant sur la dénomination PRIMAA. Le 25 septembre 2019, la société PRIMA SOLUTIONS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française PRIMA SOLUTIONS déposée le 24 octobre 2014 et enregistrée sous le numéro 4128699. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante, par courrier du 26 septembre 2019, sous le numéro 2019-4254. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 13 décembre 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». CONSIDERANT que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels [programmes enregistrés] ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques compacts, et autres supports d'enregistrement numérique ; équipements de traitement d'informations. Publications électroniques téléchargeables ; Conception et développement de logiciels. Consultation en matière de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, installation de logiciels, mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande de marque contestée : « conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information » apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les services d' « évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent diverses prestations techniques ou scientifiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « conception et développement de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; programmation pour ordinateurs » de la marque antérieure, qui s'entendent de la conception de programmes informatiques et des prestations de conseils s'y rapportant ; Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (ingénieurs et chercheurs pour les premiers ; programmeurs informatiques et informaticiens pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent respectivement des procédés tendant à convertir les informations d'un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques, des prestations permettant d'établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition ainsi que des prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d'abonnés d'accéder aux services qu'ils proposent et un service permettant de conserver électroniquement des contenus, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits et services suivants : « logiciels [programmes enregistrés] ; équipements de traitement d'informations ; conception et développement de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de logiciels informatiques ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs » de la marque antérieure qui s'entendent respectivement d'un ensemble d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière et de prestations de développement et de maintenance de logiciels et ordinateurs, rendues par des programmateurs et des informaticiens ; Que ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PRIMAA, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PRIMA SOLUTIONS, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté est composé d'une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PRIMAA et PRIMA (longueur très proche, cinq lettres communes sur six formant la séquence d'attaque identique PRIMA-, rythme en deux temps identique, même prononciation [pri-ma]) dont il résulte une impression d'ensemble commune ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme SOLUTIONS, d'éléments figuratifs ainsi que de couleurs dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, les dénominations PRIMAA, unique élément constitutif du signe contesté, et PRIMA de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination PRIMA présente un caractère essentiel compte tenu de sa position d'attaque, et du caractère faiblement distinctif du terme SOLUTIONS qui la suit en ce qu'il évoque la finalité des produits et services en cause et n'apparaît pas dès lors de nature à retenir l'attention des consommateurs concernés ; Qu'enfin les couleurs et les éléments figuratifs ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux au sein de la marque antérieure ; Qu'il résulte, tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT que la dénomination contestée PRIMAA constitue donc l'imitation de la marque antérieure PRIMA SOLUTIONS. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi la dénomination contestée PRIMAA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PRIMA SOLUTIONS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Marie BÉDIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline R Responsable de pôle