INPI, 17 mars 2016, 2015-4270

OPP 15-4270/JHA 17/03/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Nordine C a déposé, le 18 mars 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 192 441 portant sur le signe complexe STUDIO BIRKIN. Le 17 septembre 2015, société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination BIRKIN déposée le 8 août 1997 et renouvelée par déclaration en date du 18 juillet 2007 sous le numéro 97 691 016. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société opposante fournit des pièces relatives à la diversification des entreprises dans les secteurs de la maroquinerie, de la bijouterie et du prêt-à-porter. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit à ce titre des documents. L'opposition a été notifiée au déposant le 26 septembre 2015 sous le numéro 15-4270. Le déposant était alors invité à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe STUDIO BIRKIN, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination BIRKIN. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou les services en cause ; Qu'à cet égard, il ressort des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure BIRKIN bénéficie d'une grande connaissance du public sur le marché pour un sac à main, de sorte qu'elle présente un caractère fortement distinctif au regard d'une partie des produits concernés dont il convient de tenir compte dans la présente comparaison. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux dénominations présentées dans une calligraphie particulière et en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Qu'il n'est pas contesté qu'ils ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination BIRKIN; Que les signes diffèrent par la présence du terme STUDIO dans le signe contesté, ainsi que par sa présentation ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, la dénomination BIRKIN, unique élément verbal constitutif de la marque antérieure, est distinctive au regard des produits en cause ; Qu'au sein du signe contesté, la dénomination BIRKIN présente un caractère essentiel compte tenu de sa présentation en caractères de taille plus importante, et du caractère faiblement distinctif du terme STUDIO qui l'accompagne, évocateur du lieu de création ou de commercialisation des produits en cause, et qui n'apparaît pas dès lors de nature à retenir l'attention des consommateurs concernés ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté STUDIO BIRKIN constitue l'imitation de la marque verbale antérieure BIRKIN. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; sacs, à savoir sacs à main ; portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clefs (maroquinerie), porte-documents; malles et valises ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence, et inversement. CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure sont, pour les uns identiques et similaires et, pour les autres, susceptibles d'être attribués à la même origine compte tenu de la diversification des entreprises dans les secteurs concernés et de la grande proximité des signes. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence, de la diversification des entreprises, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté STUDIO BIRKIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur BIRKIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie H Juriste