INPI, 29 novembre 2019, 2019-2986

OPP 19-2986/GB Projet devenu définitif le 19 novembre 2019 Courbevoie, le 15 octobre 2019 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur JEROME R et L'ESPRIT DU JAGUAR EDITIONS ont déposé, le 8 avril 2019 la demande d'enregistrement n°18 4 541 318 portant sur le signe verbal L'ESPRIT DU JAGUAR EDITIONS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « produits de l'imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; brochures ; calendriers ; dessins ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Le 2 juillet 2019, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française JAGUAR déposée le 23 décembre 1991, enregistrée sous le n°1 713 961 et régulièrement renouvelée. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « produits de l'imprimerie ; photographies ; livres ; papeterie ; cartes à jouer ; publicité ; distribution de prospectus, d'échantillons ; reproduction de documents ; éducation et divertissement ; édition de livres, revues ; prêt de livres ; production de films ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ». L'opposition a été notifiée aux déposants le 4 juillet 2019 sous le n° 19-2986 . Cette notification les invitait à présenter des observations au plus tard le 17 septembre 2019. Les déposants ont présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société JAGUAR LAND ROVER LIMITED fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent la comparaison des signes. Ils évoquent également les activités différentes des parties.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants: « produits de l'imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; brochures ; calendriers ; dessins ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits de l'imprimerie ; photographies ; livres ; papeterie ; cartes à jouer ; publicité ; distribution de prospectus, d'échantillons ; reproduction de documents ; éducation et divertissement ; édition de livres, revues ; prêt de livres ; production de films ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ». CONSIDERANT à titre liminaire que ne sauraient être pris en considération l'argument des déposants relatifs aux différentes activités des parties, respectivement dans le domaine de la vente ou la promotion d'automobiles pour le titulaire de la marque antérieure, dans le domaine culturel en favorisant l'expression d'auteurs et d'essayistes contemporains pas ou peu connus pour les déposants ; qu'en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation effectives ou supposées ou de l'activité réelle des parties ; CONSIDERANT que les « produits de l'imprimerie ; photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; brochures ; calendriers ; dessins ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'a pas été contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal L'ESPRIT DU JAGUAR EDITIONS reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination JAGUAR inscrite en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté se compose de cinq éléments verbaux et la marque antérieure d'une seule et unique dénomination ; Que les signes en présence ont en commun le terme JAGUAR, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence des termes L'ESPRIT DU et EDITIONS dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Que le terme JAGUAR, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que l'expression L'ESPRIT DU créé un effet d'annonce du terme JAGUAR, le mettant ainsi en exergue ; Qu'en outre, le terme EDITIONS, qui suit le terme JAGUAR et indique la reproduction et la diffusion des produits, apparaît faiblement distinctif et n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur ; Qu'à cet égard ne saurait être retenu l'argument des déposants selon lequel le terme JAGUAR étant un nom commun pour désigner un félin, il ne peut à ce titre faire l'objet d'un droit de propriété ; qu'en effet toutefois, un nom commun peut faire l'objet d'un droit de marque, dès lors que celui-ci est arbitraire au regard des produits et services en cause ; Qu'ainsi tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que le signe verbal contesté L'ESPRIT DU JAGUAR EDITIONS constitue l'imitation de la marque antérieure JAGUAR. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument des déposants tirés de l'existence de marques comportant le terme JAGUAR, parmi lesquelles la marque LES EDITIONS DU JAGUAR, enregistrées dans les classes 3, 35 et 41 et dont l'opposant ne s'est pas opposé à leurs dépôts ; Que le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; Qu'en outre, le titulaire d'une marque est seul juge de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté L'ESPRIT DU JAGUAR EDITIONS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure JAGUAR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Géraldine BAUDART, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle