INPI, 10 mai 2012, 11-5252

OPP 11-5252 / JM Le 05/04/2012 Définitif le 10/05/2012 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SP2L (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 856 657 portant sur le sig ne verbal GLUCONAT. Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « Compléments alimentaires à usage médical ; Compléments alimentaires à base de plantes ». Le 29 novembre 2011, la société MERCK SANTE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale GLUCOPHAGE, renouvelée le 31 mai 2009 et enregistrée sous le n° 001 184 357. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 13 décembre 2011, et cette dernière a présenté des observations en réponse. Le 3 avril 2012, l'Institut a adressé à la société déposante un projet de rejet total de la demande d'enregistrement fondé sur les dispositions des articles L. 711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANTE La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle peut être perçue comme une déclinaison. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. Elle invoque également l'interdépendance des facteurs. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que le rejet partiel de la demande d'enregistrement contestée n'étant pas définitif, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Compléments alimentaires à usage médical ; Compléments alimentaires à base de plantes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques». CONSIDERANT que les « Compléments alimentaires à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les «produits pharmaceutiques» de la marque antérieure, s'entendent de substances ou préparations ayant des propriétés thérapeutiques, employées dans le traitement préventif ou curatif de différentes affections de l'organisme humain. Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait soutenir que « la réglementation sur la fabrication et la commercialisation des compléments alimentaires est différente de celles des médicaments » dès lors que, en raison de la précision « à usage médical » ces produits relèvent nécessairement de la catégorie générale des médicaments, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'ainsi ces produits présentent les mêmes fonction et destination et s'adressent à la même clientèle, peu important à cet égard la spécificité thérapeutique des produits ; Que ces produits sont donc identiques ou similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en revanche, que les « Compléments alimentaires à base de plantes » désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps et à sa mise en beauté, et ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction ou destination que les « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure qui désignent des préparations médicamentauses relevant du monopole pharmaceutique ; Qu'il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits aient « vocation …au soin du corps, à compenser des carences alimentaires.. » comme les produits de la marque antérieure ; Qu'ils ne visent pas la même clientèle, les produits de la marque antérieure étant destinés à des personnes souffrantes, désirant soigner une affection déterminée, tandis que les produits de la demande d'enregistrement contestée s'adressent à un public le plus large, soucieux de son hygiène corporelle ; Qu'ils ne proviennent pas de la même origine, les premiers n'étant pas issus de l'industrie pharmaceutique ; Que si comme le fait valoir l'opposant tous ces produits peuvent être pareillement commercialisés dans des pharmacies, les produits pharmaceutiques ne peuvent être commercialisés que dans ce type d'officines, sur prescription, alors que les compléments alimentaires peuvent être librement distribués dans des parapharmacies ou des rayons cosmétiques des grandes surfaces ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée , objets de l'opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal GLUCONAT, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GLUCOPHAGE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la séquence d'attaque GLUCO- et la lettre A ; Que toutefois, les signes en présence se distinguent nettement par leurs séquences finales visuellement, et phonétiquement très différentes (PHAGE/ NAT) ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble distincte ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, le préfixe GLUCO- commun aux deux signes, renvoie directement au « glucose » et apparaît donc évocateur de la composition ou de la destination des produits, de sorte qu'il ne retiendra pas l'attention du consommateur concerné ; Que de plus, le suffixe -PHAGE de la marque antérieure est couramment compris comme signifiant « qui mange ou se nourrit de », évocation absente du signe contesté ; Qu'ainsi en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n'existe pas de risque de confusion entre ces signes. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; Que toutefois, dans son acte d'opposition, la société opposante ne démontre pas la notoriété de la marque antérieure, l'affirmation, par un responsable de la société opposante elle-même, que le glucophage « continue d'être la première marque de metformine au plan mondial en termes de volumes », et la fourniture des résultats d'une recherche sur Internet ne permettant pas d'établir que la marque antérieure bénéficie d'une grande connaissance par le public français. CONSIDERANT enfin, que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité ou la grande similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont il n'est pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné et ce, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté GLUCONAT ne peut porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale GLUCOPHAGE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 11-5252 est rejetée. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe