INPI, 27 mars 2006, 05-2771

OPP 05-2771 / DVE Le 27/03/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Reynald D a déposé, le 21 juin 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 366 296 portant sur le signe complexe ISODI ET. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, Bains médicinaux, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques. Herbes médicinales ; aliments et boissons diététiques, fortifiants. Compléments alimentaires à usage médical, préparations de vitamines, lotion à usage médical, pommades à usage médical, tisanes à usage médical. Sucre à usage médical" (classe 5). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/30 NL du 29 juillet 2005. Le 29 septembre 2005, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale INFODIET déposée le 22 mars 2004 et enregistrée sous le n° 0 4 3 281 180. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : " Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substances diététiques à usage médical" (classe 5). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée le 10 octobre 2005 au déposant, sous le numéro 05-2771. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 13 octobre 2005, l'Institut a notifié au déposant des objections provisoires à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d'enregistrement et l'invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti, ce qui a été effectué par le déposant. Une copie de la demande d'enregistrement régularisée a été transmise par l'Institut à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Le 8 novembre 2005, Monsieur Reynald D a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 21 novembre suivant. Le 10 février 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien- fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 10 mars 2006, date de fin de la procédure écrite. Le 3 mars 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société BIOFARMA a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises au déposant par l'Institut le 6 mars suivant. Afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite a été repoussée au 14 mars suivant, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société BIOFARMA fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires, substances diététiques à usage médical", visés de façon identique dans le libellé des deux marques en cause. Sont identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure, les premiers entrant dans la catégorie plus large des seconds : -les "Bains médicinaux" et les "Produits pharmaceutiques" ; -les "Préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques" et les "Produits pharmaceutiques" ; -les "Herbes médicinales" et les "Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical" ; -les "aliments et boissons diététiques" et les "Substances diététiques à usage médical et Produits pharmaceutiques" ; -les "Fortifiants" et les "Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical" ; -les "Compléments alimentaires à usage médical" et les "Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical" ; -les "préparations de vitamines" et les "Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical " ; -les "lotion à usage médical" et les "Produits pharmaceutiques" ; -les "Pommades à usage médical" et les "Produits pharmaceutiques" ; -les "tisanes à usage médical" et les "Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical" ; -le "Sucre à usage médical" et les "Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical" ; -les "Produits hygiéniques" et les "Produits pharmaceutiques" ; Sont à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure : -les "Produits hygiéniques" et les "Produits pharmaceutiques et vétérinaires", par leurs destination, public, réglementations, circuits de fabrication et de distribution communs ; -les "Bains médicinaux, herbes médicinales, tisanes à usage médical, lotion à usage médical, pommades à usage médical, sucre à usage médical, fortifiants, compléments alimentaires à usage médical, préparations de vitamines, aliments et boissons diététiques" et les "Produits pharmaceutiques", par leurs destination, réglementation spécifique, circuits de distribution et prescripteurs communs ; -les "Préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques" et les "Produits pharmaceutiques", par leurs destination, réglementation spécifique, circuits de fabrication et de distribution et prescripteurs communs ; -les "aliments et boissons diététiques, fortifiants, compléments alimentaires à usage médical, préparations de vitamines, tisanes à usage médical, herbes médicinales, sucre à usage médical" et les "Substances diététiques à usage médical", par leurs fonction, clientèle, circuits de fabrication et de distribution. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations ISODIET et INFODIET en cause. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante relève que : - le consommateur de référence n'ayant pas les deux marques en cause simultanément sous les yeux, il conservera une image imparfaite de ces marques et en particulier du graphisme stylisé qui accompagne la marque contestée qui ne peut donc être pris en compte dans la comparaison des signes ; - les signes en cause devant être comparés dans leur ensemble, la présence du suffixe DIET, qui n'est qu'évocateur de certaines propriétés des produits en cause, ainsi que le simple écart d'une lettre dans les préfixes des dénominations en cause ne saurait suffire à écarter le risque de confusion entre les signes ; - il y a lieu de tenir compte de l'interdépendance de la similarité des signes avec celle des produits, un degré élevé de similitude entre les produits pouvant compenser un degré moindre de similarité entre les signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste tout d'abord la comparaison des produits en ce qui concerne les "Produits hygiéniques pour la médecine ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinaux, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques. Herbes médicinales ; aliments et boissons diététiques, fortifiants. Compléments alimentaires à usage médical, préparations de vitamines, lotion à usage médical, pommades à usage médical, tisanes à usage médical. Sucre à usage médical" de la demande d'enregistrement contestée, qui ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure et n'ont pas les mêmes circuits de production et de commercialisation que les "Produits pharmaceutiques et vétérinaires" de la marque antérieure. Il conteste également la comparaison des signes en raison des différences sémantiques, visuelles, phonologiques et phonétiques entre les dénominations en cause.

III.- DECISION

CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que le projet de décision a admis l'identité et la similarité entre les "Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour la médecine. substances diététiques à usage médical. Bains médicinaux, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques. Herbes médicinales ; aliments et boissons diététiques, fortifiants. Compléments alimentaires à usage médical, préparations de vitamines, lotion à usage médical, pommades à usage médical, tisanes à usage médical. Sucre à usage médical" de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté se compose d'une dénomination présentée selon une calligraphie particulière, et que la marque antérieure se compose d'une dénomination unique, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que les signes en présence ont en commun un terme formé notamment de la succession de lettres I-ODIET ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence dès lors que ceux-ci produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble très distincte ; Qu'en effet visuellement, les dénominations en présence se différencient par la substitution en attaque du groupe de lettres ISO au groupe de lettres INFO au sein du signe contesté, ce qui aboutit à lui donner une physionomie différente de celle de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, si les désinences ISO et INFO en présence ont en commun les lettres I et O, celles-ci se trouvent intégrées avec des consonnes bien distinctes, ce qui aboutit à donner à ces deux séquences des longueurs et physionomies distinctes ; Que phonétiquement, ces signes présentent également des sonorités d'attaque radicalement distinctes ([izo] en ce qui concerne le signe contesté, [unfo] en ce qui concerne la marque antérieure) ; Qu'ainsi, les changements de consonnes opérés en attaque constituent des différences visuelles et phonétiques notables de par la physionomie et les sonorités distinctes qu'elles engendrent ; que ces différences confèrent une impression globale distincte aux dénominations en présence, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'en outre, le consommateur n'appréhendera pas la dénomination ISODIET du signe contesté comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec celles de la marque antérieure mais comme un terme formant un ensemble à la physionomie et à la prononciation distinctes de celles de la dénomination INFODIET ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que le consommateur d'attention et de culture moyenne prête davantage attention aux lettres d'attaque et de fin de dénomination, dès lors que chacune des lettres et syllabes composant les dénominations en présence est lisible et participe à l'impression visuelle et phonétique globale de ces dernières ; Qu'enfin, ne sauraient être retenues les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles résultant de la présence commune de la séquence DIET au sein des deux dénominations en cause, dès lors qu'elle apparaît directement liée à une caractéristique de certains des produits en cause, à savoir d'avoir des vertus diététiques, et dès lors dépourvue de caractère distinctif au regard de ces derniers ou à tout le moins, évocatrice de certaines de leurs qualités ; Qu'ainsi, le fait que les termes des deux signes en cause comportent la séquence finale DIET n'est pas de nature à justifier d'un risque de confusion entre eux, cette séquence évoquant pour le consommateur une caractéristique des produits en cause ; Qu'enfin, intellectuellement, et comme le relève le déposant, la marque antérieure sera perçue comme évoquant des informations dans le domaine diététique, évocation absente du signe contesté. Qu'ainsi, ces signes génèrent dans l'esprit du public une impression d'ensemble différente. Que la société opposante ne saurait utilement invoquer, suite au projet de décision, le fait qu'il ne faut pas tenir compte pour l'appréciation du risque de confusion, du graphisme du signe contesté ; qu'en effet, outre que l'absence du risque de confusion entre les signes résulte de différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments verbaux ISODIET et INFODIET, il n'en demeure pas moins que la calligraphie adoptée accentue la différence de physionomie entre les signes ; CONSIDERANT que la société opposante relève que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits désignés ; Que toutefois, en l'espèce, l'identité et la similarité des produits en présence n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les signes en cause possèdent des différences telles que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ISODIET peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale INFODIET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 05-2771 est rejetée. Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe