INPI, 16 janvier 2018, 2017-3248

OPP 17-3248 / CJR 07/12/2017 projet de décision devenu définitif le 16/01/2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VULNERANT (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 11 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 360 728 portant sur la dénomination HERMESPATENTS. Cette dénomination est destinée à distinguer les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier). Recherches techniques ». Le 2 août 2017, la société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne HERMES déposée le 1 er décembre 2009 et enregistrée sous le n° 8772428. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureaux; publicité notamment publicité par moyens électroniques sur des réseaux informatiques globaux tels que l'internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; agences d'import- export; recherches de parraineurs; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales à savoir aide et assistance dans l'exploitation, l'organisation ou la direction d'une entreprise commerciale; estimation en affaires commerciales; informations d'affaires; recherche de marché; recherches pour affaires. Services hôteliers ». L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 11 août 2017 sous le n° 17-3248 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste uniquement la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier). Recherches techniques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureaux; publicité notamment publicité par moyens électroniques sur des réseaux informatiques globaux tels que l'internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; agences d'import- export; recherches de parraineurs; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales à savoir aide et assistance dans l'exploitation, l'organisation ou la direction d'une entreprise commerciale; estimation en affaires commerciales; informations d'affaires; recherche de marché; recherches pour affaires. Services hôteliers ». CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier). Recherches techniques » de la marque antérieure, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services d' « Assurances » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d' « agences d'import-export; Services hôteliers » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne portant pas obligatoirement sur les seconds, lesquels ne nécessitent pas le recours aux premiers ; Qu'il ne saurait suffire que dans le cadre de la prestation des services de la marque antérieure, des services d'assurances puissent être également proposés, ce qui n'est au demeurant pas démontré, pour les déclarer complémentaires, dès lors que les services en cause ne présentent aucun lien nécessaire et exclusif ; Qu'en décider autrement, sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaire aux services d' « assurances », un grand nombre de services compte tenu de l'usage extensible des assurances ; Que les services d' « Assurances » de la demande d'enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales à savoir aide et assistance dans l'exploitation, l'organisation ou la direction d'une entreprise commerciale; estimation en affaires commerciales; informations d'affaires; recherche de marché; recherches pour affaires » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne portant pas obligatoirement sur les seconds, lesquels ne nécessitent pas le recours aux premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des services qui sont, en partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination HERMESPATENTS, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination HERMES, reproduite ci-dessous : HERMÈS CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme HERMES placé en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme PATENTS ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, le terme HERMES apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause ; Qu'à cet égard, si le terme HERMES « est le nom du dieu grec » comme l'indique la société déposante, il n'en demeure pas moins qu'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, pas plus qu'il n'est susceptible d'en indiquer une caractéristique ; Qu'en outre, l'existence alléguée de sept sociétés dont la dénomination sociale comporte le terme HERMES, n'est pas suffisante pour démontrer que cet élément est usuel dans le domaine des services en présence ; Que ce terme HERMES revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif du terme PATENTS qui le suit, lequel signifiant « brevets » en anglais, renvoie ainsi à l'objet des services visés, ce que la société déposante reconnaît du reste elle-même ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes, il existe un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée HERMESPATENTS constitue l'imitation de la marque antérieure HERMES, le consommateur étant fondé à croire que les deux signes proviennent de la même entité économique. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, la dénomination contestée HERMESPATENTS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne HERMES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier). Recherches techniques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle