INPI, 28 juin 2012, 11-5583

OPP 11-5583 / VA 28/06/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Laurent D a déposé, le 3 octobre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 863 370 portant sur le signe verbal les RI VETS DE LA TOUR EIFFEL. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; Rivets Metalliques ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; Article de bijouterie, à savoir : Rivets ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Vente en ligne , en gros ou au détail de rivets ; Présentation de produits pour la vente en ligne, en gros ou au détail de rivets par tous moyens de communication ». Le 26 décembre 2011, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFE (SETE) (société anonyme d'économie mixte locale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LA TOUR EIFFEL déposée le 13 décembre 1994 et renouvelée par dernière déclaration en date du 26 octobre 2004 sous le numéro 94 548 883, laquelle a été concédée en licence à la société opposante. Cette marque a fait l'objet d'un retrait partiel inscrit au Registre national des marques sous le numéro 469 726. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométrique ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.Distribution de prospectus, d'échantillons.Services d'abonnement de journaux pour des tiers ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques.Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ». L'opposition a été notifiée le 24 janvier 2012 au déposant sous le numéro 11-5583 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 11 mai 2012, l'lnstitut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 13 juin 2012, la société opposante a présenté des observations contestant le projet auxquelles le déposant a répondu le 18 juin suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, l'opposant fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante conteste la comparaison de certains des produits et services et établit de nouveaux liens entre les produits et services de la demande d'enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure. Elle ajoute notamment que le risque de confusion entre les produits et services en cause est d'autant plus important que les marques sont proches. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que la marque antérieure est notoire. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits présentée par la société opposante notamment suite au projet de décision. Il conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES RIVETS DE LA TOUR EIFFEL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LA TOUR EIFFEL, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes ont en commun les termes LA TOUR EIFFEL ; Qu'ils diffèrent par les termes LES RIVETS DE du signe contesté ainsi que par la représentation d'une Tour Eiffel au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, l'ensemble verbal LA TOUR EIFFEL apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle pas plus qu'il n'en désigne une caractéristique concrète ; Qu'il n'est pas davantage établi que cet ensemble verbal soit si couramment utilisé à titre de marque pour désigner les produits et services en cause, qu'il ait perdu son caractère distinctif à leur égard ; Que contrairement à ce que soutient le déposant, la seule circonstance selon laquelle cet ensemble désigne un « monument mondialement connu qui relève du domaine public » ne saurait nullement faire obstacle à son appropriation à titre de marque ; Que les termes LA TOUR EIFFEL présentent en outre un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce qu'ils sont précédés des termes LES RIVETS DE venant seulement s'y rapporter et mettre en exergue les éléments TOUR EIFFEL ; Que le terme RIVETS, qui désigne des pièces métalliques d'assemblage, apparaît en outre faiblement distinctif au regard de certains des produits en cause ; Que les termes LA TOUR EIFFEL présentent également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, la représentation de cet édifice ne faisant que renforcer la présence des mots TOUR EIFFEL ; Que ne sauraient prospérer les arguments du déposant relatifs aux différences entre les signes liées aux termes LES RIVETS du signe contesté, dès lors qu'il a été démontré que le risque de confusion entre ces signes résulte de la présence commune des termes LA TOUR EIFFEL, qui présentent un caractère distinctif et dominant dans chacun d'eux ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les signes dominés par le même ensemble verbal LA TOUR EIFFEL. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LES RIVETS DE LA TOUR EIFFEL constitue donc l'imitation de la marque complexe antérieure LA TOUR EIFFEL ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait tirer arguments de la coexistence de marques comportant l'ensemble verbal LA TOUR EIFFEL, les titulaires de droits antérieurs étant seuls juge de l'opportunité d'engager des actions contre des tiers ; Qu'enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à l'activité des parties en présence et à leur statut, l'un public et l'autre privé, lesquels excluraient toute concurrence ou conflit d'intérêts ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l'exploitation réelle ou envisagée du signe contesté ou du statut du titulaire de la marque antérieure ; Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les services de « Mise en ligne sur un réseau informatique » , lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais sous la formulation suivante : « Publicité en ligne sur un réseau informatique » ; Qu'en conséquence, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; Rivets Metalliques ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; Article de bijouterie, à savoir : Rivets ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Vente en ligne , en gros ou au détail de rivets ; Présentation de produits pour la vente en ligne, en gros ou au détail de rivets par tous moyens de communication ». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométrique ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.Distribution de prospectus, d'échantillons.Services d'abonnement de journaux pour des tiers ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques.Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ». CONSIDERANT que les « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que dans ses dernières observations, la société opposante démontre la similarité des : - « Boîtes en métaux communs » de la demande d'enregistrement contestée et des « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) » de la marque antérieure ; -« Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; Article de bijouterie, à savoir : Rivets » de la demande d'enregistrement contestée et des « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » de la marque antérieure ; - «Locations d'espaces publicitaires ; relations publiques ; Présentation de produits pour la vente en ligne, en gros ou au détail de rivets par tous moyens de communication » de la demande d'enregistrement contestée et « Publicité » de la marque antérieure. CONSIDERANT que ne sauraient prospérer les arguments du déposant relatifs au libellé de certains des produits de la marque antérieure, lesquels n'apparaissent pas en tant que tels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée ; qu'en effet, une marque fait l'objet d'une protection non seulement pour les produits et services désignés mais est également protégée pour des produits et services qui leurs sont similaires ; Qu'est également inopérant l'argument de la société déposante tiré de la mauvaise foi de la société opposante, le risque de confusion devant s'apprécier indépendamment de la bonne ou mauvaise foi des parties en présence ; Qu'enfin, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits et services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT en revanche que le service de « Vente en ligne , en gros ou au détail de rivets » de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne une prestation visant à offrir à la vente des rivets sur l'internet, ne présente manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « Publicité » de la marque antérieure qui vise par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise les plus divers ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils sont proposés par des prestataires distincts (agences spécialisées dans la publicité et l'évènementiel, consultants pour les premiers, distributeurs proposant des rivets à la vente sur l'Internet pour les seconds) ; Que ces services ne se trouvent pas non plus en étroite relation, la prestation des premiers étant rendue indépendamment de la prestation des seconds, lesquels ne nécessitent pas obligatoirement et exclusivement le recours aux seconds pour leur réalisation ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs à l'activité de vente de rivets d'un tiers à qui elle a concédé une licence ou de sa propre activité de gestion et d'exploitation de la Tour Eiffel ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services doit, dans le cadre de la procédure d'opposition, s'effectuer uniquement au regard des produits et services désignés dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT enfin qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; Rivets Metalliques » de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, si comme l'invoque la société opposante suite au projet de décision, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il que les signes en cause soient identiques ou extrêmement proches, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services en cause ; Que le signe verbal contesté LES RIVETS DE LA TOUR EIFFEL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LA TOUR EIFFEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-5583 est reconnue partiellemen t justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Boîtes en métaux communs ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; Article de bijouterie, à savoir : Rivets ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Présentation de produits pour la vente en ligne, en gros ou au détail de rivets par tous moyens de communication ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 863 370 e st partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de groupe