INPI, 5 avril 2022, OP 20-3194

OP 21-3194 05/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame S M C a déposé le 4 juin 2020, la demande d'enregistrement n° 4653686 portant sur le signe verbal IMAGINE COM. Le 26 août 2020, la société CAIXABANK (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque verbale de l'Union européenne IMAGIN déposée le 19 aout 2019 et, enregistrée sous le n° 018110071. L'opposition a été adressée à la déposante sous le numéro 21-3194. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été informées. La société déposante était alors invitée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 19 aout 2020, le titulaire de la demande d'enregistrement a procédé à un retrait partiel inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante conformément au respect du principe du contractoire. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Formation ; publication de livres». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Activités sportives et culturelles; Services d'édition, autres que d'impression; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, événements éducatifs». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il apparaît que les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal IMAGINE COM présenté en lettres majuscules droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe IMAGIN ci-dessous représenté : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique. Les signes en présence sont composés d'un terme très proche, IMAGIN(E), situé en attaque au sein du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme COM dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme IMAGINE du signe contesté apparait distinctif au regard des services en cause. En outre, ce terme apparait dominant dans le signe contesté dès lors que le terme COM, aisément compris par le consommateur comme l'abréviation du terme COMMUNICATION, est faiblement distinctif car susceptible d'évoquer la nature ou l'objet des services en cause. Il en va de même au sein de la marque antérieure ou le terme IMAGIN, seul élement verbal, apparait distincitif et dominant dès lors que l'élément figuratif et de couleurs laissent le terme IMAGIN immédiatement perceptible et sera le terme par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu tant de l'impression d'ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté IMAGINE COM apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée IMAGIN. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de la forte similarité des signes et de l'identité et la similarité des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IMAGINE COM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Formation ; publication de livres». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 4653686 est partiellement rejetée pour les services précités.