INPI, 10 septembre 2008, 08-0910

OPP 08-0910 / DGV Le 10/09/08 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ERNEST MARKETING GROUP SA (société anonyme) a déposé le 29 novembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 541 082 portant sur le signe verbal IDEE CADEAUX CONCENTRE DE CADEAUX. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Cartes de fidélité, de paiement sous forme de cartes magnétiques et ou a micropossesseurs ; supports d'enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et mécanisme pour appareil de pré- paiement. Produits de l'imprimerie ; papeterie ; cartes en plastique ou plastifiées. Publicité, services de promotion des ventes pour le compte de tiers, d'organisation d'opérations de fidélisation commerciale pour le compte de tiers. Services de cartes de paiement et de crédit ; émission de bons d'achat, de cartes et bons de paiement de produits et services ; émission de cartes cadeaux pré- payées ; opérations financières liées à la gestion de programmes de fidélisation commerciale. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; communication radio et téléphonique ». Par courrier émis le 11 mars 2008, la société LASER LOYALTY (société anonyme), anciennement dénommée E-LASER, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale IDEES KDO, déposée le 13 décembre 2004 et enregistrée sous le n°04 3 329 261. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; publicité directe par distribution d'échantillons, de courriers, de prospectus et d'imprimés publicitaires ; publicité radiophonique, télévisée, par voie de presse ; publicité par réseau télématique ; publicité en ligne sur les réseaux mondiaux et privés de communication de type Internet, Intranet et Extranet ; publication de textes publicitaires ; affichage publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires pour leur développement commercial ; études et recherches de marchés ; comptabilité ; travaux de bureau ; reproduction de documents ; opérations de mercatique et de télémercatique ; services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; organisation, conduite, gestion et suivi d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle. Organisation et conduite de formations professionnelles en matière de mercatique, de télémercatique, d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». L'opposition a été notifiée le 17 mars 2008 sous le n° 08-0910 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 9 juillet 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. L'opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANTE La société opposante valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services La société opposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision l'opposante conteste une partie de la comparaison des produits et services. Elle soutient que les « cartes en plastique ou plastifiées ; émission de bons d'achat ; émission de cartes cadeaux pré-payées » de la demande d'enregistrement sont similaires par complémentarité aux «services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; organisation, conduite, gestion et suivi d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle » de la marque antérieure. Elle insiste aussi sur le fait que ces produits et services ont la même finalité (fidéliser la clientèle). Enfin, elle invoque dans le cadre de l'interdépendance des facteurs pris en compte pour apprécier le risque de confusion, la grande proximité des signes. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services relevant des classes 9, 16, 36 et 38. Elle conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte sur le signe verbal IDEE CADEAUX CONCENTRE DE CADEAUX, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal IDEES KDO, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces dernières, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun une expression visuellement proche et phonétiquement identique ; Qu'en effet, ils sont pareillement constitués du terme d'attaque IDEE(S) et d'un terme voisin CADEAUX et KDO ; Que le caractère distinctif des expressions IDEE CADEAUX et IDEES KDO, au regard des produits et services en cause, n'est pas contesté ; Qu'intellectuellement, ces expressions ont la même évocation, aussi bien pour l'auditeur que pour le lecteur (celui-ci percevant aisément l'élément KDO comme une transcription simplifiée du mot « cadeau », voir comme la version de ce mot utilisée en messagerie) ; Qu'en outre les éléments IDEE CADEAUX sont dominants au sein du signe contesté, en raison de leur position d'attaque, et du fait que l'élément CONCENTRE DE CADEAUX renvoie à l'expression première IDEE CADEAU ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT que le signe verbal contesté IDEE CADEAUX CONCENTRE DE CADEAUX constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale IDEES KDO. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Cartes de fidélité, de paiement sous forme de cartes magnétiques et ou a micropossesseurs ; supports d'enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et mécanisme pour appareil de pré-paiement. Produits de l'imprimerie ; papeterie ; cartes en plastique ou plastifiées. Publicité, services de promotion des ventes pour le compte de tiers, d'organisation d'opérations de fidélisation commerciale pour le compte de tiers. Services de cartes de paiement et de crédit ; émission de bons d'achat, de cartes et bons de paiement de produits et services ; émission de cartes cadeaux pré-payées ; opérations financières liées à la gestion de programmes de fidélisation commerciale. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; communication radio et téléphonique » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Publicité ; publicité directe par distribution d'échantillons, de courriers, de prospectus et d'imprimés publicitaires ; publicité radiophonique, télévisée, par voie de presse ; publicité par réseau télématique ; publicité en ligne sur les réseaux mondiaux et privés de communication de type Internet, Intranet et Extranet ; publication de textes publicitaires ; affichage publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires pour leur développement commercial ; études et recherches de marchés ; comptabilité ; travaux de bureau ; reproduction de documents ; opérations de mercatique et de télémercatique ; services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; organisation, conduite, gestion et suivi d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle. Organisation et conduite de formations professionnelles en matière de mercatique, de télémercatique, d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie. Publicité, services de promotion des ventes pour le compte de tiers, d'organisation d'opérations de fidélisation commerciale pour le compte de tiers » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les services d'« opérations financières liées à la gestion de programmes de fidélisation commerciale » et les « Cartes de fidélité » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes objet et destination que les « services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; organisation, conduite, gestion et suivi d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle » de la marque antérieure, tous ces produits et services tendant à la fidélisation d'une clientèle ; Qu'il s'agit donc de produits et services similaires, le public étant fondé à leur attribuer à la même origine. Qu'il en va de même des « cartes en plastique ou plastifiées » de la demande d'enregistrement, celles- ci étant, comme le fait valoir l'opposante, le support privilégié des cartes de fidélité ; que, compte tenu de la généralité des termes employés elles sont susceptibles d'avoir les mêmes objet et destination que les «services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; organisation, conduite, gestion et suivi d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle » de la marque antérieure, tous ces produits tendant à la fidélisation de la clientèle ; Qu'il s'agit donc de produits et services similaires, le public étant fondé à leur attribuer à la même origine ; Que le risque de confusion est d'autant plus avéré que les signes en présence, phonétiquement identiques, sont très proches ; Que les services d'« émission de bons d'achat ; émission de cartes cadeaux pré-payées » de la demande d'enregistrement peuvent présenter les mêmes objet et destination que les «services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; organisation, conduite, gestion et suivi d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle » de la marque antérieure, tous ces produits et services tendant à la fidélisation d'une clientèle ; que les premiers en effet sont souvent mis en œuvre dans le cadre des seconds, et rendus par les mêmes entreprises de publicité et marketing ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer à la même origine ; Que le risque de confusion est d'autant plus avéré que les signes en présence, phonétiquement identiques, sont très proches. CONSIDERANT que la similarité des « cartes en plastique ou plastifiées ; émission de bons d'achat ; émission de cartes cadeaux pré-payées » de la demande d'enregistrement ayant été démontrée, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens d'identité ou de similarité invoqués par la société opposante. CONSIDERANT en revanche que les « Cartes de paiement sous forme de cartes magnétiques et ou à micropossesseurs ; supports d'enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et mécanisme pour appareil de pré-paiement » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « publication de textes publicitaires ; opérations de mercatique et de télémercatique ; services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; organisation, conduite, gestion et suivi d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle. Organisation et conduite de formations professionnelles en matière de mercatique, de télémercatique, d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle » de la marque antérieure ; Que contrairement à ce que fait valoir la société opposante, ces produits et services ne couvrent pas les mêmes destinations, les produits de la demande d'enregistrement contestée n'ayant pas nécessairement pour but la fidélisation d'une clientèle mais ayant pour fonction première le paiement ou l'enregistrement de données ; Que de même, la prestation des services de la marque antérieure ne nécessite pas l'usage des supports et machines couverts par la demande d'enregistrement ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins ces produits et services ne sont pas généralement distribués et fournis par les mêmes prestataires (établissements financiers pour les premiers, agences de publicité, de mercatique ou formateurs pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « papeterie » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « publicité directe par distribution d'échantillons, de courriers, de prospectus et d'imprimés publicitaires ; publication de textes publicitaires ; travaux de bureau ; reproduction de documents » de la marque antérieure, les seconds n'ayant pas pour objet direct les premiers, contrairement à ce que fait valoir la société opposante ; Que si les premiers sont susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la prestation des seconds, ils ne servent pas exclusivement à leur prestation mais sont utilisés dans de très nombreux domaines ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d'« émission de cartes et bons de paiement de produits et services » de la demande d'enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie plus générale des services de « publication de textes publicitaires ; reproduction de documents » de la marque antérieure, contrairement à ce que fait valoir la société opposante ; Que ces services ne présentent pas davantage l'évidence, les mêmes nature, objet et destination ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « Services de cartes de paiement et de crédit ; émission de cartes et bons de paiement de produits et services » de la demande d'enregistrement contestée ne relèvent pas des catégories plus générales des services d'« aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires pour leur développement commercial ; études et recherches de marchés ;comptabilité ; opérations de mercatique et de télémercatique ; services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; organisation, conduite, gestion et suivi d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle. Organisation et conduite de formations professionnelles en matière de mercatique, de télémercatique, d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle » de la marque antérieure ; Que ces services ne présentent pas non plus à l'évidence les mêmes nature, objet et destination, ni ne sont unis par un lien étroit contrairement à ce que fait valoir la société opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services de messagerie électronique ; communication radio et téléphonique » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage à l'évidence, les mêmes nature, objet et destination, ni ne sont unis par un lien étroit aux services de « publicité radiophonique, télévisée, par voie de presse ; publicité par réseau télématique ; publicité en ligne sur les réseaux mondiaux et privés de communication de type Internet, Intranet et Extranet ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque antérieure, contrairement à ce que fait valoir la société opposante ; Qu'en effet, même si les services de la marque antérieure invoquée sont rendus en ligne, ils ont un objet, une destination et des prestataires parfaitement distincts des services visés par la marque antérieure, lesquels sont des prestations purement techniques de télécommunications et de diffusion à distance de messages, s'appliquant à des données de toutes natures ; Qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme le déposant, les services de la demande ne sont pas nécessairement financés par ceux de la marque antérieure, lesquels peuvent emprunter les supports les plus variés ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « services d'affichage électronique (télécommunications) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'« affichage publicitaire » de la marque antérieure, contrairement à ce que fait valoir la société opposante ; Qu'à cet égard, si ces services sont relatifs à un affichage, les affichages concernés sont de nature distincte et ne partagent pas la même destination (affichage technique pour les premiers, promotionnel pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie des produits et services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté IDEE CADEAUX CONCENTRE DE CADEAUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale IDEES KDO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 08-0910 est reconnue partie llement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Cartes de fidélité ; produits de l'imprimerie ; cartes en plastique ou plastifiées . Publicité, services de promotion des ventes pour le compte de tiers, d'organisation d'opérations de fidélisation commerciale pour le compte de tiers; émission de bons d'achat ; émission de cartes cadeaux pré-payées ; opérations financières liées à la gestion de programmes de fidélisation commerciale ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 541 082 est pa rtiellement rejetée pour les produits et services précités. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe