INPI, 15 février 2017, 2016-2264

OPP 16-2264 / AVP05/01/2016 PROJET DE DECISION Définitif le 09/02/2017STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BURGER ET CIE (société par actions simplifié) a déposé, le 29 février 2016, la demande d'enregistrement n° 4252776 portant sur le signe complexe I-CLIPS.COM Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : " Matériaux de construction métalliques, planchers métalliques ; abris, auvents, appentis, vérandas, pergolas, terrasses (construction), marquises (construction), claustras, clôtures, cloisons, palissades, panneaux et parois pour la construction, grilles et barreaux de grilles, portails, escaliers, marches d'escaliers, portes et fenêtres, jalousies, planchers et plafonds, toitures, charpentes, chéneaux, corniches, couvertures de toits, balustres, balustrades, mains courantes, garde-corps, armatures (construction), charnières (construction), châssis (construction), lattes, lambris, linteaux, panneaux (construction), revêtements (construction), poteaux, poutres, poutrelles et profilés, tous ces produits métalliques ; rails métalliques, dalles métalliques, caillebottis métalliques ; Isolants et matériaux d'isolation en particulier pour l'isolation acoustique, matières à calfeutrer, fibres de verre pour l'isolation, compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments, matières pour l'insonorisation, plots en matières plastiques ; Planches (construction), planchers, parquets, lames de parquets, lambris, lattes, lambourdes, dallages, clins de bardage, revêtements de sols (construction), poteaux, poutres, poutrelles, charpentes, rives, balustres et balustrades, palissades, claustras, clôtures, cloisons, portails, balcons, corniches et moulures (construction), abris, auvents, appentis, vérandas, pergolas, terrasses (construction), marquises (construction), escaliers, marches d'escaliers, fenêtres, cadres de fenêtres, volets, jalousies, portes, cadres de châssis de portes, panneaux de portes, plafonds, toitures, couvertures de toits, caillebottis, tous ces produits plus particulièrement en bois et non métalliques ; bois d'oeuvre, bois de construction, bois façonnés, bois mi-ouvrés, bois de placage, bois de sciage, rails en vinyle (matériaux de construction), matériaux de construction non métalliques ; Revêtements de sols, revêtements de planchers, revêtements de planchers isolants". Le 25 mai 2016, la société QOVANS INDUSTRIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne verbale CLIPS déposée le 28 avril 2004, enregistrée sous le n° 003837168 et régulièrement renouvelée. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Cloisons, portes, fenêtres, tous ces produits étant exclusivement ou principalement métalliques ; éléments métalliques de structure, de montage, de raccordement et de fixation des produits cités dans le présent libellé, notamment panneaux, plaques, montants, poteaux, traverses, barres, tubes, lisses, plinthes, profilés, rails, éclisses, bâtis, châssis, armatures, cadres, ossatures, charnières, garnitures, roulettes, arrêts, butées, raccords, supports, couvre-joints, couvercles ; menuiserie métallique ; huisseries métalliques ; revêtements et parements métalliques ; matériaux de construction métalliques ; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux. Produits en matières synthétiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, butées et butoirs de portes, en caoutchouc ou succédanés ; panneaux isolants, panneaux insonorisants, panneaux d'absorption phonique, pour tous types de locaux, pouvant notamment comporter une âme de fibres de verre ou minérales ; habillages isolants et/ou insonorisants, notamment de murs, cloisons et plafonds ; cloisons insonorisantes ; écrans, notamment vitrés, pour l'isolation. Cloisons pour tous types de locaux, portes, fenêtres, tous ces produits étant exclusivement ou principalement non métalliques ; éléments non métalliques de structure, de montage, de raccordement et de fixation des produits cités dans le présent libellé, notamment panneaux, plaques, montants, poteaux, traverses, barres, tubes, lisses, plinthes, profilés, rails, éclisses, bâtis, châssis, armatures, cadres, ossatures, charnières, garnitures, roulettes, arrêts, butées, raccords, supports, couvre-joints, couvercles ; menuiserie non métallique ; huisseries non métalliques ; revêtements et parements non métalliques ; matériaux de construction non métalliques; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant pour de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux". L'opposition a été notifiée au déposant le 13 juin 2016 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANT A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : " planchers métalliques ; abris, auvents, appentis, vérandas, pergolas, terrasses (construction), marquises (construction), claustras, clôtures, grilles et barreaux de grilles, portails, escaliers, marches d'escaliers, jalousies, planchers et plafonds, toitures, charpentes, balustres, balustrades, mains courantes, garde-corps, lattes, lambris, linteaux, tous ces produits métalliques ; dalles métalliques, caillebottis métalliques ; plots en matières plastiques ; Planches (construction), planchers, parquets, lames de parquets, lambris, lattes, lambourdes, dallages, clins de bardage, revêtements de sols (construction),balustres et balustrades, claustras, clôtures, portails, balcons, abris, auvents, appentis, vérandas, pergolas, terrasses (construction), marquises (construction), escaliers, marches d'escaliers, plafonds, caillebottis, tous ces produits plus particulièrement en bois et non métalliques ; bois d'oeuvre, bois de construction, bois façonnés, bois mi-ouvrés ; Revêtements de sols, revêtements de planchers" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Cloisons, portes, fenêtres, tous ces produits étant exclusivement ou principalement métalliques ; éléments métalliques de structure, de montage, de raccordement et de fixation des produits cités dans le présent libellé, notamment panneaux, plaques, montants, poteaux, traverses, barres, tubes, lisses, plinthes, profilés, rails, éclisses, bâtis, châssis, armatures, cadres, ossatures, charnières, garnitures, roulettes, arrêts, butées, raccords, supports, couvre-joints, couvercles ; menuiserie métallique ; huisseries métalliques ; revêtements et parements métalliques ; matériaux de construction métalliques ; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux. Produits en matières synthétiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, butées et butoirs de portes, en caoutchouc ou succédanés ; panneaux isolants, panneaux insonorisants, panneaux d'absorption phonique, pour tous types de locaux, pouvant notamment comporter une âme de fibres de verre ou minérales ; habillages isolants et/ou insonorisants, notamment de murs, cloisons et plafonds ; cloisons insonorisantes ; écrans, notamment vitrés, pour l'isolation. Cloisons pour tous types de locaux, portes, fenêtres, tous ces produits étant exclusivement ou principalement non métalliques ; éléments non métalliques de structure, de montage, de raccordement et de fixation des produits cités dans le présent libellé, notamment panneaux, plaques, montants, poteaux, traverses, barres, tubes, lisses, plinthes, profilés, rails, éclisses, bâtis, châssis, armatures, cadres, ossatures, charnières, garnitures, roulettes, arrêts, butées, raccords, supports, couvre-joints, couvercles ; menuiserie non métallique ; huisseries non métalliques ; revêtements et parements non métalliques ; matériaux de construction non métalliques; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant pour de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux". CONSIDERANT à titre liminaire, que la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux produits et/ou services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et/ou services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits et/ou services de la marque antérieure, ainsi qu'aux services similaires, par leurs nature, fonction et destination. CONSIDERANT que les «revêtements de sols (construction), tous ces produits plus particulièrement en bois et non métalliques» de la demande d'enregistrement s'entendent de revêtements non métalliques comme les «revêtements non métalliques ; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant pour de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux» de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «planchers métalliques ; abris, auvents, appentis, vérandas, pergolas, terrasses (construction), marquises (construction), claustras, clôtures, grilles et barreaux de grilles, portails, escaliers, marches d'escaliers, jalousies, planchers et plafonds, toitures, charpentes, balustres, balustrades, mains courantes, garde-corps, lattes, lambris, linteaux, tous ces produits métalliques ; dalles métalliques, caillebottis métalliques» de la demande d'enregistrement s'entendent de produits métalliques utilisés dans le domaine de la construction comme les «matériaux de construction métalliques ; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux» de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «Revêtements de sols, revêtements de planchers» de la demande d'enregistrement s'entendent de revêtements (métalliques et non métalliques) comme les «revêtements métalliques ; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux ; revêtements non métalliques ; aucun de tous les produits ci- avant mentionnés ne servant pour de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux» de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «bois d'oeuvre, bois de construction, bois façonnés, bois mi-ouvrés» de la demande d'enregistrement s'entendent de produits non métalliques utilisés dans le domaine de la construction comme les «matériaux de construction non métalliques; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant pour de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux» de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «Planches (construction), planchers, parquets, lames de parquets, lambris, lattes, lambourdes, dallages, clins de bardage,balustres et balustrades, claustras, clôtures, portails, balcons, abris, auvents, appentis, vérandas, pergolas, terrasses (construction), marquises (construction), escaliers, marches d'escaliers, plafonds, caillebottis, tous ces produits plus particulièrement en bois et non métalliques» de la demande d'enregistrement s'entendent de produits non métalliques utilisés dans le domaine de la construction comme les «matériaux de construction non métalliques ; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant pour de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux» de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les " plots en matières plastiques " de la demande d'enregistrement sont susceptibles d'être utilisés en tant qu'élément de signalisation ou comme élément de construction comme les «poteaux ; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux. Poteaux ; aucun de tous les produits ci-avant mentionnés ne servant pour de l'étalage, des stands, des expositions, foires ou salons commerciaux» de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel « les circuits de distribution des produits» commercialisés par les parties à la procédure sont différents, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit être effectuée en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des deux marques, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle des parties. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe présenté ci-dessous : Que cette marque est déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CLIPS. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme CLIPS ; qu'ils diffèrent par la présence de l'élément verbal I, d'un trait d'union, de l'extension .COM, d'éléments figuratifs et l'utilisation de couleurs dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme CLIPS apparaît distinctif à l'égard des produits en cause ; Que si le terme CLIPS peut évoquer la possibilité de « fixer à l'aide de clips, de fixation de ressorts», il n'est toutefois pas établi par le déposant que ce terme serait « totalement banal dans le domaine de la construction et du bricolage» ni qu'il renverrait à une « qualité que le consommateur attend de ces produits », aucun document n'étant d'ailleurs fourni à l'appui de ces affirmations ; Qu'en outre, le terme CLIPS, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa taille et de sa longueur supérieures à celles des éléments I et COM, ces derniers se bornant à indiquer la « possibilité d'une commercialisation en ligne des produits », comme le souligne l'opposant ; Qu'enfin, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté n'altèrent pas la perception immédiate de l'élément CLIPS ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et de la similarité des produits en cause, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe complexe contesté I-CLIPS.COM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CLIPS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôle