INPI, 22 mars 2017, 2013-1001

Le 21/03/2017 OPP 13-1001/ JLJ DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MERCK SHARP & DOHME Corp. (société régie par les lois du New Jersey - Etats Unis d'Amérique) a déposé, le 4 décembre 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 965 874, portant sur le signe complexe TUP Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Logiciels d'application pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour la fourniture d'informations relatives aux maladies sexuellement transmissibles et pour l'éducation du public sur le bon usage du préservatif ; Fourniture d'informations et de conseils au public, à savoir fourniture d'informations sur les maladies sexuellement transmissibles et sur les pratiques sexuelles sans risques, au moyen d'une application pour téléphones mobiles ; Fourniture d'Informations en matière d'éducation». Le 11 février 2013, l'Institut a notifié une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement. La société déposante a procédé à la régularisation de sa demande d'enregistrement dans le délai imparti. Le 27 février 2013, la société DART INDUSTRIES Inc. (société organisée selon les lois des USA) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne TUPPER, déposée le 14 septembre 2012, et enregistrée sous le n°11188083. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Logiciels ; Conseils commerciaux et en affaires, conseils en organisation et en vente; Éducation ; Formation». L'opposition a été notifiée à la déposante le 7 mars 2013 sous le n°13-1001. Toutefois, la procédure a été suspendue dès l'origine, la marque antérieure n'ayant pas encore été enregistrée. Par un courrier en date du 4 octobre 2016, l'Institut informait les parties de la reprise de la procédure en raison de la publication de l'enregistrement de la marque antérieure invoquée. Le 20 décembre 2016, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 24 janvier 2017, l'Institut a émis aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 27 février 2017, la société déposante a présenté des observations en réponse contestant le bien fondé du projet d'opposition en ce qui concerne la comparaison des signes. Le 7 mars 2017, la société opposante a présenté des observations en réponse aux observations en réponse de la société déposante. La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 9 mars 2017 sous le n° 0 696 107. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme la déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Elle fait également valoir que la marque antérieure TUPPER possède « …un très fort degré de distinctivité ». Dans ses observations après projet, la société opposante demande la confirmation du projet de décision et invoque le fait que les observations de la société déposante contestant le projet de décision « …ne sont pas signées par le mandataire de la société déposante ». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Dans ses observations après projet, la société déposante conteste l'analyse de l'Institut quant à la comparaison des signes. Elle ne présente, en revanche, aucun argument quant à la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DES OBSERVATIONS EN REPONSE APRES PROJET DE LA SOCIETE DEPOSANTE CONSIDERANT que la société opposante soulève, dans le cadre de ses observations après projet, que les observations de la société déposante en date du 27 février 2017 contestant le projet de décision de l'Institut « ne sont pas signées par le mandataire de la société déposante… » de sorte qu'elle conclut « …qu'il pourrait exister un doute sur la recevabilité de ces observations » ; Que toutefois, si les observations de la société déposante en date du 27 février 2017 et télé versées sur la plateforme en ligne des oppositions, ne sont pas revêtues d'une signature manuscrite du représentant de la société déposante, apparaissent néanmoins, à la fin du document les mentions « Franck S » « CPI n°92-5009 » ; Que ces mentions identifient sans équivoque l'auteur des observations réponses, ainsi que sa qualité de Conseil en propriété industrielle ; Qu'en outre, aucune disposition légale ou règlement applicable à la procédure d'opposition n'exige une signature manuscrite des observations présentées dans le cadre de cette procédure. CONSIDERANT en conséquence, que les observations après projet de la société déposante sont recevables. B. AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, et au retrait partiel inscrit au Registre national des marques le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Logiciels d'application pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour la fourniture d'informations relatives aux maladies sexuellement transmissibles et pour l'éducation du public sur le bon usage du préservatif ; services d'Informations en matière d'éducation, à savoir services d'information sur les maladies sexuellement transmissibles, sur le bon usage du préservatif et des pratiques sexuelles sans risque; services d'informations et de conseils au public, à savoir services d'informations médicales sur les maladies sexuellement transmissibles et sur les pratiques sexuelles sans risques, au moyen d'une application pour téléphones mobiles ». Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour désigner les produits suivants : « Logiciels ; Conseils commerciaux et en affaires, conseils en organisation et en vente; Éducation ; Formation». CONSIDERANT que les « Logiciels d'application pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour la fourniture d'informations relatives aux maladies sexuellement transmissibles et pour l'éducation du public sur le bon usage du préservatif » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de programmes informatiques destinés à être utilisés via des téléphones mobiles, appartiennent à la catégorie générale des « logiciels » de la marque antérieure, qui regroupent l'ensemble des programmes informatiques, lesquels se définissent comme un ensemble d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière ; Que ces produits sont donc identiques ; Que le fait, comme l'invoque la société déposante que le libellé des produits précités de la demande d'enregistrement soit précis et qu'il vise « …un domaine d'application très spécifique », ne saurait suffire à les considérer comme différents de ceux de la marque antérieure, dès lors qu'il s'agit pareillement d'un ensemble d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche spécifique ; Qu'en outre, en l'absence de toute autre précision, les produits précités de la marque antérieure sont susceptibles d'inclure les logiciels spécifiques de la demande d'enregistrement ; CONSIDERANT que les « services d'Informations en matière d'éducation, à savoir services d'information sur les maladies sexuellement transmissibles, sur le bon usage du préservatif et des pratiques sexuelles sans risque » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d'« éducation ; formation » de la marque antérieure, les premiers étant nécessairement fournis dans le cadre des seconds, ces derniers constituant leur objet ; Que le fait que les services d'information précités de la demande d'enregistrement visent « …un domaine d'application très spécifique » ne saurait permettre de les considérer comme non complémentaires, dès lors qu'à la lecture de leur libellé, il ressort qu'ils ont pour objet l'éducation, dont les services afférents sont précisément couverts par la marque antérieure ; Que ces services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche que les « services d'informations et de conseils au public, à savoir services d'informations médicales sur les maladies sexuellement transmissibles et sur les pratiques sexuelles sans risques, au moyen d'une application pour téléphones mobiles » de la demande d'enregistrement s'entendent de prestations visant à mettre à disposition du grand public des informations particulières dans le domaine de la santé et plus particulièrement des maladies sexuellement transmissibles ; Que ces services ne sont pas identiques aux services de « conseils commerciaux et en affaires ; conseils en organisation et en vente » de la marque antérieure, qui désignent des prestations à destination des entités économiques et visant à mettre à disposition des connaissances particulières en matière commerciales et/ou financières afin d'améliorer leur activité et accroitre leurs ventes ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ils ne présentent pas davantage les mêmes fonction et destination ; Qu'à cet égard, il ne saurait être suffisant, pour les considérer comme similaires, de retenir que les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure ont tous « …pour but d'informer, de conseiller et d'orienter le public, et ce peu importe de le domaine » ; Qu'en effet, en décider ainsi, sur la base d'un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires tous les services visant à mettre à disposition des connaissances quelles qu'elles soient, alors même que leur domaine ou leur objet seraient différents, comme dans la présente espèce (informations médicales liées à la santé publique pour la demande d'enregistrement / connaissances commerciales et/ou financières pour la marque antérieure) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'en outre, les « services d'informations et de conseils au public, à savoir services d'informations médicales sur les maladies sexuellement transmissibles et sur les pratiques sexuelles sans risques, au moyen d'une application pour téléphones mobiles » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d'« éducation ; formation » de la marque antérieure dès lors que les seconds n'ont pas nécessairement pour objet les premiers, lesquels, contrairement à ce que soutient la société opposante, ne sont pas nécessairement dispensé dans le cadre des seconds (les services de la demande d'enregistrement pouvant également être fournis dans le cadre de services médicaux) ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne en partie, des produits et services identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe TUP, reproduit ci- dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination TUPPER, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d'un élément verbal, d'éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est, quant à elle, composée d'un élément verbal ; Que visuellement, les termes TUP du signe contesté et TUPPER de la marque antérieure possèdent trois lettres identiques (T, U et P) placées dans le même ordre et selon le même rang pour former la séquence d'attaque TUP- ; Que phonétiquement, les termes TUP et TUPPER possèdent des sonorités d'attaque identiques ([tu] ou [teu]) et une sonorité finale marquée par la lettre P ([p] pour le signe contesté / [peur]) pour la marque antérieure ; Qu'à cet égard, il n'apparaît pas que les sonorités des séquences d'attaque communes TU- des signes en cause seront prononcées différemment ; Qu'en effet, si la syllabe d'attaque de la marque antérieure peut être prononcée [teu], rien ne permet d'écarter cette prononciation dans le signe contesté ; Qu'ils diffèrent, au sein de la marque antérieure, par le doublement de lettre centrale P et par la présence des lettres finales ER , qui, ainsi que le souligne la société déposante, engendrent des différences de longueur, phonétiques et de rythme entre les éléments TUP et TUPPER ; Que toutefois, et contrairement à ce que soutient la société déposante, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces termes, dès lors qu'ils restent dominés par les mêmes successions de lettres et de sonorités TUP-, la différence portant sur le doublement de la lettres P au sein de la marque antérieure n'ayant pas d'incidence phonétique et une faible incidence visuelle et la présence des lettres ER dans ce signe ayant une incidence phonétique limitée, la sonorité finale sourde [eur] étant peu perceptible ; Que le fait, ainsi que le souligne la société déposante, que « …l'élément verbal « TUP » est un signe court » et que la marque antérieure contient le double de lettre du signe contesté, ne saurait suffire à écarter les ressemblances précités entre ces deux éléments marqués par une séquence TUP / TUPP très proche visuellement et phonétiquement identique ; Qu'intellectuellement, les signes sont susceptibles d'être associés dans l'esprit des consommateurs, ceux-ci pouvant penser que le terme TUPPER est construit à partir du radical TUPP et du suffixe -ER à l'instar de nombreux termes anglais bien connus en France (RUN/RUNNER, MAKE/MAKER etc), et qu'il présente ainsi un lien avec le terme TUPP ; Que les signes en cause diffèrent également par la présence, dans le signe contesté d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme TUP, parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant en raison de sa présentation au premier plan, par- dessus les éléments figuratifs de ce signe, et du fait qu'il constitue le seul élément verbal par lequel ce signe sera lu et prononcé ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les éléments figuratifs du signe contesté, le choix des couleurs qui y sont présentes, « …parfaitement distinctives en relation avec les produits et services visés », ne sont pas susceptibles d'altérer le caractère immédiatement perceptible du terme TUP et ne sauraient, en particulier, être de nature à retenir, à eux seuls, l'attention du consommateur dès lors qu'ils sont présentés en arrière-plan et qu'ils n'ont aucune incidence phonétique; Qu'en outre, l'élément figuratif représentant un préservatif stylisé et sa pochette est susceptible d'évoquer le domaine des produits et services en cause en lien avec la prévention des maladies sexuellement transmissibles ; qu'il ne saurait, dès lors, présenté un caractère arbitraire, et ce, malgré les spécificités de sa représentation et, en particulier, de l'association de couleurs qu'il présente ; Qu'enfin intellectuellement, l'argument de la société déposante selon lequel « la marque antérieure sera immédiatement comprise par le consommateur comme faisant référence aux boîtes « Tupperware » dont elle est l'abréviation en langage courant » ne saurait être retenu ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que la marque antérieure puissent être perçue comme telle par le consommateur au regard des produits et services en cause. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté TUP constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée TUPPER, les signes risquant d'être associés dans l'esprit des consommateurs concernés ; Que sont sans incidence les décisions du Directeur général de l'Institut et de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété intellectuelle invoquées par la société déposante dans le cadre de ses observations en réponse et après projet en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté TUP ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TUPPER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels d'application pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour la fourniture d'informations relatives aux maladies sexuellement transmissibles et pour l'éducation du public sur le bon usage du préservatif ; services d'Informations en matière d'éducation, à savoir services d'information sur les maladies sexuellement transmissibles, sur le bon usage du préservatif et des pratiques sexuelles sans risque». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle