INPI, 24 mai 2005, 04-3442

04-3442 / OLH 24/05/05 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Marie-Christine DE P a déposé, le 17 août 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 308 857 portant sur le signe verbal LEGIMAGE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; télécommunications ; information en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle" (classes 16, 38, 41 et 42) ; Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°39/04 NL d u 24 septembre 2004. Le 24 novembre 2004, la société NOMEN INTERNATIONAL (société anonyme) représentée par Monsieur Denis BALDENSPERGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet LEGI-MARK, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LEGI-MARK déposée le 19 octobre 1999 et enregistrée sous le n° 99 818 46 6. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "services de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de communications sur réseaux téléphoniques et/ou informatiques ; services de communications par réseaux Internet et Intranet ; transmissions et échanges de données, d'informations, de messages, de signaux et d'images codées assistées par ordinateurs et/ou par appareils et instruments de télécommunication ; messageries électroniques ; enseignement ; enseignement et cours par correspondance ; publication de livres et de textes (autres que textes publicitaires) notamment dans le domaine de la création de marques, de la protection juridique des marques et des dessins et modèles ; conseils en propriété intellectuelle ; informations et conseils dans les domaines de la propriété intellectuelle ; services de contentieux notamment en matière de propriété intellectuelle et propriété industrielle ; gérance de droits d'auteurs ; exploitation de brevets ; concession de licences de propriété intellectuelle ; rédaction de contrats se rapportant à la propriété intellectuelle et à la propriété industrielle ; services d'enquêtes d'usage de marques ; recherches judiciaires ; élaboration (conception) et mise à jour de logiciels, notamment de logiciels de gestion de marques et de dessins et modèles" (classes 38, 41 et 42). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 3 décembre 2004, à la déposante, sous le numéro 04-3442. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 26 janvier 2005, Madame Marie-Christine DE P a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société NOMEN INTERNATIONAL, le 28 janvier 2005. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, l'Institut a informé les parties que son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque. L'Institut a notifié aux parties, le 29 mars 2005, par télécopie confirmée par courrier, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification les invitaient, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 2 mai 2005, fin de la procédure écrite. Le 2 mai 2005, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises à la déposante le jour même, par télécopie confirmée par courrier. Il leur était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 9 mai 2005, ce dont la société opposante a également été informée. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société NOMEN INTERNATIONAL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les services de "télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de messagerie électronique ; publication de livres ; conception de logiciels ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle" qui figurent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en présence. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les services de "publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition" et les services de "publication de livres", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ; - les services d'"éducation ; formation ; informations en matière d'éducation" et les services d'"enseignement ; enseignement et cours par correspondance", par leur objet ; - les services d'"information en matière de télécommunication" et les "services de télécommunication", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ; - les services de "conception et développement d'ordinateurs ; développement de logiciels" et les services d'"élaboration (conception) et mise à jour de logiciels" ; - les services de "fourniture d'accès à un réseau informatique mondial" et les services de " communication sur réseaux informatiques ; communications par réseaux Internet et Intranet". Sont respectivement similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les "services juridiques" et les services de "conseils en propriété intellectuelle ; informations et conseils dans les domaines de la propriété intellectuelle ; services de contentieux notamment en matière de propriété intellectuelle et propriété industrielle ; gérance de droits d'auteurs ; exploitation de brevets ; concession de licences de propriété intellectuelle ; rédaction de contrats se rapportant à la propriété intellectuelle et à la propriété industrielle ; services d'enquêtes d'usage de marques", par leur nature ; - les services de "communications par réseau de fibres optiques" et les "services de communications sur réseaux téléphoniques et/ou informatiques ; services de communications par réseaux Internet et Intranet ; transmissions et échanges de données, d'informations, de messages, de signaux et d'images codées assistées par ordinateurs et/ou par appareils et instruments de télécommunication", par leurs nature, fonction et lien de complémentarité. Sont similaires, par complémentarité, les "produits de l'imprimerie ; livre ; journaux ; prospectus ; brochures" de la demande d'enregistrement et les "publications de livres et de textes" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Madame Marie-Christine DE P conteste la comparaison des signes ainsi que celle des produits, concernant les "produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures".

III.- DECISION

CONSIDERANT quant à la comparaison des produits et services, que le projet de décision a reconnu l'identité et la similarité des "produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; brochures ; télécommunications ; information en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle" de la demande d'enregistrement avec les services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LEGIMAGE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LEGI-MARK présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'un terme unique alors que la marque antérieure comporte deux termes séparés par un trait d'union ; qu'ils ont en commun un même nombre de lettres, à savoir huit dont les six premières forment les séquences LEGI et MA, ainsi qu'un même rythme ; Que toutefois, ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente, tant dans leur aspect que dans leur prononciation ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, contrairement à ce que soutient la société opposante, les éléments verbaux en cause se différencient par leur structure (une seule dénomination pour le signe contesté, deux éléments séparés par un trait d'union pour la marque antérieure) et leur désinence (sonorité douce [aje] dans le signe contesté, sonorité abrupte [ark] dans la marque antérieure), tout autant perceptible et remarquable que leur séquence d'attaque ; Qu'en particulier, la dénomination LEGIMAGE se caractérise par la répétition de la lettre G qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ; Qu'en outre, la présentation en deux mots de la marque antérieure, due à la présence d'un tiret, si elle est sans incidence sonore, n'en demeure pas moins perceptible visuellement, conduisant à structurer cette marque en deux parties séparées, à savoir LEGI et MARK ; Qu'intellectuellement, la marque antérieure, en ce qu'elle comporte le terme anglais MARK, évoquera au public la notion de "marque" alors que le signe contesté ne présente pas cette évocation. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Que toutefois, si les produits et services en présence sont pour partie identiques ou similaires, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes, tant leurs différences sont importantes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LEGIMAGE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure LEGI-MARK, le consommateur des produits et services concernés ne pouvant confondre ces deux signes ; Qu'ainsi, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en présence, il n'existe pas globalement de risque de confusion entre les marques en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté LEGIMAGE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LEGI-MARK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 04-3442 est rejetée. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe