INPI, 2 juillet 2009, 08-3738

OPP 08-3738 / JG 28 mai 2009 Projet devenu définitif le 2 juillet 2009 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FREMANTLEMEDIA FRANCE SAS a déposé le 18 juillet 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 589 173 portant sur la dén omination BIGDIL. Cette dénomination est destinée à distinguer notamment les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». Le 22 octobre 2008, Monsieur KLAUS S a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale BIG DEAL, déposée le 18 septembre 2002 et enregistrée sous le n°002 858 892. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». L'opposition a été notifiée le 27 octobre 2008 à la société déposante. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. A la reprise de la procédure, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Monsieur KLAUS S fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement. Elle conteste également la comparaison des produits, ainsi que celle des signes

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements, chaussures, chapellerie en relation avec un jeu de télévision » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les « Vêtements, chaussures, chapellerie en relation avec un jeu de télévision » de la demande d'enregistrement et les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure appartiennent tous aux catégories générales des « Vêtements, chaussures, chapellerie » et ce quelque soit leurs conditions d'exploitation ; qu'ainsi, ces produits apparaissent identiques ou à tout le moins similaires. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination BIGDIL ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BIG DEAL. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les termes BIGDIL et BIG DEAL apparaissent distinctifs au regard des produits en présence ; CONSIDERANT que visuellement, les termes BIGDIL et BIG DEAL des signes en cause sont de longueur proche et ont en commun cinq lettres identiques présentées dans le même ordre formant la séquence BIG/D/L ; Que surtout, phonétiquement, ces termes ont une prononciation identique ; Qu'ainsi, lorsque les deux signes seront entendus par le consommateur, ils seront nécessairement confondus par lui ; Qu'enfin intellectuellement, les deux signes prononcés [biguedile] sont susceptibles d'évoquer la version anglaise de l'expression « grosse affaire » ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, notamment phonétique ; CONSIDERANT que la dénomination contestée BIGDIL constitue donc l'imitation de la marque antérieure BIG DEAL. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, la dénomination contestée BIGDIL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale communautaire BIG DEAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 08-3738 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produis suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie en relation avec un jeu de télévision ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 08 3 589 173 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe