INPI, 9 novembre 2016, 2016-1413

OPP 16-1413/ JLJ Devenu définitif le 31/08/2016 Le 28/07/2016 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n°2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MEDIAPOST (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 5 janvier 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 237 994, portant sur la dénomination PROMOFOLIO Ce signe est notamment destiné à distinguer les produits et services suivants : « Imprimés ; imprimés publicitaires ; sacs, sachets, pochettes pour l'emballage en papier ; Publicité ; services publicitaires et promotionnels en ligne sur un réseau informatique ; diffusion et publication de textes publicitaires et promotionnels ; diffusion et publication de textes publicitaires et promotionnels par email et par courrier ; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de publicité à savoir conseil en matière d'opérations de communication ayant vocation à pénétrer dans les foyers ; services de publicité à savoir conception et supervision de la création de produits publicitaires et promotionnels ; saisie, classement et archivage de données, de documents et de plans ; gestion électronique de données et de documents, à savoir gestion administrative de base de données ; mise à jour de bases de données ; Abonnement à un service de serveur à distance pour la gestion, le traitement et le stockage de données informatiques ; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou à un centre de fournisseur d'accès à des serveurs de gestion de bases de données ou de transmission de données, sons, images, images animées ; abonnements à un serveur de bases de données ; abonnements à des bases de données informatiques ; services de mise à jour de bases de données (saisie) ; services d'information en matière de mise à jour de bases de données ; services d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; recueil de données dans un fichier central ; systémisation de donnés dans un fichier central. Distribution de courrier et de matériel publicitaires ; informations en matière d'entreposage, de transport, de distribution de courrier et de matériel ». Le 29 mars 2016, la société EDITIONS GALLIMARD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FOLIO, déposée le 16 septembre 2010 et enregistrée sous le n°3766911. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants: « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) , produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie, imprimés, livres, papier d'emballage ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, pellicules en matière plastique pour l'emballage, affiches; télécommunications ; services de communications électroniques, et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, ; transmission et diffusion d'images, de sons, de données, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; ; services de communication interactive ; services de transmission d'informations contenues dans des bases de données ; services de transmission de textes, par téléchargement à partir d'une base de données informatique. Téléchargement (transmission) de données ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 avril 2016, sous le n°16-1413 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a notamment invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 13 juin 2016, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle fait également valoir le fait que « …la marque antérieure bénéficie d'un caractère distinctif renforcé compte-tenu de son importante notoriété et renommée qui sera de nature à accentuer le risque de confusion entre les signes », la société opposante communiquant un certain nombre de documents en vue de prouver la connaissance de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste une partie de la comparaison des produits et services ainsi que la comparaison des signes.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Imprimés ; imprimés publicitaires ; sacs, sachets, pochettes pour l'emballage en papier ; Publicité ; services publicitaires et promotionnels en ligne sur un réseau informatique ; diffusion et publication de textes publicitaires et promotionnels ; diffusion et publication de textes publicitaires et promotionnels par email et par courrier ; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de publicité à savoir conseil en matière d'opérations de communication ayant vocation à pénétrer dans les foyers ; services de publicité à savoir conception et supervision de la création de produits publicitaires et promotionnels ; saisie, classement et archivage de données, de documents et de plans ; gestion électronique de données et de documents, à savoir gestion administrative de base de données ; mise à jour de bases de données ; Abonnement à un service de serveur à distance pour la gestion, le traitement et le stockage de données informatiques ; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou à un centre de fournisseur d'accès à des serveurs de gestion de bases de données ou de transmission de données, sons, images, images animées ; abonnements à un serveur de bases de données ; abonnements à des bases de données informatiques ; services de mise à jour de bases de données (saisie) ; services d'information en matière de mise à jour de bases de données ; services d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; recueil de données dans un fichier central ; systémisation de données dans un fichier central. Distribution de courrier et de matériel publicitaires ; informations en matière d'entreposage, de transport, de distribution de courrier et de matériel ». Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) , produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie, imprimés, livres, papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, pellicules en matière plastique pour l'emballage, affiches; télécommunications ; services de communications électroniques, et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, ; transmission et diffusion d'images, de sons, de données, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; ; services de communication interactive ; services de transmission d'informations contenues dans des bases de données ; services de transmission de textes, par téléchargement à partir d'une base de données informatique. Téléchargement (transmission) de données ». CONSIDERANT que les « Imprimés ; sacs, sachets » demande d'enregistrement apparaissent identiques à certains produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « pochettes pour l'emballage en papier » de la demande d'enregistrement, présentent manifestement, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « papier d'emballage, feuilles d'emballage en papier » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « saisie, classement et archivage de données, de documents et de plans ; gestion électronique de données et de documents, à savoir gestion administrative de base de données ; mise à jour de bases de données ; Abonnement à un service de serveur à distance pour la gestion, le traitement et le stockage de données informatiques ; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou à un centre de fournisseur d'accès à des serveurs de gestion de bases de données ou de transmission de données, sons, images, images animées ; abonnements à un serveur de bases de données ; abonnements à des bases de données informatiques ; services de mise à jour de bases de données (saisie) ; services d'information en matière de mise à jour de bases de données ; services d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; recueil de données dans un fichier central ; systémisation de données dans un fichier central » de la demande d'enregistrement, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « services de transmission d'informations contenues dans des bases de données ; services de transmission de textes par téléchargement à partir d'une base de données informatique. Téléchargement (transmission) de données » de la marque antérieure ; Qu'en effet, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la réalisation des premiers implique nécessairement le recours aux seconds, lesquels, spécifiquement destinés à la transmission d'informations informatiques issues de base de données ou de fichiers informatiques, ont précisément pour objet de permettre les premiers ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'à cet égard ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure ne seraient pas similaires en ce que les premiers ne constituent pas « …une catégorie générale à laquelle appartiennent les… » seconds ou consistant à invoquer le fait que les services comparés « …ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destinations » dès lors que leur similarité dans le cas d'espèce réside dans leur complémentarité, tel que précédemment démontré. CONSIDERANT en revanche que les services de « Publicité ; services publicitaires et promotionnels en ligne sur un réseau informatique ; diffusion et publication de textes publicitaires et promotionnels ; diffusion et publication de textes publicitaires et promotionnels par email et par courrier ; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de publicité à savoir conseil en matière d'opérations de communication ayant vocation à pénétrer dans les foyers ; services de publicité à savoir conception et supervision de la création de produits publicitaires et promotionnels » de la demande d'enregistrement de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) , produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie, imprimés, livres, affiches » de la marque antérieure dès lors que les seconds ne sont pas exclusivement utilisés pour la réalisation des premiers, lesquels sont également susceptibles d'avoir recours à d'autres supports ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services de « Publicité ; services publicitaires et promotionnels en ligne sur un réseau informatique ; diffusion et publication de textes publicitaires et promotionnels ; diffusion et publication de textes publicitaires et promotionnels par email et par courrier ; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de publicité à savoir conseil en matière d'opérations de communication ayant vocation à pénétrer dans les foyers ; services de publicité à savoir conception et supervision de la création de produits publicitaires et promotionnels » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « télécommunications ; services de communications électroniques, et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, ; transmission et diffusion d'images, de sons, de données, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; services de communication interactive » de la marque antérieure ; Qu'en effet, la prestation des seconds n'a pas pour objet principal la fourniture des premiers, mais peut avoir de multiples autres applications ; Qu'en outre, le fait que les services de la demande d'enregistrement puissent faire appel aux services de la marque antérieure pour être rendus ne saurait suffire à la déclarer similaires ; Qu'en effet, en décider ainsi reviendrait à déclarer similaires aux services de la marque antérieure une infinité de services de natures très différentes susceptibles d'être rendus par le biais d'Internet, compte tenu de la généralisation de l'utilisation d'Internet dans tous les secteurs de la vie économique ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'enfin sont sans incidence les décisions de l'Institut et du TGI de Paris invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des produits et services, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT que les services de « Distribution de courrier et de matériel publicitaires ; informations en matière d'entreposage, de transport, de distribution de courrier et de matériel » de la demande d'enregistrement, ne sont pas unis par un lien nécessaire et exclusif avec les « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) , produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie, imprimés, livres, affiches » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, utilisés à de très nombreuses fins (livres, brochures, pancartes…) ne sont pas nécessairement et exclusivement destinés à la réalisation des premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin qu'en n'établissant aucun lien entre les « imprimés publicitaires » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure invoquée comme le souligne la société déposante, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont en partie identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PROMOFOLIO, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination FOLIO, présentée ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ; Que la société opposante fournit, dans l'acte d'opposition, des documents établissant une certaine connaissance de la marque antérieure dans le domaine de l'imprimerie ; Qu'il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré pour apprécier plus largement le risque de confusion ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante consistant à contester la prise en compte de la renommée de la marque antérieure dans le cadre de la présente procédure en ce que « …la renommée revendiquée de la marque antérieure n'est attachée qu'au domaine de l'imprimerie et de la collection de livres - et non aux services de la classe 38 … » dès lors que la société opposante a bien démontré la connaissance de la marque antérieure pour les « produits de l'imprimerie » de la marque antérieure auxquels certains des produits de la demande d'enregistrement ont été reconnus identiques ; Qu'à cet égard, il n'est pas nécessaire que la connaissance de la marque antérieure soit établie pour tous les produits et services objets de l'opposition pour qu'elle soit prise en compte dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d'une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun la séquence FOLIO, placée en finale du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles; Qu'ils différent par la présence du terme PROMO dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Que si le terme FOLIO est susceptible d'être perçu « …comme faisant référence au feuillet d'un livre… », il n'en demeure pas moins qu'il ne constitue pas en tant que tel la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause, ni n'en indique une caractéristique ; Qu'il apparaît, dès lors, comme distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, la connaissance de la marque antérieure FOLIO pour désigner des produits d'imprimerie en renforce le caractère distinctif au regard de certains des produits relevant de ce domaine ; Qu'au sein du signe contesté, la séquence FOLIO présente un caractère dominant en raison de sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif du terme PROMO qui lui est accolé, qui, ainsi que le reconnait la société déposante, constitue le diminutif de « promotion », terme couramment utilisé dans le commerce pour indiquer des produits et services proposés faisant l'objet de publicité ; Que le terme PROMO du signe contesté apparaît donc peu distinctif au regard des produits et services en présence en ce qu'il est susceptible d'en indiquer une caractéristique (produits et services faisant l'objet d'une promotion ou ayant pour objet la promotion) et ne saurait, dès lors, revêtir un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement aux assertions de la société opposante, et ce, malgré sa position d'attaque ; Qu'en particulier, le signe contesté PROMOFOLIO ne sera pas perçu comme un tout indivisible ayant une signification propre, le consommateur isolera aisément le terme PROMO et le terme FOLIO en raison du caractère faiblement distinctif du premier; Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques invoquées par la société déposant tenant à la présence de la séquence PROMO dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter le risque d'association entre les signes en présence, et ce, malgré sa position d'attaque, dès lors que cette séquence n'apparaît pas susceptible de retenir l'attention du consommateur en raison de son caractère faiblement distinctif, tel que précédemment démontré ; Qu'enfin intellectuellement, le fait que le signe contesté, en raison de la présence du terme PROMO, renvoie au terme promotion « …désignant des techniques de stimulation des ventes… », évocation absente de la marque antérieure, ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion dès lors que le terme PROMO n'apparaît pas susceptible de retenir l'attention du consommateur, tel que précédemment relevé ; Qu'en particulier, en raison de la signification du terme PROMO, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits et services donnant lieu à une promotion ou ayant pour objet la promotion; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté PROMOFOLIO constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée FOLIO. Que ce risque de confusion est accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits de l'imprimerie. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce ; qu'en effet, les marques en présence se caractérisaient toutes par la présence d'une séquence commune à laquelle était associée dans le signe contesté un autre élément ayant le même degré de distinctivité au regard des produits et services en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de la séquence verbale PROMO, tel que précédemment relevé. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PROMOFOLIO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbal FOLIO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits est services suivants : « Imprimés ; sacs, sachets, pochettes pour l'emballage en papier ; saisie, classement et archivage de données, de documents et de plans ; gestion électronique de données et de documents, à savoir gestion administrative de base de données ; mise à jour de bases de données ; Abonnement à un service de serveur à distance pour la gestion, le traitement et le stockage de données informatiques ; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou à un centre de fournisseur d'accès à des serveurs de gestion de bases de données ou de transmission de données, sons, images, images animées ; abonnements à un serveur de bases de données ; abonnements à des bases de données informatiques ; services de mise à jour de bases de données (saisie) ; services d'information en matière de mise à jour de bases de données ; services d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; recueil de données dans un fichier central ; systémisation de données dans un fichier central ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle