INPI, 19 septembre 2017, 2017-1146

OPP 17-1146/CEF 19/09/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FRENCH TOUCH EVENTS (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 325 245 portant sur le signe verbal PITCH IN THE SKIES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : " Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique". Le 20 mars 2017, la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PITCH, déposée le 12 mars 2013 et enregistrée sous le n° 13 3 989 441. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement), services de billetterie ; location de décors de spectacles ; location de stades ; location de terrains de sport ; organisation de loteries". L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 17-1146. Cette notification lui impartissait jusqu'au 20 juin 2017 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 20 juin 2017, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 17 juillet 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement inscrit au registre. Le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a présenté des observations afin de contester le bien-fondé du projet de décision, auxquelles la société opposante a répondu. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante fait valoir, à l'appui de son argumentation, l'interdépendance des facteurs devant être pris en considération dans l'appréciation du risque de confusion, à savoir la proximité des services en cause et la « notoriété exceptionnelle » de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la déposante et demande la confirmation du projet. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE La société FRENCH TOUCH EVENTS conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. L'ensemble des services susvisés est limité au domaine des technologies, des start-up et des montages financiers" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les services suivants : " Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement), services de billetterie ; location de décors de spectacles ; location de stades ; location de terrains de sport ; organisation de loteries". CONSIDERANT, à titre liminaire, que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tenant aux activités des parties en présence (organisation « de grands évènements commerciaux très médiatisés … » pour la société déposante, « secteur de la viennoiserie » pour la société opposante, qui « propose des produits alimentaires destinés à la grande consommation tel que des brioches, des pains au chocolat … ») ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions effectives d'exploitation. CONSIDERANT que force est de constater que les services d'« éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles. L'ensemble des services susvisés est limité au domaine des technologies, des start-up et des montages financiers » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la limitation, suite au projet de décision, des services objets de l'opposition au "domaine des technologies, des start-up et des montages financiers", ne saurait suffire à écarter tout lien avec les services invoqués de la marque antérieure, cette limitation ne les faisant pas échapper à la catégorie générale des services d'« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement), services de billetterie ; location de décors de spectacles » de la marque antérieure ; quel qu'en soit l'objet ou le domaine spécifique ; Que ces services d'éducation et de divertissement, certes limités au "domaine des technologies, des start-up et des montages financiers" pour la demande d'enregistrement, sont destinés à un public de professionnels mais également à des particuliers ; qu'il en va de même des services précités de la marque antérieure tel que le reconnaît elle-même la société déposante dans ses observations faisant suite au projet de décision ; Que ces services sont donc identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. CONSIDERANT que les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. L'ensemble des services susvisés est limité au domaine des technologies, des start-up et des montages financiers » de la demande d'enregistrement contestée, relèvent de la catégorie générale formée par les services de « divertissement » de la marque antérieure invoquée et tendent ainsi vers la même finalité, à savoir distraire le public ; Que ces services sont donc identiques, contrairement aux assertions de la société déposante. CONSIDERANT que le service de « mise à disposition d'installations de loisirs. L'ensemble des services susvisés est limité au domaine des technologies, des start-up et des montages financiers » de la demande d'enregistrement contestée partage les mêmes objets et finalités que le service de « divertissement » de la marque antérieure invoquée, à savoir distraire le public ; Que ces services sont donc similaires, contrairement aux assertions de la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les services de « prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie. L'ensemble des services susvisés est limité au domaine des technologies, des start-up et des montages financiers » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent respectivement des services de mise à disposition pour un temps déterminé et moyennant paiement d'ouvrages et de supports et matériels audiovisuels, des prestations relatives au montage de vidéo et à la prise, au développement et au tirage de clichés, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'« éducation ; formation ; divertissement » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers n'ont pas directement vocation d'instruire ou de distraire le public ; Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (bibliothèques, producteurs, loueurs, monteurs et photographes pour les premiers, sociétés de divertissements, corps enseignant et sociétés de formation pour les seconds) ; Qu'en outre, les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec ceux précités de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne nécessitent pas le recours aux premiers pour être rendus ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal PITCH IN THE SKIES ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PITCH. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, tandis que la marque antérieure comporte une dénomination unique ; Que les signes en cause ont en commun la dénomination PITCH, constitutive de la marque antérieure et placé en attaque du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l'expression IN THE SKIES, cette circonstance n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques en cause ; Qu'en effet, l'expression anglo-saxonne IN THE SKIES, comprise en France comme signifiant "dans les cieux" se rapporte directement au terme PITCH, le mettant ainsi en exergue, et est susceptible de faire référence à une caractéristique des services en cause, à savoir le lieu de fourniture des services rendus, comme l'indique elle-même la société déposante en précisant qu'elle "organise des sessions de présentations de start-ups dénommées "PITCH IN THE PLANE" qui se déroulent dans des avions" et que "le terme IN THE SKIES contribue à évoquer cette notion de projet entrepreneurial dans le ciel / dans un avion » ; Que dès lors, l'expression "in the skies" vient seulement préciser l'élément PITCH et évoquer la localisation des services en cause et ne retiendra pas l'attention du consommateur ; Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes relevées par la société déposante et tenant à la présence des termes IN THE SKIES ne sont pas de nature à écarter tout risque d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Que ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion l'argument de la société déposante selon lequel il existe d'autres marques enregistrées composées du termes PITCH ; Qu'à cet égard, la fourniture de seulement quatre marques enregistrées en classe 41 ou l'existence d'une « Ecole du Pitch » ne saurait être de nature à apporter la preuve de la banalité de ce terme à titre de marque ; Que l'argument de la société déposante suite au projet de décision selon lequel il existerait 133 marques en vigueur en France comportant le terme PITCH, ne saurait davantage être retenu ; qu'en effet, la fourniture d'une liste de seulement quatre marques (dont deux seulement sont enregistrées et dont l'une est détenue par la société opposante) ne suffit pas en soi à établir la banalité ou le caractère usuel de ce terme à titre de marque au regard des services en cause ; Qu'enfin, intellectuellement, rien ne permet à la société déposante d'affirmer que le terme PITCH sera perçu différemment dans chacun des deux signes, dès lors que « le terme PITCH est un terme très largement utilisé dans trois domaines : le milieu du marketing, le milieu du cinéma et de la télévision ainsi que le milieu du numérique » et « … fait l'objet de définitions dans plusieurs références officielles … » ; qu'en effet, si le terme PITCH est susceptible d'être perçu dans l'une de ces acceptions dans le signe contesté, il peut l'être tout autant dans la marque antérieure invoquée ; Que la société déposante fait valoir, suite au projet de décision, que la perception du public des signes en cause sera nécessairement différente car en l'espèce il faut tenir compte de "l'existence de deux publics parfaitement distincts, voire même opposés : d'une part un public professionnel, de l'autre, un public général (voire même un jeune public général)" dès lors que les "produits [de la marque antérieure] sont destinés à la fois au grand public, plutôt jeune, mais les professionnels peuvent y avoir accès tandis que les services du signe contesté sont uniquement réservés à un public de professionnels dans le domaine des start-ups et des nouvelles technologies" ; Que toutefois, cet argument ne saurait être retenu dès lors que les services d'éducation, de formation et de divertissement de la marque antérieure, tout comme les services d'éducation, de formation et de divertissement limités au "domaine des technologies, des start-up et des montages financiers" du signe contesté, peuvent s'adresser tant à des professionnels qu'à des particuliers ; Qu'il résulte ainsi tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre les deux signes, le signe contesté pouvant être perçu par le consommateur comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée pour une gamme de services rendus dans un cadre aérien. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PITCH IN THE SKIES constitue l'imitation de la marque antérieure PITCH. CONSIDERANT que sont extérieurs à la procédure les arguments de la société déposante tenant aux circonstances d'exploitation des marques en présence, dès lors que le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des activités de leurs titulaires ; Qu'en outre, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante tenant à l'existence d'une marque enregistrée PITCH IN THE PLANE dont elle est titulaire, « en l'absence de toute opposition de la part de la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX », dès lors que le titulaire d'une marque est seul juge de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. CONSIDERANT enfin, qu'est inopérant l'argument de la société déposante tiré de l'absence de notoriété de la marque antérieure invoquée, cette dernière n'étant « … aucunement établie de manière officielle … », dès lors qu'une telle circonstance n'est pas nécessaire à la démonstration d'un risque de confusion. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté PITCH IN THE SKIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure PITCH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. L'ensemble des services susvisés est limité au domaine des technologies, des start-up et des montages financiers ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Cécile FONTAINE, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle