INPI, 3 juin 2010, 09-4422

03/06/2010 OPP 09-4422 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société WIN (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 678 395 portant sur le sig ne verbal Ô SÀN SUSHI. Le 24 décembre 2009, la société EVASION CULINAIRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale O'SUSHI, déposée le 29 mai 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 578 832. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, la société opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes en présence est accentué par la très grande similarité des produits et services. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 janvier 2010. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées o le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Mise à disposition de terrains de camping » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, beurre, conserves de poisson, conserves de viande, crustacés non vivants, salaisons, mets et plats préparés à base de viande. Riz, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, préparations et mets à mets à base de pâtes, biscuiterie, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, bonbons, cacao, café, chicorée (succédané du café), chocolat, mets à base de farine, glace à rafraîchir, glaces alimentaires, sirop de mélasse, miel,, sagou, sucre, tapioca, thé, mets et plats préparés à base de pâtes alimentaires. Services de restauration (alimentation), services de bars,, services hôteliers, services de traiteurs ». CONSIDERANT que les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées o le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Mise à disposition de terrains de camping » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, qu'en n'établissant aucun lien entre le service de « Réservation de logements temporaires » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal Ô SÀN SUSHI, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal O'SUSHI, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes en présence qu'ils ont en commun la lettre O en attaque et le terme SUSHI en position finale ; Que toutefois, la présence du terme SAN dans le signe contesté engendre des différences manifestes de structure et de physionomie, ainsi que de rythme de prononciation et de sonorités entre les deux signes ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, le terme SUSHI apparaît peu ou pas distinctif au regard des produits et services en présence, dont il constitue la désignation nécessaire, indique la destination ou évoque le domaine d'application à savoir la cuisine japonaise ; Qu'en outre, dans le signe contesté, la lettre d'attaque Ô se trouve suivie du terme SÀN, parfaitement distinctif et trois fois plus long visuellement, de sorte que ce dernier demeure tout à fait perceptible, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'il en résulte que les éléments Ô et SUSHI ne retiendront pas à eux seuls l'attention du consommateur dans le signe contesté et n'en constituent pas les éléments dominants, en dépit de leurs positions d'attaque et finale. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel le risque de confusion entre les signes en présence serait renforcé par l'identité et la similarité des produits et services, dès lors que les différences précitées entre les signes en cause excluent tout risque de confusion entre ceux-ci. CONSIDERANT que le signe contesté Ô SÀN SUSHI ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure O'SUSHI dont il n'est pas susceptible d'être perçu comme une déclinaison, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits et services en présence ; Qu'ainsi, le signe verbal Ô SÀN SUSHI peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale O'SUSHI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 09-4422 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle S Juriste