Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2013, 2012/03027

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Avril 2013 3èmc chambre 4ème section N°RG: 12/03027 DEMANDERESSES Société BRAND MEDIA LTD Suite B29 Harlcy Street WlG9Qr LONDON GRANDE BRETAGNE Société AMERICAN OVERSTOCKS, [...] 93300 AUBERVILLIERS représentées par Me Abel SABEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1925 DÉFENDERESSE Société NATEV [...] de Nazareth 75003 PARIS représentée par Me Jean-Christophe GUERRTNI de la SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier DÉBATS A l'audience du 01 Mars 2013 tenue publiquement JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : La société de droit anglais BRAND MEDIA LTD est titulaire depuis le 27 avril 2011 des droits sur la marque française "US MARSHALL", marque enregistrée auprès de l'INPI le 15 janvier 2001 pour les classes 16,18 et 25. ' La société AMERICAN OVERSTOCKS déclare disposer d'une licence d'exploitation exclusive de la marque verbale française "US MARSHALL" selon un contrat de licence signé le 6 octobre 2010, et enregistré auprès de l'INPI le 28 décembre 2010. La société NATEV commercialise des produits textiles et de maroquinerie. Par acte du 23 décembre 2011, la société BRAND MEDIA LTD et la société AMERICAN OVERSTOCKS ont assigné la société NATEV devant le tribunal de grande instance de PARIS, en lui reprochant des faits de contrefaçon de marque par imitation, de concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions du 25 octobre 2012, la société BRAND MEDIA LTD et la société AMERICAN OVERSTOCKS demandent au tribunal de : - déclarer les procédures douanières et de saisies contrefaçon régulières, - débouter la société NATEV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -juger que la société NATEV s'est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française verbale US MARSHALL numéro 3076472, -juger que la société NATEV s'est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque française verbale US MARSHALL numéro 3076472, au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, à l'égard de la société BRAND MEDIA LTD, - juger que la société NATEV a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société AMERICAN OVERSTOCKS, - faire interdiction à la société NATEV de reproduire la marque «MARSHALL» sur des produits couverts par l'enregistrement de la marque «US MARSHALL» numéro 3076472, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, - ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la communicationpar la société NATEV de tout document ou information portant sur les quantités de produits fabriqués, commercialisés, livrés, reçues et commandés et portant atteinte à la marque US MARSHALL, - ordonner à la société NATEV ainsi qu'à ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de cesser toute fabrication, exportation, importation et/ou commercialisation de tout produit contrefaisant la marque revendiquée, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, - ordonner la destruction des marchandises litigieuses actuellement sous la garde des sociétés demanderesses aux frais avancés de la société NATEV, - condamner la société NATEV à verser à la société BRAND MEDIA LTD la somme provisionnelle de 150.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, sous réserve des informations comptables qui seront obtenues en cours de procédure, - condamner la société NATEV à verser à la société AMERICAN OVERSTOCKS la somme provisionnelle de 150.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sous réserve des informations comptables à venir, - ordonner la publication du jugement à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner la société NATEV à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société NATEV aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'au remboursement des frais de saisies contrefaçon, de constats d'huissier et qu'aux frais de stockage, dont distraction au profit de maître CHAMPAGNER K. Elles indiquent qu'à la suite d'une retenue douanière qui leur a été notifiée le 19 octobre 2011 sur des vêtements provenant de Turquie portant le signe "UNITED MARSHALL COLLEGE" destinés à la société NATEV, elles ont obtenu le 26 octobre 2011 deux ordonnances les autorisant à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, lesquelles ont été pratiquées le 24 novembre 2011 au sein des douanes et ont porté sur 4480 produits. Elles soutiennent que la procédure douanière est régulière au vu de l'article L716-8, dans la mesure où la mise en retenue douanière est intervenue le 19 octobre 2011, l'autorisation de procéder à la saisie contrefaçon a été donnée par décision du 26 octobre 2011 et notifiée le même jour au service des douanes, soit dans le délai de 10 jours prévu par l'article précité. Elles ajoutent que la contrefaçon de marque est établie, au vu de l'identité des produits -des vêtements -, de la similarité des signes et du risque de confusion existant entre les signes "US MARSHALL" et "UNTTED MARSHALL COLLEGE". Elles précisent que la demande présentée sur le fondement de la concurrence déloyale à l'égard de la société AMERICAN OVERSTOCKS se fonde sur l'activité concurrentielle de la société NATEV, sur l'existence d'un risque de confusion entre les produits, au vu de la reproduction de la marque et des mêmes éléments décoratifs. Elles détaillent les préjudices subis par la société BRAND MEDIA LTD, au vu de l'atteinte à la valeur patrimoniale des marques et au volume de la masse contrefaisante, et par la société AMERICAN OVERSTOCKS, au vu notamment de la volonté de la défenderesse de créer une confusion entre ses produits et ceux commercialisés par la société AMERICAN OVERSTOCKS. Par conclusions du 10 décembre 2012, la société NATEV demande au tribunal de : - prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon du 24 novembre 2011, - écarter des débats les pièces adverses n° 15,16 et 17, - débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel : -juger que la procédure initiée par les sociétés demanderesses revêt un caractère abusif, - condamner in solidum les sociétés demanderesses à lui verser une indemnité de 100.000 euros, pour procédure abusive, - condamner in solidum les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum les sociétés demanderesses aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître G.

Elle soutient que

la procédure douanière est irrégulière en ce que selon l'article L716-8, après signification de la retenue douanière le 19 octobre 2011 à la société BRAND MEDIA, celle-ci avait 10 jours pour prendre des mesures conservatoires ou saisir la juridiction, et que si l'autorisation de pratiquer la saisie contrefaçon a été donnée le 26 octobre 2011, la saisie n'est intervenue que le 24 novembre 2011, soit au-delà du délai de 10 jours. Elle avance que l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon ne serait pas une mesure conservatoire, au sens de l'article L716-8, mais une mesure probatoire, et que les demanderesses n'ont pris aucune mesure dans le délai de 10 jours suivant la notification de la retenue douanière. Elle en déduit que la main-levée de la retenue douanière s'imposait à compter du 30 octobre 2011 et que la saisie contrefaçon du 24 novembre 2011 est nulle, les marchandises étant alors irrégulièrement retenues par les douanes, et qu'en conclusion les demanderesses ne justifient pas de la matérialité des faits qu'elle leur reproche. S'agissant de la contrefaçon, elle fait état d'une décision rendue le 7 juin 2012 dans laquelle il a été estimé que le signe UNITED MARSHALL COLLEGE n'était pas contrefaisant de la marque US MARSHALL. Elle ajoute que la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes fait apparaître les différences entre eux et révèle l'absence de risque de confusion, comme l'aurait consacré l'INPI qui aurait rejeté une opposition présentée par le titulaire de la marque US MARSHALL à l'enregistrement du signe verbal UNITED MARSHALL COLLEGE. Elle conteste tout acte préjudiciable à la société AMERICAN OVERSTOCKS, qui ne justifierait pas d'actes distincts des faits de contrefaçon ni de la création d'aucun modèle, ainsi que ses autres demandes. MOTIVATION Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon L'article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle indique que "En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé. Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur. Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes. La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas : -sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées; -sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article Ier du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne." En l'occurrence, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que le 19 octobre 2011, le bureau des douanes de CHAUMONT a notifié aux sociétés BRAND MEDIA LTD et AMERICAN OVERSTOCKS que des marchandises présumées contrefaire leur marque faisaient l'objet d'une retenue douanière à compter de cette notification. Ainsi, à compter de cette notification, les demanderesses avaient un délai de dix jours ouvrables pour "justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue". En matière de marque, la saisie-contrefaçon peut être une telle mesure conservatoire à accomplir dans le délai de dix jours imparti par le texte précité pour éviter la levée de plein droit de la retenue en douane. La société BRAND MEDIA LTD a présenté le 26 octobre 2011 devant le président du tribunal de grande instance de PARIS une requête afin, de saisie-contrefaçon. Par ordonnance du 26 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de PARIS a prononcé une ordonnance sur requête, autorisant une mesure de saisie-contrefaçon. Si, par courrier électronique du 26 octobre 2011, l'avocat des demanderesses a indiqué au service des douanes avoir obtenu une ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon, l'envoi de ce courrier sans pièce jointe, et donc sans la copie de l'ordonnance sur requête, ne saurait constituer une justification des mesures conservatoires prévues par le 4ème alinéa de l'article L 716-8, ce d'autant que la mesure conservatoire n'est pas le prononcé d'une ordonnance autorisant une mesure de saisie-contrefaçon, mais la réalisation elle- même de cette saisie-contrefaçon, devant être effectuée dans le délai de dix jours ouvrables. En l'espèce, la saisie-contrefaçon est intervenue le 24 novembre 2011, soit postérieurement à l'écoulement du délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises. Ainsi, les demanderesses n'ont pas justifié auprès de l'administration des douanes des mesures conservatoires, au sens de l'article précité, ni de l'engagement d'une procédure civile ou correctionnelle dans le délai de dix jours ouvrables. Dès lors, la mesure de retenue douanière sur les marchandises querellées devait être levée de plein droit à l'expiration du délai de dix jours ouvrables commencé le 19 octobre 2011. Par conséquent, la saisie-contrefaçon effectuée le 24 novembre 2011 dans les locaux des services des douanes sur des marchandises retenues, alors qu'une main-levée de cette retenue aurait dû intervenir à l'expiration du délai de dix jours ouvrables commençant le 19 octobre 2011, est entachée de nullité. Aussi, les pièces relatives aux opérations de saisie-contrefaçon menées à l'expiration de ce délai de dix jours ouvrables commençant le 19 octobre 2011 seront écartées des débats. Les autres pièces produites par les demanderesses n'établissant pas la matérialité des faits reprochés à la société NATEV, aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ne saurait lui être utilement reproché. Par conséquent, il convient de rejeter l'ensemble des demandes présentées par les demanderesses. Sur la demande de procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre. Sur l'exécution provisoire La nature de la décision ne justifie pas qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens La société BRAND MEDIA LTD et la société AMERICAN OVERSTOCKS succombant au principal, elles seront condamnées au paiement des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au vu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum les sociétés BRAND MEDIA LTD et AMERICAN OVERSTOCKS au paiement de 10 000 euros à la société défenderesse sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 24 novembre 2011, Rejette la demande présentée par les sociétés demanderesse à rencontre de la société NATEV sur des faits de contrefaçon, Rejette l'ensemble des demandes présentées par les demanderesses, Déboute la société NATEV de sa demande en procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de cette décision, Condamne les sociétés BRAND MEDIA LTD et AMERICAN OVERSTOCKS au paiement des dépens, dont distraction au profit de maître G, Condamne in solidum les sociétés BRAND MEDIA LTD et AMERICAN OVERSTOCKS au paiement à la défenderesse de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.