INPI, 2 janvier 2014, 13-2900

OPP 13-2900 /HT 02/01/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NYX est titulaire de l'enregistrement international n° 1 155 413 en date du 19 février 2013, portant sur le signe complexe NYX PROFESSIONAL MAKEUP et désignant la France. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Cosmétiques et produits de maquillage, fards liquides, poudre compacte pour poudriers, poudres libres pour le visage, fard à joues en poudre, fard à joues en crème, crayons pour les sourcils, poudre à sourcils, ombres à paupières, eye-liners liquides, mascaras, crayons pour ombres à paupières, crayons pour le contour des yeux, eye-liners en gel et crème, ombres à paupières en poudre de perles, rouge à lèvres, crayons contour des lèvres, crayons rouge à lèvres géants, poudre teint de soleil pour le corps, lotion teint de soleil pour le corps, crème teint de soleil pour le corps, cils postiches, laques pour les ongles, colle pour les cils postiches. Trousses à cosmétiques, mallettes à cosmétiques, mallettes de transport pour cosmétiques non garnies. Pinceaux de maquillage. Services en ligne de magasins de vente au détail de cosmétiques, produits de maquillage, trousses à cosmétiques, mallettes à cosmétiques, mallettes de transport pour cosmétiques, supports pour pinceaux de maquillage et pinceaux de maquillage ». Le 2 juillet 2013, la société LABORATOIRE NUXE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NUXE, déposée le 24 juin 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 659 865. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Cosmétiques ; produits de maquillage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, vanity cases, trousses toilette, trousses de voyage (maroquinerie) ; pinceaux pour le maquillage ». L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 5 juillet 2013 pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine du titulaire de l'enregistrement international contesté ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire dans le même délai. Le titulaire de l'enregistrement international contesté a, le 17 septembre 2013, présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. Le 5 novembre 2013, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société titulaire de l'enregistrement international contesté et la société opposante ont présenté des observations suite au projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et fait valoir la notoriété de la marque antérieure ainsi que la proximité des produits et services, qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante sollicite le maintien du projet dans son intégralité. B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société titulaire de l'enregistrement international contesté conteste le bien-fondé de l'opposition quant à la comparaison des signes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société titulaire de l'enregistrement international contesté conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Cosmétiques et produits de maquillage, fards liquides, poudre compacte pour poudriers, poudres libres pour le visage, fard à joues en poudre, fard à joues en crème, crayons pour les sourcils, poudre à sourcils, ombres à paupières, eye-liners liquides, mascaras, crayons pour ombres à paupières, crayons pour le contour des yeux, eye-liners en gel et crème, ombres à paupières en poudre de perles, rouge à lèvres, crayons contour des lèvres, crayons rouge à lèvres géants, poudre teint de soleil pour le corps, lotion teint de soleil pour le corps, crème teint de soleil pour le corps, cils postiches, laques pour les ongles, colle pour les cils postiches. Trousses à cosmétiques, mallettes à cosmétiques, mallettes de transport pour cosmétiques non garnies. Pinceaux de maquillage. Services en ligne de magasins de vente au détail de cosmétiques, produits de maquillage, trousses à cosmétiques, mallettes à cosmétiques, mallettes de transport pour cosmétiques, supports pour pinceaux de maquillage et pinceaux de maquillage » ; Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques ; produits de maquillage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, vanity cases, trousses toilette, trousses de voyage (maroquinerie) ; pinceaux pour le maquillage ». CONSIDERANT que les produits et services de l'enregistrement international contesté apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe NYX PROFESSIONAL MAKEUP, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination NUXE, présentée en lettres majuscules droites te noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que la société opposante fournit, à l'appui de l'opposition, des documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits cosmétiques, ce qui confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif au regard des produits relevant de ce domaine, qu'il convient de prendre en compte pour apprécier le risque de confusion ; Qu'à cet égard, il importe peu que, sur ces documents, le terme NUXE soit associé au terme PARIS et à la représentation d'un arbre, dés lors que ces éléments n'altèrent pas le caractère essentiel du terme NUXE. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte trois éléments verbaux et un élément figuratif représentant un cœur et adopte une présentation et une calligraphie particulières ; Que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que visuellement, les éléments NYX du signe contesté et NUXE, constitutif de la marque antérieure, consistent tous deux en un terme court comportant la même attaque N suivie d'une voyelle et de la lettre X, peu fréquente en langue française et donc particulièrement marquante, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que la calligraphie particulière adoptée n'affecte pas la lisibilité de l'élément NYX, dont les lettres restent parfaitement identifiables ; Que phonétiquement, l'élément verbal NYX et la dénomination NUXE se prononcent tous deux en un temps et possèdent des sonorités d'attaque et finales identiques (respectivement [n] et [ks]) et une sonorité centrale proche (les sonorités [i] et [u] étant fermées) ; Que la société titulaire de l'enregistrement international contesté soutient que « la lettre U est prononcée comme une voyelle arrondie, contrairement au Y, ce qui induit un mouvement et une position nettement différenciés des lèvres » ; que toutefois, si cette différence qui concerne la forme des lèvres lors de la prononciation existe effectivement, il n'en demeure pas moins que les sonorités présentent de fortes similitudes ; Que la société titulaire de l'enregistrement international contesté relève également que le signe contesté sera prononcé comme un sigle, compte tenu « … du format très court du signe qui ne sera pas forcément perçu comme un mot … » ; Que toutefois, dès lors qu'une abréviation est susceptible d'être prononcée selon les règles normales de prononciation, le consommateur choisira naturellement cette prononciation, plutôt que d'en détacher les lettres ; Qu'en outre, il n'est pas établi que le signe contesté NYX fasse référence à l'abréviation NYC de la ville de New York City ; qu'en effet, la présence de la lettre finale X permet d'écarter toute référence à l'abréviation NYC ; Qu'enfin, la présence de la lettre finale E dans la marque antérieure, supprimée dans le signe contesté, ne modifie aucunement la prononciation des signes en présence, la voyelle E étant muette ; Qu'intellectuellement, ne saurait être retenu l'argument de la société titulaire de l'enregistrement international contesté tenant à la signification du signe contesté qui désignerait une déesse de la mythologie grecque, ses produits « … utilisant ladite référence … », dès lors qu'il n'est pas établi que le consommateur des produits concernés, qui doit être considéré comme de culture moyenne, perçoive cette évocation ; Qu'en outre, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition porte uniquement sur les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées ; Qu'au surplus, le titulaire de l'enregistrement international contesté ne saurait, sans se contredire, prétendre que le signe contesté fait référence simultanément à la ville de New York City et à une déesse de la mythologie grecque ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux NYX et NUXE consistent en la substitution, au sein du signe contesté, de la voyelle Y à la voyelle finale U et en la présence du E final dans la marque antérieure ; que toutefois ces différences, même sur des dénominations courtes, ne sont pas de nature à distinguer suffisamment ces derniers, caractérisés par une longueur et une physionomie proches, un même rythme et des sonorités semblables, comme précédemment établi ; Qu'à cet égard, la similitude visuelle des deux termes est d'autant plus grande que la calligraphie particulière de la lettre Y (dont la partie supérieure est évasée) la rapproche de la lettre U, renforçant ainsi le risque de confusion ; Que les signes présentent ainsi un élément verbal très proche (NYX/NUXE) ; Qu'ils diffèrent certes par leurs structures, calligraphies et présentations ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser ces différences ; Qu'en effet, les éléments NYX et NUXE sont parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause ; Que l'élément NYX, présenté en caractères gras et de grande taille et adoptant une calligraphie particulière, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, l'élément figuratif qui lui est adjoint, représentant un cœur de petite taille et positionné sur une ligne inférieure, n'en altérant pas le caractère immédiatement perceptible ; Qu'en outre, les termes PROFESSIONAL MAKEUP, présentés en plus petits caractères sur une ligne inférieure et compris du consommateur des produits concernés comme signifiant « maquillage professionnel », apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause dont ils désignent la nature, l'objet et la destination, et n'apparaissent pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que c'est donc bien par l'élément NYX que le consommateur désignera le signe contesté ; Qu'ainsi, les différences précédemment relevées tenant aux représentations des signes en présence selon des styles différents, aux éléments figuratifs (la représentation d'un cœur) et verbaux (PROFESSIONAL MAKEUP) du signe contesté ne sauraient écarter tout risque de confusion, dès lors que les signes en présence restent dominés par des éléments verbaux très proches (NYX/NUXE) ; Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, le consommateur des produits concernés étant fondé à croire que ces signes possèdent la même origine économique ; que ce risque de confusion est d'autant plus avéré que les produits concernés, identiques ou similaires, relèvent de la même industrie des produits et services cosmétiques ; Qu'enfin, le risque de confusion est encore aggravé par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des cosmétiques. CONSIDERANT que la société titulaire de l'enregistrement international contesté invoque « sa propre réputation et connaissance sur le marché » ; que toutefois, les documents qu'elle fournit (copie d'une page du site NYXCOSMETICS.com comportant des messages d'internautes et une liste des marques NYX enregistrées à l'étranger) ne sauraient apporter la preuve d'une large connaissance du signe contesté auprès des consommateurs français. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant à la coexistence des parties en présence « sur le marché depuis de nombreuses années », à l'activité mondiale du titulaire de l'enregistrement international contesté ainsi qu'à la clientèle visée par ses produits (« clientèle jeune, adolescents et jeunes adultes ») ; Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des signes tels que déposés, indépendamment de l'activité de leurs titulaires et de leurs relations économiques, ainsi que de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté NYX PROFESSIONAL MAKEUP constitue l'imitation de la marque antérieure verbale NUXE ; Qu'à cet égard, rien ne permet à la société titulaire de l'enregistrement international contesté d'affirmer que « le consommateur de référence [serait en l'espèce] un consommateur à l'attention élevée », dés lors que les produits en présence sont des produits de consommation courante. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté NYX PROFESSIONAL MAKEUP ne peut donc pas être adopté en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure NUXE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international est refusée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe