INPI, 7 décembre 2017, 2017-2331

OPP 17-2331 / MLE 7/12/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FERRARI BAUCHES (société par actions simplifiée) a déposée, le 14 mars 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 345 617 portant sur le signe complexe DC FERRARI GASTRONOMIE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants :« Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Le 7 juin 2017, la société FERRARI S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne FERRARI LAND, déposée le 14 août 2014 et enregistrée sous le n° 13172325. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; viande conservée ; charcuterie ; crustacés (non vivants) ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles ; fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine ; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Cafétérias; Restaurants libre-service; Cafétérias; fourniture de services de traiteurs pour des complexes de foires et d'expositions ; hébergement temporaire ; location de logement temporaire ; organisation de logement temporaire ; mise à disposition d'installations pour terrains de camping ; pensions pour animaux ; services de garderie d'animaux domestiques ; garderies, centres de soins de jour et pour personnes âgées ; services hôteliers ; service de salles de cocktails ; Epiceries fines [restaurent] ; fourniture d'aliments et de boissons ; distributions d'aliments et de boissons dans des restaurent et des bars ; bars à vins ». L'opposition a été adressée au déposant sous le n°17-2331 et ce dernier a présenté des observations en réponse dans le délai imparti. Le 20 octobre 2017, l'Institut a émis un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. L'opposant a contesté le bien-fondé du projet en ce qui concerne une partie de la comparaison des services et le titulaire de la demande d'enregistrement a contesté le projet en ce qui concerne la comparaison des signes. L'opposant a présenté des observations en réponse à la contestation du projet par le titulaire de la demande d'enregistrement. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société FERRARI S.P.A fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante conteste une partie de la comparaison des produits et services faite par l'Institut. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société FERRARI BAUCHES conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes faite par l'Institut.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; viande conservée ; charcuterie ; crustacés (non vivants) ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles ; fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine ; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Cafétérias; Restaurants libre-service; Cafétérias; fourniture de services de traiteurs pour des complexes de foires et d'expositions ; hébergement temporaire ; location de logement temporaire ; organisation de logement temporaire ; mise à disposition d'installations pour terrains de camping ; pensions pour animaux ; services de garderie d'animaux domestiques ; garderies, centres de soins de jour et pour personnes âgées ; services hôteliers ; service de salles de cocktails ; Epiceries fines [restaurent] ; fourniture d'aliments et de boissons ; distributions d'aliments et de boissons dans des restaurent et des bars ; bars à vins ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d'enregistrement apparaissent à l'évidence identiques et similaires aux « Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles ; Services de restauration (alimentation); Services de bars; hébergement temporaire ; garderies, centres de soins de jour pour personnes âgées ; pensions pour animaux » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante, sans toutefois étayer son argumentation ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait se contenter d'invoquer les différences d'activités des sociétés en présence, le fait que « le caractère identique des produits et services de FERRARI WORLD et FERRARI GASTRONOMIE DC s'avèrent inexistant dans les faits » et que « seule la classe 43 caractérise l'activité de Ferrari World » ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard des seuls libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Que par ailleurs, la similarité entre ces produits et services ne résulte pas de la notoriété de la marque antérieure invoquée par la société opposante, qui est certes susceptible d'aggraver le risque de confusion, mais du lien étroit qui existe entre eux, tel que démontré ci-dessus. Que ne saurait être retenu les arguments de la société déposante selon lequel « aucune structure de la marque FERRARI WORLD ne fournit de service de restauration effectif » ou que la société opposante n'utilise pas effectivement les produits et services liés au dépôt de la marque FERRARI WORLD dès lors qu'elle n'a pas exercé, dans ses premières observations en réponse à l'opposition, la faculté que lui offre l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle d'inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n'était pas encourue ; Qu'en tout état de cause, la marque antérieure sur laquelle est fondée l'opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque, la société opposante n'avait donc pas à produire de pièces à cet égard ; Qu'en outre, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement au regard des seuls libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées ; Que les produits et services précités de la demande contestée apparaissent donc identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante établit un nouveau lien entre les « services de crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement contestée et les « services de garderie » de la marque antérieure ; Que ces services présentent les même nature, objet et destination ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que la demande désigne des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués dans la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe DC FERRARI GASTRONOMIE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FERRARI LAND, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, de lettres et d'éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux ; Que les deux signes ont en commun le terme FERRARI, ce qui leur confère des ressemblances visuelles phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils se distinguent par la présence dans le signe contesté des lettres DC, du terme GASTRONMIE, d'éléments figuratifs et de couleurs et du terme LAND dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ; Qu'en effet, la dénomination FERRARI apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'en outre, ce terme est présenté en caractères de petite taille sur une ligne inférieure ; Que cette dénomination présente en outre un caractère dominant dans le signe contesté, en ce que le terme GASTRONOMIE, qui évoque l'art de la table, apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'en outre, la présentation du signe contesté, et notamment les lettres DC et l'élément figuratif composé d'un cachet de cire rouge, ne sauraient écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que, sans aucune incidence phonétique, ils n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux FERRARI GASTRONOMIE par lesquels la marque sera lue et prononcée ; qu'au contraire, la présentation adoptée met en exergue le terme FERRARI élément de grande taille, en position centrale et contribue ainsi à renforcer son caractère dominant, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Que de même au sein de la marque antérieure, le terme FERRARI, présente un caractère essentiel, de par sa position d'attaque, et dès lors qu'il est suivi du terme anglais LAND, aisément compris du consommateur de référence comme signifiant « terre», étant couramment utilisé pour désigner un lieu consacré à un thème particulier, et se rapportant à l'élément verbal FERRARI, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Que dès lors, ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante présentés suite au projet de décision, tirés des différences entre les signes en cause résultant de ces éléments, dès lors qu'il a été démontré que le risque de confusion entre ces signes résulte de la présence commune de la longue dénomination FERRARI, qui présente un caractère distinctif et immédiatement perceptible dans les deux signes en présence ; Qu'en outre la calligraphie adoptée dans le signe contestée laisse la dénomination FERRARI immédiatement lisible ; Qu'ainsi, il résulte tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en considération de leur élément distinctif et dominant, un risque de confusion dans l'esprit du public ; CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté FERRARI GASTRONOMIE constitue l'imitation de la marque antérieure FERRARI LAND ; Que ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante, présentés suite au projet de décision relatifs à l'existence d'autres marques déposées composées du terme « Ferrari » et en particulier une marque déposée pour des vins ; Qu'en effet, outre que la société déposante ne précise pas si cette marque est antérieure ou postérieure au dépôt de la marque antérieure invoquée, rien ne permet d'affirmer que ces marques coexistent paisiblement ; Qu'en tout état de cause, le titulaire d'une marque antérieure est seul juge de l'opportunité d'engager des poursuites à l'encontre des tiers pour la défense de ses droits de marque, aucun examen de disponibilité n'étant effectué par l'INPI. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné au regard desdits produits et services ; Que le signe complexe contesté DC FERRARI GASTRONOMIE ne peut dès lors pas être adopté comme marque pour les produits et services objets de l'opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale FERRARI LAND.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er: L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Mathilde LE BAIL, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle