INPI, 21 juin 2018, 2018-0216

OPP 2018-0216/HT 17/05/2018 Définitif le 20/06/2018 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Sébastien G a déposé, le 4 novembre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 401 672 portant sur le signe verbal LEGIMA. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ». Le 17 janvier 2018, la société NOMEN INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe de l'Union Européenne portant sur le signe LEGIMARK, déposée le 24 juin 2011 et enregistrée sous le numéro 010075729. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Conseils en propriété intellectuelle ; services d'information, de conseils, d'assistance, de représentation en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation et de la défense de droit dans les domaines de noms de domaine ; services d'arbitrage ; recherches judiciaires ; consultations et études juridiques ». L'opposition a été notifiée au déposant le 23 janvier 2018 sous le numéro 2018-0216. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 7 avril 2018. Le 3 avril 2018, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. Il a en outre procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, inscrit au Registre National des Marques le 19 avril 2018 sous le numéro 722 110. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société NOMEN INTERNATIONAL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante fait valoir que « le risque est d'autant plus élevé que le cabinet Legimark exerce son activité depuis presque 30 ans ». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Monsieur Sébastien G conteste le bien-fondé de l'opposition.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée effectué par son titulaire , le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Services juridiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Conseils en propriété intellectuelle ; services d'information, de conseils, d'assistance, de représentation en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation et de la défense de droit dans les domaines de noms de domaine ; services d'arbitrage ; recherches judiciaires ; consultations et études juridiques ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant tenant aux « différences objectives d'activité entre la société NOMEN INTERNATIONAL et [son] activité d'avocat », ainsi qu'aux échanges entre les parties en présence ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions réelles ou supposées d'exploitation. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal LEGIMA ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LEGIMARK, ci-dessous reproduit : Que cette marque est déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est formée d'une seule dénomination tandis que la marque antérieure comporte un élément verbal adoptant une calligraphie et une présentation particulières, ainsi que des couleurs ; Qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations LEGIMA, constitutive du signe contesté, et LEGIMARK de la marque antérieure (longueur et rythme proches, six lettres identiques placées dans le même ordre et formant la longue séquence de lettres commune LEGIMA-, même rythme en trois temps, sonorités d'attaque et centrales identiques [lé-ji] et finales proches [ma]/[mark]) ; Que la présentation et le graphisme de la marque antérieure invoquée ne viennent pas altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination LEGIMARK, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera désignée ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté LEGIMA constitue l'imitation de la marque antérieure complexe LEGIMARK. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LEGIMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe LEGIMARK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er :L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle