INPI, 28 février 2014, 13-2748

24/01/2014 OPP 13-2748 / EB Devenu définitif le 28 février 2014 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GATS (SARL) et Monsieur Jihad TANIOS ont déposé, le 26 mars 2013, la demande d'enregistrement n°13 3 993 085 portant sur le sign e verbal EUREXIA FORMATION. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; formation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Le 19 juin 2013, la société EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque antérieure complexe communautaire EUREX, déposée le 20 janvier 2009 et enregistrée sous le n° 7 538 374, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre des marques. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « gestion de fichiers informatiques; conseils en organisation et direction des affaires; Formation; publication de livres (autres que publicitaires); exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ». Page 1 of 5 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20132748.html L'opposition a été notifiée aux déposants le 1er juillet 2013 sous le n° 13-2748. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. Les déposants ont présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Le société EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants invoquent l'irrecevabilité de l'opposition. Ils contestent également la comparaison des signes. Ils ne présentent aucun argument sur la comparaison des services. Ils proposent de limiter leur dépôt à la classe 41.

III.- DECISION

A- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article R. 712.15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 ». CONSIDERANT que l'article R 712-14, deuxième alinéa, 1° du Code de la propriété int ellectuelle dispose que l'opposition « précise : … 5° Le cas échéant, sauf lorsqu 'il a la qualité de conseil en propriété industrielle (Décr. N° 2007 -731 du 7 mai 2007) « ou d'avocat », le pouvoir du mandataire… ». CONSIDERANT en l'espèce que force est de constater que l'opposition a été formée par Monsieur Alain B, dont il est indiqué qu'il est avocat à la Cour ; Qu'à cet égard, le titre d'avocat lui permet d'agir dans la procédure d'opposition sans qu'il soit nécessaire de fournir un pouvoir, contrairement à ce que soutiennent les déposants. Page 2 of 5 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20132748.html CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition a bien été présentée dans les formes prescrites ; Qu'elle est donc recevable. B- SUR LA PROPOSITION DE RETRAIT PARTIEL DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans leurs observations en réponse, les déposants ont indiqué qu'ils étaient disposés à procéder au retrait partiel de la demande d'enregistrement ; Que toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part des titulaires de la demande d'enregistrement, ce retrait ne saurait être pris en considération. C - AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; formation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion de fichiers informatiques; conseils en organisation et direction des affaires; Formation; publication de livres (autres que publicitaires); exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ». CONSIDERANT que les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; formation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par des déposants. Que sont extérieures à la présente procédure les activités exercées par les parties en cause (déposants ayant « … pour activité principale la formation et n'exer[çant] que dans le sud de la France » et opposant, société spécialisée dans « … l'expertise comptable ») ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation et des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal EUREXIA FORMATION, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe EUREX, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Page 3 of 5 10/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20132748.html CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes, et la marque, d'une dénomination ainsi que d'un graphisme ; Que visuellement, les dénominations EUREXIA et EUREX sont de longueur proche et ont en commun cinq lettres identiques présentées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence EUREX, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, elles ont en commun les sonorités d'attaque [eu] et [rex] ; Que la seule différence entre ces dénominations réside dans l'ajout des lettres IA dans le signe contesté ; Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à écarter le risque de confusion, en ce qu'elle ne modifie pas la perception visuelle et sonore très proche des dénominations en cause, dominées par une séquence commune placée en attaque ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer leurs ressemblances d'ensemble ; Qu'en effet, la séquence EUREX commune aux deux signes est distinctive au regard des services en cause ; Qu'à cet égard, il n'est pas établi par les déposants que les séquences EUR ou EURE seront perçues par les consommateurs comme évoquant une référence à l'Europe et présenteraient ainsi un « caractère banal et faiblement distinctif », l'évocation de l'Europe résultant plutôt de l'emploi du préfixe « euro» ; Qu'en outre, s'il est vraisemblable (ceci n'étant pas démontré) que les séquences EUR ou EURE se retrouvent dans de nombreuses marques, il est constant qu'en l'espèce le risque de confusion ne résulte pas de ces seules séquences mais de la comparaison des deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'au sein du signe contesté, le terme EUREXIA présente un caractère dominant ; qu'en effet, le terme EUREXIA est suivi du terme FORMATION sans former un ensemble dans lequel il ne serait plus immédiatement perceptible, le terme FORMATION étant présenté en caractères minuscules à l'exception de la lettre F, au contraire du terme EUREXIA, en majuscules ; qu'en outre, le terme FORMATION n'est pas distinctif dès lors qu'il désigne ou évoque une caractéristique de certains des services en cause ; Que la présence d'une calligraphie dans la marque antérieure ne saurait suffire à supprimer sa similitude avec le signe contesté dès lors que la dénomination composant la marque antérieure demeure immédiatement perceptible ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu'elles proviennent d'entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT qu'enfin, est extérieur à la présente procédure, le fait que les déposants sont titulaires de la marque CAMPUS EUREXIA déposée le 4 février 2011 sans qu'il y ait eu « … aucune réaction de la société EUREX … » ; qu'en effet, la comparaison s'effectue en fonction des signes en présence, indépendamment de l'existence de tout autre marque. CONSIDERANT ainsi, compte tenu de leurs ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté EUREXIA FORMATION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe EUREX. 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PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; formation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Elise BOUCHU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe Page 5 of 5 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20132748.html