INPI, 18 novembre 2019, 2019-2230

Le 23/09/2019 OPP 19-2230 /CCH ***Projet devenu définitif le 29/10/2019*** PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CASTALIS OOD (Société à responsabilité limitée de droit bulgare) a déposé, le 7 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 531 822, portant sur la dénomination OSSALIS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Compléments alimentaires, compléments nutritionnels, aliments et substances diététiques (compléments alimentaires), non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine, sous forme sèche, de comprimés nus ou pelliculés, gélules, capsule molle, poudre en sachets pour infusion, poudre instantanée ou à diluer en sachets, sous formes liquides, solutés, concentrés, de sirops ; Aliments et substances diététiques (compléments alimentaires) énergisantes non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine ; Préparations diététiques pour les sportifs non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine ; Barres à usage diététique ; Compléments alimentaires non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine essentiellement à base de plantes ; Compléments nutritionnels à base de plantes ; Ingrédients nutritionnels destinés aux compléments alimentaires et nutritionnels ; Boissons et préparations pour faire des boissons diététiques non alcooliques ; Supplément alimentaires minéraux ; Compléments alimentaires antioxydants ; Protéines pour l'alimentation humaine ; Produits vitaminés pour êtres humains ; substances fortifiantes à base de plantes pour êtres humains ; Services liés à la vente au détail ou en gros de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels et d'aliments et substances diététiques à usage non médical ; Services de commerce électronique (e-commerce), à savoir mise à disposition d'informations commerciales aux consommateurs relatives à des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels et des aliments et substances diététiques à usage non médical, par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et/ou de vente dans le cadre du commerce électronique (ecommerce) Services d'import-export de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels et d'aliments et substances diététiques à usage non médical ; Services de laboratoires en recherche en produits diététiques et nutritionnels et en compléments alimentaires ; Services de conseils et d'information dans les domaines de la diététique et de la nutrition ; Services de conseils et d'information en matière de bien-être personnel et forme physique (conseil en matière de santé) ». Le 21 mai 2019, la société BIOFARMA (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la dénomination OPALISS, déposée le 17 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 420 356. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 mai 2019 sous le n° 19-2230. Cette notification lui impartissait un délai au 6 août 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 6 août 2019, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société BIOFARMA fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Compléments alimentaires, compléments nutritionnels, aliments et substances diététiques (compléments alimentaires), non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine, sous forme sèche, de comprimés nus ou pelliculés, gélules, capsule molle, poudre en sachets pour infusion, poudre instantanée ou à diluer en sachets, sous formes liquides, solutés, concentrés, de sirops ; Aliments et substances diététiques (compléments alimentaires) énergisantes non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine ; Préparations diététiques pour les sportifs non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine ; Barres à usage diététique ; Compléments alimentaires non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine essentiellement à base de plantes ; Compléments nutritionnels à base de plantes ; Ingrédients nutritionnels destinés aux compléments alimentaires et nutritionnels ; Boissons et préparations pour faire des boissons diététiques non alcooliques ; Supplément alimentaires minéraux ; Compléments alimentaires antioxydants ; Protéines pour l'alimentation humaine ; Produits vitaminés pour êtres humains ; substances fortifiantes à base de plantes pour êtres humains ; Services liés à la vente au détail ou en gros de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels et d'aliments et substances diététiques à usage non médical ; Services de commerce électronique (e-commerce), à savoir mise à disposition d'informations commerciales aux consommateurs relatives à des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels et des aliments et substances diététiques à usage non médical, par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et/ou de vente dans le cadre du commerce électronique (ecommerce) Services d'import-export de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels et d'aliments et substances diététiques à usage non médical ; Services de laboratoires en recherche en produits diététiques et nutritionnels et en compléments alimentaires ; Services de conseils et d'information dans les domaines de la diététique et de la nutrition ; Services de conseils et d'information en matière de bien-être personnel et forme physique (conseil en matière de santé) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ». CONSIDERANT que les « Compléments alimentaires, compléments nutritionnels, aliments et substances diététiques (compléments alimentaires), non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine, sous forme sèche, de comprimés nus ou pelliculés, gélules, capsule molle, poudre en sachets pour infusion, poudre instantanée ou à diluer en sachets, sous formes liquides, solutés, concentrés, de sirops ; Aliments et substances diététiques (compléments alimentaires) énergisantes non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine ; Préparations diététiques pour les sportifs non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine ; Barres à usage diététique ; Compléments alimentaires non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine essentiellement à base de plantes ; Compléments nutritionnels à base de plantes ; Ingrédients nutritionnels destinés aux compléments alimentaires et nutritionnels ; Boissons et préparations pour faire des boissons diététiques non alcooliques ; Supplément alimentaires minéraux ; Compléments alimentaires antioxydants ; Protéines pour l'alimentation humaine ; Produits vitaminés pour êtres humains ; substances fortifiantes à base de plantes pour êtres humains » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identique ou similaires aux « compléments alimentaires pour êtres humains » de la marque antérieure invoquée ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits ont la même nature et la même fonction (aliments qui participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus, s'adressant à des personnes soucieuses de leur équilibre alimentaire) ; Que l'ensemble de ces produits sont en outre destinés à des personnes soucieuses de préserver leur santé ; Qu'ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Services liés à la vente au détail ou en gros de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels et d'aliments et substances diététiques à usage non médical ; Services de commerce électronique (e-commerce), à savoir mise à disposition d'informations commerciales aux consommateurs relatives à des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels et des aliments et substances diététiques à usage non médical, par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et/ou de vente dans le cadre du commerce électronique (ecommerce) Services d'import- export de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels et d'aliments et substances diététiques à usage non médical ; Services de laboratoires en recherche en produits diététiques et nutritionnels et en compléments alimentaires ; Services de conseils et d'information dans les domaines de la diététique et de la nutrition ; Services de conseils et d'information en matière de bien-être personnel et forme physique (conseil en matière de santé) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent bien complémentaires aux « compléments alimentaires pour êtres humains ; aliments et substances diététiques à usage médical ; produits pharmaceutiques » de la marque antérieure invoquée ; Qu'en effet, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il existe bien un lien étroit et obligatoire entre ces produits et services dans la mesure où les services de la demande contestée ont pour objet les produits de la marque antérieure invoquée ; Qu'ainsi, ces produits et services sont complémentaires, et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que ne sauraient être pris en compte les arguments de la société déposante tenant aux différences de classes et de libellés entre les demandes en cause ; qu'en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination OSSALIS, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination OPALISS, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, ainsi que la marque antérieure, sont tous deux composés d'une dénomination unique ; Que visuellement, les dénominations OSSALIS et OPALISS sont de longueur identique et possèdent six lettres en commun dont cinq sont placées dans le même ordre (O, A, L, I et S) ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces dénominations ont un rythme identique en trois temps ainsi que des sonorités d'attaque et finales identiques ([o]/[a]-[lisse]) ce qui leur confère une prononciation proche ; Que les dénominations diffèrent par la substitution des lettres S à la lettre P dans le signe contesté et par le doublement de la lettre S en position finale dans la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter une perception très proche des dénominations dès lors qu'elles restent marquées par une longueur identique et des sonorités très proches ; Que visuellement, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la présentation du signe contesté avec la première lettre en majuscule et les autres lettres en minuscule alors que la marque antérieure est en majuscule n'est pas de nature à permettre la distinction entre les signes, le consommateur étant habitué au changement de casse ; Que les différences entre les séquences d'attaque [ossa]/[opa] ne portent que sur la partie centrale de ces séquences qui comportent par ailleurs le même rythme en deux temps ainsi que les sonorités [o] et [a] en commun ; Que les différences de terminaison ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu'elles portent un petit nombre de lettres, en outre identiques (S/SS), situées en position finale d'éléments verbaux qui restent dominés par des sonorités très proches ; qu'au surplus, le dédoublement de la lettre S dans la marque antérieure n'a aucune incidence phonétique sur la dernière syllabe qui sera prononcée pareillement [lisse] dans les deux signes ; Que d'un point de vue intellectuel, rien ne permet à la société déposante d'affirmer qu'il existe une différence d'évocation entre les signes, la dénomination contestée évoquant selon elle « la notion anatomique d' « os » et ce qui lui est relatif (« osseux »), ceci en raison de son radical « OSS » » alors que la marque antérieure « sans signification particulière, semble apparaitre comme un néologisme », dès lors qu'elle se contente de procéder par voie d'affirmation et qu'il n'est pas établi que cette évocation soit perçue par le consommateur des produits en cause ; Qu'à supposer même que cette évocation soit perçue par les consommateurs (ce qui est peu probable), elle ne saurait écarter, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble ; CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée OSSALIS constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée OPALISS. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée OSSALIS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination OPALISS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Compléments alimentaires, compléments nutritionnels, aliments et substances diététiques (compléments alimentaires), non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine, sous forme sèche, de comprimés nus ou pelliculés, gélules, capsule molle, poudre en sachets pour infusion, poudre instantanée ou à diluer en sachets, sous formes liquides, solutés, concentrés, de sirops ; Aliments et substances diététiques (compléments alimentaires) énergisantes non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine ; Préparations diététiques pour les sportifs non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine ; Barres à usage diététique ; Compléments alimentaires non à usage médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine essentiellement à base de plantes ; Compléments nutritionnels à base de plantes ; Ingrédients nutritionnels destinés aux compléments alimentaires et nutritionnels ; Boissons et préparations pour faire des boissons diététiques non alcooliques ; Supplément alimentaires minéraux ; Compléments alimentaires antioxydants ; Protéines pour l'alimentation humaine ; Produits vitaminés pour êtres humains ; substances fortifiantes à base de plantes pour êtres humains ; Services liés à la vente au détail ou en gros de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels et d'aliments et substances diététiques à usage non médical ; Services de commerce électronique (e-commerce), à savoir mise à disposition d'informations commerciales aux consommateurs relatives à des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels et des aliments et substances diététiques à usage non médical, par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et/ou de vente dans le cadre du commerce électronique (ecommerce) Services d'import-export de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels et d'aliments et substances diététiques à usage non médical ; Services de laboratoires en recherche en produits diététiques et nutritionnels et en compléments alimentaires ; Services de conseils et d'information dans les domaines de la diététique et de la nutrition ; Services de conseils et d'information en matière de bien-être personnel et forme physique (conseil en matière de santé) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Cécile C, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Responsable de pôle