INPI, 25 septembre 2012, 12-1534

OPP 12-1534 / JG 24/08/2012 Projet valant décision le 24 septembre 2012 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO SODEBO (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 janvier 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 890 391 p ortant sur le signe complexe SODEBO. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Service de publicité, de diffusion d'annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à jour de documentation publicitaire ; services de distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de démonstration de produits, publicité télévisée et radiophonique ; Organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; service de comparaison des prix ; émission de bons d'achat ; présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet ou sur tout autre forme de media électronique de télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz ; services de vente au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat, de préparations faites de céréales, de pain, de petits pains, de brioches, de condiments, de sauces ; informations commerciales aux consommateurs ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; études de marché ; sondage d'opinion ; Services d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de gestion de fichiers informatiques ». Le 10 avril 2012, la société SODEXO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque communautaire verbale SODEXO, déposée le 8 juin 2009 et enregistrée sous le n° 008 346 462. Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; Conseils en organisation et direction des affaires; expertises en affaires; recherches pour affaires; estimation en affaires commerciales; affichage; services de dactylographie; décoration de vitrines; démonstration de produits; études de marchés; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; services de secrétariat; gestion administrative de lieux d'expositions. Affaires financières; émission de titres de paiement; émission de chèques de voyage et de cartes de crédit ; distribution de journaux ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteur ; services de bar ». L'opposition a été notifiée le 19 avril 2012 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société SODEXO fait valoir, à l'appui de leur opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services et produits Dans l'acte d'opposition, la société SODEXO fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SODEBO conteste la comparaison de certains des services et produits ainsi que celles portant sur les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services et produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Service de publicité, de diffusion d'annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à jour de documentation publicitaire ; services de distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de démonstration de produits, publicité télévisée et radiophonique ; Organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; service de comparaison des prix ; émission de bons d'achat ; présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet ou sur tout autre forme de media électronique de télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz ; services de vente au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat, de préparations faites de céréales, de pain, de petits pains, de brioches, de condiments, de sauces ; informations commerciales aux consommateurs ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; études de marché ; sondage d'opinion ; Services d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de gestion de fichiers informatiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; Conseils en organisation et direction des affaires; expertises en affaires; recherches pour affaires; estimation en affaires commerciales; affichage; services de dactylographie; décoration de vitrines; démonstration de produits; études de marchés; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; services de secrétariat; gestion administrative de lieux d'expositions. Affaires financières; émission de titres de paiement; émission de chèques de voyage et de cartes de crédit ; distribution de journaux ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteur ; services de bar ». CONSIDERANT que les « services de démonstration de produits ; services d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; études de marché ; services de gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « Service de publicité, de diffusion d'annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à jour de documentation publicitaire ; services de distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité télévisée et radiophonique ; « Organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les services d'« organisation d'expositions à buts de publicité » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie générale des services de publicité en ce qu'il s'agit de prestations de promotion de produits ou services ; que ces services présentent donc les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'en effet, les services précités de la marque antérieure désignent des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques dans le but d'assurer la promotion de produits ou de services, rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d'événements publicitaires ; Qu'ainsi, il s'agit de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet ou sur tout autre forme de media électronique de télécommunication » de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « services de démonstration de produits » de la marque antérieure ; qu'en effet, ces services s'entendent de prestations visant à montrer au public le fonctionnement d'un appareil ou l'usage d'un produit ; Qu'à cet égard, le fait que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne soient rendus que par le biais d'un réseau informatique et constituent un type de démonstration de produits particulier est indifférent, dès lors que le libellé de la marque antérieure regroupe toutes les activités de démonstration de produits ; Qu'il s'agit de services identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« informations commerciales aux consommateurs » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « services d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure ; que ces services s'entendent de prestations destinées à assurer la promotion de produits ou services ; Qu'ainsi, il s'agit de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le « service de comparaison des prix ; sondage d'opinion » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes fonction et destination que les services d'« Etudes de marchés ; estimation en affaires commerciales » de la marque antérieure ; que ces services ont soit pour but de mener des enquêtes, soit d'établir des estimations dans le domaine commercial ; Qu'ainsi, il s'agit de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d' « émission de bons d'achat » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les services d'« émission de titres de paiement » de la marque antérieure, ont pour finalité d'obtenir un produit ou une prestation en contrepartie du titre donné ; que ces services présentent donc les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux pour des tiers » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent en relation étroite et obligatoire avec les services de « distribution de journaux » de la marque antérieure, les premiers étant un moyen d'assurer les seconds ; Qu'il s'agit donc de services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les « Services d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « services de dactylographie ; gestion de fichiers informatiques; services de secrétariat » de la marque antérieure, en ce que ces services désignent des prestations relatives à des taches administratives et de secrétariat ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz ; services de vente au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat, de préparations faites de céréales, de pain, de petits pains, de brioches, de condiments, de sauces » de la demande d'enregistrement présentent les mêmes objet et destination que les services de « services de restauration (alimentation) ; services de traiteur » de la marque antérieure, l'ensemble de ces services étant relatifs à la fourniture de produits alimentaires ; Que ces services s'adressent pareillement à une clientèle de personnes ou d'entreprises à la recherche de préparations alimentaires et de plats préparés, peu important leur qualité, leur quantité ou leur moment de consommation, ainsi que la qualité de la prestation ; Que ces services apparaissent donc similaires, le public étant bien fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l'identité et la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure ont été constatées et démontrées. CONSDIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe SODEBO, ci-dessous reproduit : Que le signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SODEXO. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'un terme, d'éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure ne comporte qu'un seul terme. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les dénominations SODEBO du signe contesté et SODEXO constitutive de la marque antérieure sont de longueur identique et comportent cinq lettres identiques placées dans le même ordre (S, O, D, E et O), ainsi que les sonorités correspondantes ; Qu'il apparaît toutefois que les signes en cause produisent une impression d'ensemble différente ; Que visuellement, dans le signe contesté, outre que le terme SODEBO comporte la représentation d'un soleil orangé stylisé et est souligné par un trait vert, cet élément est inscrit dans un cylindre droit et de fond noir dont la partie supérieure est découpée et la partie inférieure représente une enveloppe comprenant un cachet postal de fantaisie alors que la marque antérieure est constituée du terme SODEXO, caractérisé par la présence remarquable de la consonne X ; Que phonétiquement, les signes diffèrent par leur troisième syllabe ([bo / ksso]) ; qu'il s'ensuit que les signes produisent une impression d'ensemble différente tant au plan visuel que phonétique ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Que les termes SODEBO et SODEXO apparaissent certes distinctifs au regard des services en cause ; Que toutefois, au sein du signe contesté, les éléments figuratifs et les couleurs, même s'ils sont évocateurs de l'emballage et du mode de consommation des produits alimentaires approvisionnés et distribués dans le cadre des prestations en cause, ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, ni ne peuvent servir à en désigner une caractéristique ; que cet ensemble contribue ainsi au caractère distinctif du signe dans son ensemble ; Qu'enfin, le risque de confusion est rendu improbable par la connaissance dont bénéficie la marque SODEBO sur le marché des produits alimentaires, comme l'attestent les documents fournis par la société déposante. CONSIDERANT que le signe complexe contesté SODEBO ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que l'identité et la grande similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la société opposante relative à l'existence d'un « protocole transactionnel » entre elle-même et la société déposante ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté SODEBO peut être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale SODEXO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n°12-1534 est rejetée. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe