INPI, 18 mars 2026, OP 25-0997

OPP 25-0997 18/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TINYLAB (société par actions simplifiée) a déposé le 30 décembre 2024, la demande d'enregistrement n° 5 109 035 portant sur le signe verbal BSK-P. Le 21 mars 2025, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l'Union européenne BSK déposée le 27 janvier 1998 et régulièrement renouvelée sous le n° 000732610, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition. Des pièces ayant été présentées à l'Institut par la société opposante, l'Institut les a notifiées au titulaire de la demande d'enregistrement. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

1. Sur la demande de preuve d'usage Preuve de l'usage Conformément à l'article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant apporte la preuve qu'au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l'objet d'une demande de preuve de l'usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, l'article L 714-5 du Code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation ». Aux termes de l'article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l'espèce, dans ses premières observations en réponse à l'opposition, la société déposante a invité la société opposante à justifier de l'usage de la marque figurative antérieure BSK n° 000732610 « pour les produits et services sur lesquels est fondée la présente opposition ». Toutefois, la société opposante n'ayant comparé les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition qu'avec les « Vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie », les preuves d'usage ne seront examinées que pour les produits précités. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 9 juillet 2025, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Appréciation de l'usage sérieux Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l'espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 30 décembre 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque de l'Union européenne sur laquelle l'opposition est fondée avait fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 30 décembre 2019 au 30 décembre 2024 inclus, pour les produits suivants : « Vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie ». Au titre des preuves d'usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes : o Annexe 1.1 : Factures France Pantalons 2020 ; o Annexe 1.2 : Factures France Pantalons 2020 ; o Annexe 1.3 : Factures France Pantalons 2020 ; o Annexe 1.4 : Factures France Blousons 2020 ; o Annexe 1.5 : Factures France Blousons 2020 ; o Annexe 1.6 : Factures France Blousons 2020 ; o Annexe 1.7 : Factures France bermudas 2020 ; o Annexe 1.8 : Facture Espagne 2020 Pantalons ; o Annexe 1.9 : Facture Espagne Pantalons 2020 ; o Annexe 1.10 : Facture Espagne Pantalons 2020 ; o Annexe 1.11 : Facture Espagne Blousons 2020 ; o Annexe 1.12 : Facture Espagne Blousons 2020 ; o Annexe 1.13 : Facture Espagne Blousons 2020 ; o Annexe 1.14 : Facture Espagne Bermudas 2020 ; o Annexe 2.1 : Factures France chemises 2021 ; o Annexe 2.2 : Factures France chemises 2021 ; o Annexe 2.3 : Factures Espagne chemises 2021 ; o Annexe 2.4 : Factures Espagne chemises 2021 ; o Annexe 3.1 : Factures France Pantalons 2022 ; o Annexe 3.2 : Factures Espagne Pantalons 2022 ; o Annexe 4.1 : Factures Espagne Pantalons 2023 ; o Annexe 4.2 : Factures Espagne Pantalons 2023 ; o Annexe 5.1 : Factures France Robe ; o Annexe 5.2 : Factures France jupes 2024 ; o Annexe 5.3 : Factures Espagne robe 2024 ; o Annexe 6 : article de presse présentant BSK ; o Annexe 7 : article de presse présentant BSK ; o Annexe 8 : article de presse. A cet égard, les arguments de la société déposante se fondant sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents ne sauraient être retenus. En effet, il convient de rappeler que les preuves présentées par la société opposante doivent être examinées conjointement dans le cadre d'une appréciation globale en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Par conséquent, même si certains éléments de preuve peuvent être, en soi, insuffisants pour établir l'usage d'une marque, ils peuvent contribuer à en prouver l'usage en combinaison avec d'autres documents et informations. La force probante de ces pièces sera donc appréciée de façon globale dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux de la marque antérieure. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l'usage de la marque antérieure dans la période requise, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur le lieu de l'usage La marque antérieure étant une marque de l'Union européenne (MUE), les preuves doivent démontrer l'usage de cette marque sur le territoire de l'Union européenne. Si l'usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l'occurrence l'Union européenne, il n'est pas requis que l'usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d' un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En outre, il importe peu qu'une MUE ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c'est l'incidence de l'usage sur le marché intérieur ; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s'il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82]. En l'espèce, les éléments de preuve présentés par la société opposante démontrent que la marque antérieure est majoritairement exploitée en France et en Espagne, ce qui, selon la jurisprudence précitée, doit être considéré comme suffisant pour démontrer l'existence d'un usage sur le territoire de l'Union européenne. Sur la nature et l'importance de l'usage Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c'est-à-dire pour identifier l'origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu'elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l'importance de l'usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. La marque antérieure telle qu'enregistrée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : En l'espèce, les pièces transmises par la société opposante font état d'un usage de la marque antérieure sous les formes suivantes : - et (factures en annexes 1 à 5) ; - (liste de produits accompagnant certaines factures) ; - et (articles de presse des annexes 6 et 7) ; - (article de presse de l'annexe 8). Dans ses observations en réponse, la société opposante fournit également : - une photo, non datée, d'un sac en papier reproduisant le signe sous la forme suivante : ; - des représentations des produits avec leur référence faisant apparaître la marque antérieure de la façon suivante : ; - des captures d'écran des réseaux sociaux de BERSHKA dont l'une est datée du 18 mai 2019, soit en dehors de la période pertinente, reproduisant la marque antérieure de la façon suivante : et (captures d'écran Instagram et Facebook). Aux termes de l'article L. 714-5 3° du Code de la propriété industrielle, est considéré comme un usage sérieux, « l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Ainsi, il est constant que lorsqu'un ajout n'est pas distinctif ou dominant, cela n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l'élément ajouté occupe une position secondaire et n'est pas distinctif, son ajout n'altère pas le caractère distinctif de la marque. En l'espèce, il y a lieu de relever que, dans les formes reproduites ci-dessus, l'élément verbal BSK, sous sa forme verbale ou stylisée, apparaît toujours exploité en association avec la dénomination BERSHKA, que ce soit sur les factures, dans les articles de presse ou sur les réseaux sociaux. A l'égard des captures d'écran des réseaux sociaux BERSHKA, si le terme TEEN qui figure dans ces publications est effectivement descriptif à l'égard des produits en cause, force est de constater que l'élément verbal BSK y est toujours accompagné de la dénomination BERSHKA. En outre, l'une de ces publications est datée du 18 mai 2019, soit en dehors de la période pertinente. En tout état de cause, la fourniture de deux publications seulement, Instagram et Facebook, apparaît insuffisante à démontrer un usage sérieux de la marque antérieure. Il convient également d'observer que dans les formes reproduites ci-dessus, l'élément BSK est majoritairement représenté en position secondaire ou sur une ligne inférieure par rapport à l'élément verbal BERSHKA : , (factures), (captures d'écran Instagram), de sorte que la société opposante ne saurait valablement soutenir que « le sigle BSK est seul à même d'être retenu par le public ». Au contraire, tel qu'il ressort de l'usage sous les formes reproduites ci-dessus, c'est davantage l'élément verbal BERSHKA, parfaitement distinctif, qui est susceptible d'être retenu par le public. En particulier, concernant l'article de presse daté du 28 mars 2024 (annexe 8), force est de constater que le titre de l'article ne mentionne que BERSHKA et non BSK : « Bershka dévoile son nouveau concept en plein cœur de Paris » et que la suite de l'article mentionne systématiquement Bershka : (« la boutique Bershka de la rue Rivoli à Paris », « Dans cette boutique rénovée, Bershka déclare avoir voulu concevoir un espace neutre (…) », « La caisse est décrite par Bershka comme l'un des éléments emblématiques du projet (…) », « Fondée en 1998, Bershka est une marque de mode destinée aux jeunes femmes et hommes (…) »), l'élément verbal BSK n'apparaissant qu'une seule fois. C'est donc bien l'élément verbal BERSHKA qui est susceptible de faire l'objet d'un usage sérieux et non l'élément verbal BSK. Par conséquent, les signes exploités et reproduits ci-dessus altèrent le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu'enregistrée, de sorte que leur usage ne saurait valoir un usage de la marque antérieure. L'élément BSK seul apparaît uniquement sur la photo suivante : et dans les références des produits BERSHKA sous la forme suivante : . Toutefois, d'une part, la photo n'est pas datée. D'autre part, la fourniture d'une seule photo, non datée, et l'apparition de l'élément BSK dans les références des produits apparaît manifestement insuffisantes à démontrer un usage sérieux de la marque antérieure. Dans la mesure où la société opposante n'a pas justifié de l'usage de la marque antérieure telle qu'enregistrée ou sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, l'examen de la preuve de l'usage au regard des produits invoqués n'apparaît pas nécessaire. Conclusion sur l'usage sérieux En conséquence, la société opposante n'a pas rapporté la preuve que la marque antérieure figurative BSK n°000732610 avait fait l'objet, pour les produits invoqués à l'appui de l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date du dépôt de la demande d'enregistrement contestée. La procédure d'opposition fondée sur cette marque doit donc être rejetée. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer au fond sur l'atteinte à la marque antérieure invoquée. CONCLUSION En conséquence, à défaut de pièces établissant l'usage sérieux de la marque antérieure n°000732610, l'opposition doit être rejetée au titre de l'article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée 8