INPI, 25 juillet 2006, 06-0797

Devenu définitif le 25/07/2006 06-0797 / MM PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société E-BOX (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 novembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 394 188, portant s ur le signe verbal LE POINT POSTE ORANGE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Affaires immobilières. Affaires financières. Gérance de biens immobiliers. Banque directe. Montage financier pour le développement de réseaux de distribution et d'envoi de courrier et de colis (crédit, location, établissement de franchises, crédit bail, recherche de partenaires). Service de domiciliation d'entreprises commerciales. Service de télécommunication, de messagerie électronique par réseaux Internet. Communication par terminaux d'ordinateurs. Gestion des affaires commerciales. Reproduction de documents. Gestion de fichiers informatiques. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) » (classes 35, 36 et 38). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/01 NL du 6 janvier 2006. Le 6 mars 2006, la société ORANGE FRANCE (société anonyme), représentée par Monsieur Philippe BOUTRON, avocat du cabinet DS AVOCATS, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale POINT ORANGE INSTALLATION, déposée le 5 septembre 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 120 179. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « terminaux pour ordinateurs. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils en matière de gestion de télécommunications et gestion de fichiers informatiques ; diffusion d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés) ; affaires financières ; services financiers ; services bancaires ; affaires immobilières ; gestion de biens immobiliers ; services d'information et de conseils concernant les affaires financières, les affaires bancaires à domicile et sur Internet, les informations concernant les titres et les actions, le courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet. Services de télécommunications ; services de messagerie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ; agences de presse et d'informations » (classe 9, 35 et 38). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 24 mars 2006, sous le n° 06-0797. Le 23 mai 2006, par télécopie confirmé par courrier, la société E-BOX, représentée par Madame Marion LEFRANC-BOZMAROV, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles", du cabinet PLASSERAUD, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 3 juin suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ORANGE FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sont identiques les services d'« Affaires immobilières. Affaires financières. Gérance de biens immobiliers. Service de télécommunication, de messagerie électronique par réseaux Internet » qui se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé des deux marques en présence. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, les premiers faisant partie de la catégorie plus générale des seconds : - les services de « montage financier pour le développement de réseaux de distribution et d'envoi de courrier et de colis (crédit, location, établissement de franchises, crédit bail, recherche de partenaires) » et les « services financiers ; services d'information… financières » ; - le « Service de domiciliation d'entreprises commerciales » et les services de « …gestion des affaires commerciales ; administration commerciale… » ; - le service de « Communication par terminaux d'ordinateurs » et les « Services de télécommunications » ; Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services de « Gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement et les services de « conseils en matière de gestion de télécommunications et gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure, les premiers constituant une catégorie plus générale dont relèvent les seconds. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, en raison de leur nature, objet et destination communs : - le service de « Banque directe » et les « services bancaires ; services d'information et de conseils concernant les affaires bancaires à domicile et sur Internet, les informations concernant les titres et les actions, le courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet» ; - le service de « Gestion des affaires commerciales » et le service d'« Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires » ; - le service de « Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) » et les services de « diffusion d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés) ». Sont enfin respectivement similaires, par complémentarité, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - le service de « Communication par terminaux d'ordinateurs » et les « terminaux d'ordinateurs » ; - le service de « Reproduction de documents » et les services d'« agences de presse et d'informations ». Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune des termes POINT ORANGE, distinctifs et dominants au sein des deux signes en cause et des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles en découlant entre ceux-ci. La société opposante fait valoir que le risque de confusion est aggravé par la notoriété de la marque antérieure et fournit, à l'appui de son argumentation, une enquête de notoriété. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société E-BOX conteste la comparaison des signes, faisant valoir que les éléments communs aux deux signes sont porteur d'une faible distinctivité et que ces derniers, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. Elle ne présente pas d'observation quant à la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Affaires immobilières. Affaires financières. Gérance de biens immobiliers. Banque directe. Montage financier pour le développement de réseaux de distribution et d'envoi de courrier et de colis (crédit, location, établissement de franchises, crédit bail, recherche de partenaires). Service de domiciliation d'entreprises commerciales. Service de télécommunication, de messagerie électronique par réseaux Internet. Communication par terminaux d'ordinateurs. Gestion des affaires commerciales. Reproduction de documents. Gestion de fichiers informatiques. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) » ; Que dans l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante a visé comme servant de base à l'opposition les « services d'information financières » et les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure mais sont aisément identifiables sous les formulations suivantes : « services d'information et de conseils concernant les affaires financières fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « terminaux pour ordinateurs. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils en matière de gestion de télécommunications et gestion de fichiers informatiques ; diffusion d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés) ; affaires financières ; services financiers ; services bancaires ; affaires immobilières ; gestion de biens immobiliers ; services d'information et de conseils concernant les affaires financières, les affaires bancaires à domicile et sur Internet, les informations concernant les titres et les actions, le courtage en bourse, fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet. Services de télécommunications ; services de messagerie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ; agences de presse et d'informations ». CONSIDERANT que les services « Affaires immobilières. Affaires financières. Gérance de biens immobiliers. Banque directe. Montage financier pour le développement de réseaux de distribution et d'envoi de courrier et de colis (crédit, location, établissement de franchises, crédit bail, recherche de partenaires). Service de domiciliation d'entreprises commerciales. Service de télécommunication, de messagerie électronique par réseaux Internet. Communication par terminaux d'ordinateurs. Gestion des affaires commerciales. Gestion de fichiers informatiques. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services précités de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que le service de « Reproduction de documents » de la demande d'enregistrement qui s'entend d'une prestation permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié, ne présente pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les services d'« agences de presse et d'informations » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias et assurées par des établissements spécifiques ; Que, ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; qu'ils ne sont pas davantage complémentaires dès lors qu'ils ne sont pas nécessairement associés les uns aux autres ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE POINT POSTE ORANGE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal POINT ORANGE INSTALLATION, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une structure très proche associant les termes POINT et ORANGE à une dénomination évoquant un service rendu à la clientèle (POSTE / INSTALLATION) ; Qu'il résulte de cette construction commune une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une affiliation entre les deux marques ; Qu'à cet égard, sont sans incidence les différences relevées par la société déposante, tenant à l'ordre des différents éléments composant les signes en cause, le point ORANGE étant notamment présenté en position finale dans le signe contesté et en seconde position dans la marque antérieure ; Qu'en effet, outre que ce changement au sein du signe contesté ne modifie pas le sens des termes qui le composent et ne confère pas à l'ensemble une évocation différente, de telles différences risquent d'échapper au consommateur d'attention moyenne qui, n'ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux et ne pouvant procéder à une comparaison détaillée, n'en conservera en mémoire qu'une perception de marques faisant référence à des services rendus dans un POINT ORANGE ; Qu'en outre, s'il est vrai que le terme POINT est peu distinctif en ce qu'il renvoie à un lieu où sont rendus des services à la clientèle, le risque de confusion entre les signes ne relève pas de sa seule présence mais tient à son association arbitraire, dans une expression porteuse d'une évocation commune, au terme ORANGE, lequel est quant à lui parfaitement distinctif au regard des produits et services ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait invoquer le caractère faiblement distinctif du terme ORANGE en tant qu'il constitue le nom d'une couleur dont la protection devrait être strictement limitée, dès lors que ce terme ne peut servir à indiquer ni même à évoquer une caractéristique des produits et services, et qu'il apparaît à l'évidence comme l'élément le plus distinctif au sein du signe contesté. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison ; Qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel elle utiliserait la couleur orange dans son activité commerciale depuis plusieurs années et serait elle-même en droit d'agir contre la société opposante, le bien fondé d'une opposition devant uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par la marque contestée. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de l'OHMI et décision de justice invoquées par la société déposante, dès lors qu'elles ont été rendues dans des espèces différentes. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté LE POINT POSTE ORANGE ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale POINT ORANGE INSTALLATION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 06-0797 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Affaires immobilières. Affaires financières. Gérance de biens immobiliers. Banque directe. Montage financier pour le développement de réseaux de distribution et d'envoi de courrier et de colis (crédit, location, établissement de franchises, crédit bail, recherche de partenaires). Service de domiciliation d'entreprises commerciales. Service de télécommunication, de messagerie électronique par réseaux Internet. Communication par terminaux d'ordinateurs. Gestion des affaires commerciales. Gestion de fichiers informatiques. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 394 188 est p artiellement rejetée, pour les services précités. Mathilde MECHIN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe