INPI, 31 août 2015, 2015-0496

OPP 15-0496-VL / VL 01/09/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PROTEUS DIGITAL HEALTH (société régie selon les lois des US) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 229 746 du 17 avril 2014 portant sur le signe verbal PROTEUS DIGITAL HEALTH et désignant la France. Le 21 janvier 2015, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PROTELOS, renouvelée le 11 décembre 2012, dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 11 février 2015, sous le n° 15-0496 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques et médicaments à ingérer, sur ordonnance et en vente libre, préparations de placebo comprenant un capteur ingérable pour humains ou animaux afin de faciliter la communication de données sur des patients, l'environnement de patients ainsi que sur des médicaments ou des produits pharmaceutiques; compléments alimentaires et nutritionnels comprenant un capteur ingérable pour humains ou animaux afin de faciliter la communication de données sur des patients, l'environnement de patients ainsi que sur des compléments » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour désigner les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; substances diététiques à usage médical». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société titulaire de l'enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PROTEUS DIGITAL HEALTH, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination PROTELOS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun un élément verbal, PROTEUS pour le signe contesté et PROTELOS constitutif de la marque antérieure, comportant de grandes ressemblances visuelles et phonétiques (longueur proche, même séquence d'attaque PROTE et même lettre finale S, même rythme en trois temps, sonorités d'attaque identiques [pro-té] et sonorité finale dominée par la consonne sifflante [s]) ; Que la seule différence entre ces deux éléments verbaux réside, au sein du signe contesté, dans la substitution de la lettre U aux lettres LO de la marque antérieure, laquelle n'est pas de nature à exclure le risque de confusion entre les éléments PROTEUS et PROTELOS qui restent dominés par la même succession caractéristique de lettres et de sonorités PROTE-S ; Que pris dans leur ensemble, les signes diffèrent par la présence des termes DIGITAL HEALTH dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, l'élément verbal PROTEUS, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant en raison du caractère faiblement distinctif du terme DIGITAL, faisant référence aux caractéristiques de certains produits en cause, et du terme HEALTH, aisément traduit de la langue anglaise par le mot « santé » par le consommateur et évocateur du domaine des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PROTEUS DIGITAL constitue l'imitation de la marque antérieure PROTELOS, ce qui n'est pas contesté par la société titulaire de l'enregistrement contesté. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté PROTEUS DIGITAL HEALTH ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France en tant que marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale PROTELOS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques et médicaments à ingérer, sur ordonnance et en vente libre, préparations de placebo comprenant un capteur ingérable pour humains ou animaux afin de faciliter la communication de données sur des patients, l'environnement de patients ainsi que sur des médicaments ou des produits pharmaceutiques; compléments alimentaires et nutritionnels comprenant un capteur ingérable pour humains ou animaux afin de faciliter la communication de données sur des patients, l'environnement de patients ainsi que sur des compléments » ; Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 1 229 746 est partiellement refusée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste