INPI, 5 novembre 2020, 2020-0623

OPP 20-623 / PAB 5 novembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque. La société OTONOHM (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 novembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19/4599797 portant sur le signe verbal SMARTOHM. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et les services suivants : « relais électriques ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques. Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; production d'énergie ». Le 12 février 2020, la société DAIMLER AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SMART, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 15 septembre 2015 sous le numéro 95589930. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « Véhicules automobiles. Entretien de véhicules automobiles, en particulier nettoyage, maintenance et réparation. Services de parcs de stationnement pour véhicules automobiles ; formation dans le domaine des véhicules automobiles ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 février 2020, sous le n°20-623. La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 9 juillet 2020, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 9 juillet 2020, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société opposante a répondu aux observations de la société déposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante a répondu aux observations présentées par la société déposante. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison de certains des produits et des services ainsi que celle relative à la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il a retenu la similarité entre les « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d'enregistrement contestée et les « véhicules automobiles » de la marque antérieure.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « relais électriques ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques. Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; production d'énergie » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Véhicules automobiles. Entretien de véhicules automobiles, en particulier nettoyage, maintenance et réparation. Services de parcs de stationnement pour véhicules automobiles ; formation dans le domaine des véhicules automobiles ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent à des matériels électriques permettant la recharge de véhicules, sont exclusivement destinées à l'alimentation de véhicules nécessairement inclus dans la catégorie des « véhicules automobiles » de la marque antérieure ; Qu'en outre, suite au projet de décision, la société opposante fournit une documentation significative de nature à démontrer l'implication des constructeurs automobiles dans la fourniture de matériels permettant l'alimentation des véhicules électriques et ainsi à établir que les « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d'enregistrement contestée et les « véhicules automobiles » de la marque antérieure peuvent avoir une origine commune ; Qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation développée par la société déposante suite au projet de décision et fondée sur une décision de justice ainsi que des décisions rendues par l'Institut et l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle en matière d'opposition, dès lors qu'elles portent sur des comparaisons entre des véhicules et des combustibles ou des carburants qui ne sont pas expressément destinés aux véhicules, mais peuvent servir au fonctionnement de toutes sortes de dispositifs, contrairement aux « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d'enregistrement contestée, spécifiquement destinées aux véhicules ; Qu'il s'agit donc produits complémentaires et partant similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'autre lien effectué par la société opposante entre les « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d'enregistrement contestée et les « Services de parcs de stationnement pour véhicules automobiles » de la marque antérieure, la similarité ayant déjà été démontrée. CONSIDERANT, en revanche, que les « relais électriques ; batteries électriques » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « véhicules automobiles » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers, applicables à des installations très diverses, ne sont pas exclusivement utilisés avec les seconds ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « relais électriques ; batteries électriques » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d'« Entretien de véhicules automobiles, en particulier nettoyage, maintenance et réparation ; formation dans le domaine des véhicules automobiles » de la marque antérieure ; qu'en effet, la prestation des seconds ne porte pas nécessairement sur les premiers mais peut concerner un très grand nombre de produits ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « production d'énergie » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « véhicules automobiles » de la marque antérieure dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement destinés au fonctionnement des seconds mais permettent le fonctionnement d'un très grand nombre de dispositifs, dans les domaines les plus divers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et les services la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination SMARTOHM, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SMART, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la séquence SMART, constitutive de la marque antérieure et reprise en attaque du signe contesté ; qu'ils diffèrent par la présence de la séquence de lettres OHM dans le signe contesté. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par certains des produits déclarés identiques et similaires ; Que la société opposante fournit des documents démontrant une grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des véhicules ; Qu'il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion ; Qu'en conséquence, le terme SMART bénéficie d'une protection élargie du fait de la connaissance de la marque antérieure pour des véhicules ; Que dès lors, malgré la différence entre les signes tenant à la présence de la séquence OHM à la fin du signe contesté, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, associe le signe contesté à la marque antérieure et qu'il détache dans le signe contesté la séquence SMART de la séquence OHM ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que la séquence OHM est susceptible d'être comprise du consommateur de référence des produits en cause, qui sont spécifiques et techniques, comme se référant à l'unité de résistance électrique du Système international ; que cet élément apparaît donc faiblement distinctif pour les produits déclarés identiques ou similaires fonctionnant au moyen de l'électricité ; Qu'ainsi, les différences invoquées par la société déposante et résultant de la présence de cette séquence OHM ne sauraient suffire à exclure tout risque de confusion et le signe contesté ne peut être perçu comme un ensemble indivisible ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine ou à croire qu'ils proviennent d'entreprises économiquement liées. Qu'il en résulte qu'appliqué aux « bornes de recharge pour véhicules électriques. Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles » de la demande d'enregistrement, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, le consommateur pouvant penser que ces produits du signe contesté et ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d'entreprises étroitement liées. CONSIDERANT que le signe verbal SMARTOHM constitue donc l'imitation de la marque antérieure SMART, dont il peut apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT, ainsi, qu'en raison de la connaissance de la marque antérieure, du risque de confusion sur l'origine des produits et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion entre les marques en cause dans l'esprit du public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté SMARTOHM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « bornes de recharge pour véhicules électriques. Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SMART.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « bornes de recharge pour véhicules électriques. Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle M, responsable de pôle