INPI, 14 novembre 2014, 2014-2557

3/10/2014 OPP 14-2557 / CBO Définitif le 5/11/2014 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ASAP (société par actions simplifiée) a déposé, le 13 mars 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 075 797 portant sur le signe complexe GUYGLE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « gestion de fichiers informatiques ; Recueil et systématisation de données ; dans un fichier central ; création, maintenance, archivage et mise à jour ; de bases de données permettant la gestion d'une flotte de véhicules, la ; gestion des équipements et ouvrages, ou la gestion des interventions par les opérateurs sur le terrain ; création, maintenance, archivage et ; mise à jour de bases de données contenant des informations relatives ; au trafic, au positionnement des véhicules, au contrôle des véhicules ; et des conducteurs, à la consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite, à la mesure de la vitesse ; des véhicules, à la mesure de la distance et des angles ; fourniture d'accès à des bases de données ; Services de transmission, de transfert à distance et de ; téléchargement d'informations relatives à l'état des équipements et ; ouvrages, à l'état des interventions d'opérateurs sur le terrain, au trafic, au positionnement des véhicules, au contrôle des véhicules et des conducteurs, à la consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite, à la mesure de la vitesse des véhicules, à la mesure de la distance et des angles ; services de messagerie vocale ; services de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, depuis et vers les terminaux mobiles sans fil sur le réseau de communication. Services de navigation ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; collecte et diffusion d'informations sur le trafic et les conditions routières ; conception et développement du logiciel ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location du logiciel ; analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ». Le 4 juin 2014, la société GOOGLE Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale GOOGLE déposée le 14 décembre 2006 et enregistrée sous le n°06 3 469 539. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « matériaux de construction métalliques; câbles et fils métalliques (non électriques), cordages pour tirants à câble; serrurerie et quincaillerie métalliques; machines de construction, en particulier machines à mélanger le béton ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, en particulier robots pour l'eau domestique, centrales à eau domestique; installations d'extraction d'air mobiles et stationnaires avec et sans climatisation, installations d'aspiration, appareils d'aspiration spéciaux pour cabines de pistolage et de séchage, installations d'aspiration du brouillard de peinture, collecteurs de poussière, dépoussiéreurs d'air pur et brut, équipements de ventilation, climatiseurs, boîtiers d'aspiration, générateurs d'air chaud, réchauffeurs d'air, pompes à chaleur, échangeurs thermiques, appareils à air brut, dispositifs filtrants et filtres; fours, chambres de combustion.Véhicules et leurs pièces (compris dans la classe 12), en particulier châssis pour remorques et véhicules utilitaires, autocaravanes, essieux, flèches d'attelage, attelages à boule, dispositifs de remorques, freins, amortisseurs de chocs pour essieux, dispositifs de tension Bowden, tirants à câble, treuils à câble, supports pour véhicules, roues de soutien, dispositifs à inertie, segments de freins, moyeux de roulement, éléments amortisseurs, amortisseurs à gaz, amortisseurs, porte-charges, pare-boue, revêtements de timons, couvercles pour remorques (tous compris dans la classe 12) ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 juin 2014 sous le n°14-2557. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois de sa réception. Le 21 août 2014, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'était pas encourue. Dans le délai imparti, la société opposante a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GOOGLE Inc. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs et notamment la similitude des signes et celle des produits et services en cause. Elle fait valoir en outre que la marque antérieure jouit d'une notoriété au plan mondial. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « gestion de fichiers informatiques ; Recueil et systématisation de données ; dans un fichier central ; création, maintenance, archivage et mise à jour ; de bases de données permettant la gestion d'une flotte de véhicules, la ; gestion des équipements et ouvrages, ou la gestion des interventions par les opérateurs sur le terrain ; création, maintenance, archivage et ; mise à jour de bases de données contenant des informations relatives ; au trafic, au positionnement des véhicules, au contrôle des véhicules ; et des conducteurs, à la consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite, à la mesure de la vitesse ; des véhicules, à la mesure de la distance et des angles ; fourniture d'accès à des bases de données ; Services de transmission, de transfert à distance et de ; téléchargement d'informations relatives à l'état des équipements et ; ouvrages, à l'état des interventions d'opérateurs sur le terrain, au trafic, au positionnement des véhicules, au contrôle des véhicules et des conducteurs, à la consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite, à la mesure de la vitesse des véhicules, à la mesure de la distance et des angles ; services de messagerie vocale ; services de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, depuis et vers les terminaux mobiles sans fil sur le réseau de communication. Services de navigation ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; collecte et diffusion d'informations sur le trafic et les conditions routières ; conception et développement du logiciel ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location du logiciel ; analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : « logiciels, Services de télécommunications, services de transmission et de réception des données par des moyens de télécommunications, échange électronique de voix, données et données graphiques par ordinateur et réseaux de télécommunications ; fourniture d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique global d'informations. Services informatiques, à savoir mise à disposition temporaire d'une interface informatique non téléchargeable afin de créer des services d'informations personnalisées en ligne ; services d'exploration et d'analyse de données ; mise à disposition temporaire d'une interface informatique non téléchargeable contenant un fonds privé d'informations ; création d'index d'informations consultables, de sites Web et d'autres sources d'informations ; mise à disposition d'une interface informatique non téléchargeable pour fournir des informations offrant un grand choix de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'informations graphiques et audiovisuelles ; services de moteur de recherche ; services d'hébergement en ligne de contenu pour des tiers, notamment sous forme de vidéos ». CONSIDERANT que les services de « gestion de fichiers informatiques ; Recueil et systématisation de données ; dans un fichier central ; création, maintenance, archivage et mise à jour ; de bases de données permettant la gestion d'une flotte de véhicules, la ; gestion des équipements et ouvrages, ou la gestion des interventions par les opérateurs sur le terrain ; création, maintenance, archivage et ; mise à jour de bases de données contenant des informations relatives ; au trafic, au positionnement des véhicules, au contrôle des véhicules ; et des conducteurs, à la consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite, à la mesure de la vitesse ; des véhicules, à la mesure de la distance et des angles ; fourniture d'accès à des bases de données ; Services de transmission, de transfert à distance et de ; téléchargement d'informations relatives à l'état des équipements et ; ouvrages, à l'état des interventions d'opérateurs sur le terrain, au trafic, au positionnement des véhicules, au contrôle des véhicules et des conducteurs, à la consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite, à la mesure de la vitesse des véhicules, à la mesure de la distance et des angles ; services de messagerie vocale ; services de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, depuis et vers les terminaux mobiles sans fil sur le réseau de communication. Services de navigation ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; collecte et diffusion d'informations sur le trafic et les conditions routières ; conception et développement du logiciel ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location du logiciel ; analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à l'évidence aux produis et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels ses services ne sont pas des services « grand public » contrairement à ceux de la société opposante ; qu'en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et/ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe GUYGLE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal GOOGLE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la société déposante invoque le fait que le mot « GOOGLE » est « …devenu un mot de la langue courante pour chacun de nous, et est même devenu un verbe…» ; Que toutefois, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur la dégénérescence d'une marque, cette compétence relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d'une dénomination accompagnée d'éléments graphiques et de couleurs et la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique. CONSIDERANT que visuellement, la dénomination GUYGLE du signe contesté et la dénomination GOOGLE, constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur et comportent quatre lettres identiques sur six, à savoir la consonne G en attaque (suivie dans les deux signes de deux voyelles) et la même séquence finale GLE, peu commune en langue française, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en deux temps avec une syllabe d'attaque marquée par le même son guttural résultat de la consonne G ([gui] pour le signe contesté, [gou] pour la marque antérieure), suivie de sonorités finales identiques [gol], ce qui leur confère une prononciation globalement très proche, ce qui reconnait elle-même la société déposante ; Que les différences entre ces deux dénominations résident, au sein du signe contesté, dans la substitution des voyelles UY aux voyelles OO ; Que toutefois, ces différences n'apparaissent pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces éléments verbaux, en ce qu'elles laissent subsister une dénomination de même longueur présentant les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées ; Qu'il résulte de ce qui précède que les différences relevées entre ces éléments verbaux ne sauraient l'emporter sur leur proximité visuelle et phonétique ; Qu'enfin, si le signe contesté se singularise par sa présentation particulière, liée à l'adjonction de couleurs et d'éléments graphiques, ces éléments apparaissent accessoires et ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de la dénomination GUYGLE, qui constitue de surcroît le seul élément verbal permettant de désigner le signe contesté ; CONSIDERANT que le signe complexe contesté GUYGLE constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure GOOGLE. CONSIDERANT que sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante se rapportant à un signe « GOOGLE » en couleurs, qui diffère de celui invoqué dans le cadre de la présente opposition ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu'enfin, il importe peu que la société déposante ait changé le logo qui accompagnait initialement le signe GUYGLE pour éloigner les deux marques en cause ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté GUYGLE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale GOOGLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Céline BOISSEAU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe