INPI, 29 juillet 2014, 14-0751

14-751/PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712 7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT - P.R.B. (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a déposé, le 7 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 134045426, portant sur l e signe verbal PRB THERMOPATE. Ce signe est destiné à distinguer le produit suivant : « panneau d'isolation thermique ». Le 29 janvier 2014, la société THERMOPANE TRADEMARK LICENSING GmbH & Co.KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale THERMOPANE, renouvelée sous le numéro 353383. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Fenêtres, portes et éléments de construction métalliques. Verre de construction et verre isolant pour la construction, fenêtres, portes et éléments de construction (non métalliques) ». Page 1 of 5 PROJET DE DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140751.html Le 22 février 2014, l'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 14-751 et celle présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 3 juin 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 4 juillet 2014, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et a demandé la tenue d'une audition. La société déposante a présenté des observations en réponse à celles de la société opposante. Une commission orale s'est tenue le 17 juillet 2014 en présence des mandataires des parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que le produit de la demande d'enregistrement contestée est identique ou similaire à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi que celle relative à la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante répond aux observations de la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur le produit suivant : « panneau d'isolation thermique » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Fenêtres, portes et éléments de construction métalliques. Verre de construction et verre isolant pour la construction, fenêtres, portes et éléments de construction (non métalliques) ». CONSIDERANT que le « panneau d'isolation thermique » de la demande d'enregistrement contestée présente la même destination que le « verre isolant pour la construction » de la marque antérieure en ce que tous ces produits sont des éléments de construction isolants et sont susceptibles d'être utilisés concomitamment lors de la réalisation Page 2 of 5PROJET DE DECISION 12/09/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140751.html de bâtiments ; Que ces produits présentent en outre les mêmes circuits de distribution, à savoir les fabricants de matériaux de construction et seront proposés, contrairement aux assertions de la société déposante, dans des rayons proches relatifs aux éléments de construction isolants ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante relative aux différents numéros de classes de produits mentionnés sur la demande d'enregistrement ; qu'en effet, la classification internationale n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, elle est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des produits en cause, seul le libellé tel que déposé est à prendre en considération. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne un produit similaire à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRB THERMOPATE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination THERMOPANE, présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires, à l'exception de la lettre T, présentée en caractère majuscule. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun un élément verbal comportant les séquences de lettres THERMOPA/E ; Que toutefois, visuellement, les signes en présence se distinguent par le nombre de leurs éléments (deux dans le signe contesté, un dans la marque antérieure) et par leur séquence d'attaque (PRB pour le signe contesté, THERMOPANE pour la marque antérieure), ce qui leur confère une architecture et une physionomie différentes ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté et trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque ([pé / ère / bé] dans le signe contesté) et finales ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente ; Qu'en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, les dénominations THERMOPATE et THERMOPANE sont évocatrices de la fonction des produits en ce que leur préfixe THERMO fait référence à la température et par extension à la maîtrise de la température, à l'isolation ; Qu'au contraire, l'élément PRB du signe contesté apparaît parfaitement distinctif au regard du produit concerné et se trouve mis en évidence par sa position d'attaque de sorte qu'il retiendra particulièrement l'attention des consommateurs ; Que l'élément PRB présente ainsi un caractère particulièrement attractif dans le signe contesté, la dénomination THERMOPATE étant perçue comme venant seulement compléter le terme PRB en désignant une gamme de produits « thermiques », isolants ; Qu'ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif des dénominations THERMOPATE et THERMOPANE différences visuelles et phonétiques entre les deux signes, ceux-ci produisent une impression d'ensemble distincte. CONSIDERANT que l'arrêt invoqué de la C.J.C.E. du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, visant le cas d'une marque contestée constituée notamment de la "dénomination sociale de l'entreprise" et d marque antérieure dotée d'un "pouvoir distinctif normal" conservant dans le signe contesté "une position distinctive Page 3 of 5PROJET DE DECISION 12/09/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140751.html autonome", ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que la marque antérieure invoquée n'est pas reprise à l'identique. CONSIDERANT qu'ainsi, compte tenu de leurs différences prépondérantes, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente et ne sauraient être confondus ni même associés à une même famille de marques. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure et n'en sera pas perçu comme la déclinaison ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que la similarité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est en pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT, enfin, qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de justice, rendues dans des circonstances distinctes. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté PRB THERMOPATE peut être adopté comme marque pour désigner un produit similaire sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale THERMOPANE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Page 4 of 5 PROJET DE DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140751.html Marie R D Chef du service des oppositions Page 5 of 5 PROJET DE DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140751.html