INPI, 19 juin 2009, 05-1527

OPP 05-1527 / HT 15/05/2009 Définitif le 19/06/2009 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Philippe C a déposé, le 11 février 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 342 735 portant sur le signe complexe TOUKA NA TRAVEL & INCENTIVES. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Véhicules divers. Vêtements, chaussures, chapellerie. Conseil en publicité. Conseil dans le domaine du parrainage, partenariat, mécénat des évènements automobiles et aventures. Organisation de voyages. Agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions). Organisation de concours dans le domaine de l'aventure et du sport ». Le 1er juin 2005, la société KANA BEACH (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque communautaire verbale KANA, déposée le 11 octobre 2002 sous le n° 002888279. Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Coffre de voyage, sacs de voyage ; articles de voyage ; vêtements (habillement), chapellerie en cuir ou en tissus, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) en cuir ou en tissus, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussures de gymnastique, combinaisons de ski nautique, vêtements de sport (autres que plongée) ; planches à roulettes, planches à voile, planches pour le surf, patins à roulettes, protège-coudes (articles de sport), protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (articles de sport), skis nautiques, skis pour le surf ». L'opposition a été notifiée au déposant le 14 juin 2005. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été informées. Le 12 mars 2009, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société KANA BEACH fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante fait valoir que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure et invoque la notoriété de la marque antérieure. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur C conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement contestée effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Véhicules divers. Vêtements, chaussures, chapellerie. Conseil en publicité. Conseil dans le domaine du parrainage, partenariat, mécénat publicitaire des évènements automobiles et aventures. Organisation de voyages. Agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions). Organisation de concours dans le domaine de l'aventure et du sport » ; Que la société opposante invoque la marque antérieure en ce qu'elle porte notamment sur les « vêtements (habillement), chapellerie en cuir ou en tissus, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) en cuir ou en tissus, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussures de gymnastique, combinaisons de ski nautique, vêtements de sport (autres que plongée) » ; Que toutefois, ces produits ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure invoquée telle qu'issue de la marque communautaire enregistrée ; Qu'ainsi, le libellé de la marque antérieure invoquée à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Coffre de voyage, sacs de voyage ; articles de voyage ; planches à roulettes, planches à voile, planches pour le surf, patins à roulettes, protège-coudes (articles de sport), protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (articles de sport), skis nautiques, skis pour le surf ». CONSIDERANT que les « véhicules divers » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires aux « planches à roulettes, planches à voile, planches pour le surf, patins à roulettes, skis nautiques, skis pour le surf » de la marque antérieure invoquée, de par leurs nature, fonction et destination commune de véhicule ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments du déposant tenant aux activités des titulaires des deux marques en présence ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche, que les services d'« organisation de voyages, agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « coffres de voyage, sacs de voyage, articles de voyage » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n'étant pas conditionnée à l'achat ou à l'utilisation des seconds ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les services et produits précités aient pour finalité l'art de voyager, dès lors qu'ils présentent des nature (services pour les premiers, produits pour les seconds), fonction et prestataires distincts (voyagistes et agences de tourisme pour les premiers, maroquiniers pour les seconds) ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services et produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'« organisation de concours dans le domaine de l'aventure et du sport » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « planches à roulettes, planches à voile, planches pour le surf, patins à roulettes, protège- coudes (articles de sport), protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (articles de sport), skis nautiques, skis pour le surf » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n'étant pas conditionnée à l'achat ou à l'utilisation des seconds ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les services et produits précités puissent avoir pour finalité la pratique du sport, dès lors qu'ils présentent des nature (services pour les premiers, produits pour les seconds), fonction et prestataires distincts (organisateurs de concours pour les premiers, équipementiers sportifs pour les seconds) ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services et produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « vêtements, chaussures, chapellerie ; conseil en publicité, conseil dans le domaine du parrainage, partenariat, mécénat publicitaire des évènements automobiles et aventures, organisation de concours dans le domaine de l'aventure et du sport » de la demande d'enregistrement contestée et les « vêtements (habillement), chapellerie en cuir ou en tissus, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) en cuir ou en tissus, chaussures de ski, chaussures de sport, chaussures de gymnastique, combinaisons de ski nautique, vêtements de sport (autres que plongée) » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans le libellé de cette marque ; Qu'en outre, en l'absence d'argumentation de la société opposante de nature à établir d'autres liens d'identité ou de similarité, lesquels n'apparaissent pas à l'évidence, entre les « vêtements, chaussures, chapellerie ; conseil en publicité, conseil dans le domaine du parrainage, partenariat, mécénat publicitaire des évènements automobiles et aventures » de la demande d'enregistrement contestée et les produits figurant dans la marque antérieure invoquée telle qu'enregistrée, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe TOUKANA TRAVEL & INCENTIVES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination KANA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'au sein du signe contesté, la dénomination TOUKANA présente un caractère essentiel et dominant, de par sa présentation centrale en lettres de grande taille, les termes TRAVEL & INCENTIVES, présentés en lettres de plus petite taille sur une ligne inférieure, n'apparaissant que comme des éléments secondaires ; Qu'en outre, les éléments figuratifs du signe contesté, figurant sur une ligne distincte, n'affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination TOUKANA. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun quatre lettres identiques, placées dans le même ordre et formant la séquence KANA, constitutive de la marque antérieure ; Que toutefois, dans le signe contesté, cette séquence de lettres forme avec la séquence TOU qui la précède un ensemble unitaire formant la dénomination TOUKANA dans lequel la séquence KANA n'est plus perceptible en tant que telle et donc plus individualisable, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'ainsi, la séquence KANA ne peut, contrairement à ce que soutient la société opposante, être détachée dans le signe contesté que par une opération purement artificielle et n'apparaît donc pas dominante dans ce signe ; Qu'en outre, ces signes produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion tant pour le lecteur que pour l'auditeur, contrairement à ce qu'indique la société opposante ; Qu'en effet visuellement, les dénominations TOUKANA du signe contesté et KANA de la marque antérieure diffèrent par leur longueur en raison de la présence de la séquence d'attaque TOU du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie distincte ; Que ces différences sont encore renforcées par la présentation, les couleurs et les éléments figuratifs du signe contesté, absents de la marque antérieur qui se présente, quant à elle, comme une marque purement verbale ; Que phonétiquement, les dénominations précitées se distinguent par leurs rythmes et leurs sonorités d'attaque ; Qu'enfin intellectuellement, la dénomination TOUKANA du signe contesté, associée à la représentation d'une tête de toucan, est susceptible d'évoquer pour le consommateur cette espèce d'oiseau, évocation absente de la marque antérieure ; qu'à cet égard, il n'est pas établi, comme le soutient la société opposante, que le consommateur percevra le signe contesté comme signifiant « tout Kana » soit « tous les produits et services Kana », faisant ainsi immédiatement référence à la marque antérieure. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les signes un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en outre, s'il est vrai également, comme le souligne la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure bénéficie d'une connaissance par une grande partie du public concerné par les produits et services en cause, il n'en reste pas moins qu'aucune connaissance de la marque antérieure invoquée à l'appui de la présente opposition n'est établie en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, il n'existe pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le risque de confusion entre les signes est accentué par le fait que la société opposante est titulaire de marques déclinées autour du terme KANA ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; Qu'il en va de même de son argument tenant à la mauvaise foi du déposant, la bonne ou la mauvaise foi du déposant n'étant pas prise en considération dans la procédure d'opposition. CONSIDERANT que le signe complexe TOUKANA TRAVEL & INCENTIVES contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure KANA, le consommateur des produits et services concernés ne pouvant confondre ces deux signes. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause, en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté TOUKANA TRAVEL & INCENTIVES peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale KANA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 05-1527 est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe