INPI, 20 octobre 2009, 04-2293

OPP 04-2293 / FBR Nanterre, le 20 octobre 2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société METHOD FILMS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 avril 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 287 464 portant su r la dénomination SKYLAND. Le 28 juillet 2004, la société BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC. (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque communautaire verbale SKY, déposée le 30 avril 2003 sous le numéro 00 3 203 411. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 6 août 2004. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement contesté à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques, enregistrés ou non ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ; bandes-vidéo, cassettes vidéo, films cinématographiques impressionnés, films pour l'enregistrement des sons, disques compacts [audiovidéo], dessins animés, hologrammes, logiciels de jeux ; étui à lunettes, articles de lunetterie, montures de lunettes. Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, livres, brochures, manuels, affiches, bandes dessinées, décalcomanies, dessins ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie, crayons, taille-crayons, chemises pour documents, gommes à effacer ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; fournitures scolaires, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier d'emballage ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; caractères d'imprimerie ; clichés ; dessous de chope à bière, enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, figurines [statuettes] en papier mâché, linge de table [en papier]. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; étuis pour clefs [maroquinerie], bourses, cartables, portefeuilles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases ", sacs d'écoliers, mallettes, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyage [maroquinerie]. Vêtements [habillement], chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; tee-shirts, caleçons, chaussettes, bandanas [foulards], bandeaux pour la tête [habillement], bavoirs non en papier, ceintures [habillement], casquettes, cravates, écharpes, gants [habillement], peignoirs, robes de chambre, tabliers, maillots de bain. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations pour arbres de Noël ; pistolets à air [jouets], attrapes [farces], ballons de jeu, cartes à jouer, cerfs-volants, disques volants [jouets], gants [accessoires de jeux], balles de jeu, jeux automatique [machines] à prépaiement, jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, puzzles, jeux de société, jeux volants. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, location de bandes vidéo et de films cinématographiques, service d'imagerie numérique, montage de bandes vidéo, montage de programmes radiophoniques et de télévision, production de films, production de films sur bandes vidéo, rédaction de scénarios ; parcs et jardins d'attractions ; informations en matière de divertissement, services de clubs [divertissement ou éducation], organisation de concours [divertissement ou éducation], divertissements télévisés et radiophoniques, services de jeu proposés en ligne [à partir d'un réseau informatique], organisation de manifestations à buts culturels, éducatifs ou de divertissement. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, à savoir : évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; services d'analyses pour l'implantation de systèmes d'ordinateur ; recherche et développement de nouveaux produits ; recherches techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; reconstitution de bases de données ; dessin industriel ; élaboration [conception] de logiciels ; installation de logiciels, mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : " Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Papier, carton, et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureaux (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets. articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels". CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : " Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques, enregistrés ou non ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ; bandes-vidéo, cassettes vidéo, films cinématographiques impressionnés, films pour l'enregistrement des sons, disques compacts [audiovidéo], dessins animés, hologrammes, logiciels de jeux ; étui à lunettes, articles de lunetterie, montures de lunettes. Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, livres, brochures, manuels, affiches, bandes dessinées, décalcomanies, dessins ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie, crayons, taille-crayons, chemises pour documents, gommes à effacer ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; fournitures scolaires, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier d'emballage ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; caractères d'imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; étuis pour clefs [maroquinerie], bourses, cartables, portefeuilles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases ", sacs d'écoliers, mallettes, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyage [maroquinerie]. Vêtements [habillement], chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; tee-shirts, caleçons, chaussettes, bandanas [foulards], bandeaux pour la tête [habillement], bavoirs non en papier, ceintures [habillement], casquettes, cravates, écharpes, gants [habillement], peignoirs, robes de chambre, tabliers, maillots de bain. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations pour arbres de Noël ; pistolets à air [jouets], attrapes [farces], ballons de jeu, cartes à jouer, cerfs-volants, disques volants [jouets], gants [accessoires de jeux], balles de jeu, jeux automatique [machines] à prépaiement, jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, puzzles, jeux de société, jeux volants. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, location de bandes vidéo et de films cinématographiques, service d'imagerie numérique, montage de bandes vidéo, montage de programmes radiophoniques et de télévision, production de films, production de films sur bandes vidéo, rédaction de scénarios ; parcs et jardins d'attractions ; informations en matière de divertissement, services de clubs [divertissement ou éducation], organisation de concours [divertissement ou éducation], divertissements télévisés et radiophoniques, services de jeu proposés en ligne [à partir d'un réseau informatique], organisation de manifestations à buts culturels, éducatifs ou de divertissement. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, à savoir : évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; services d'analyses pour l'implantation de systèmes d'ordinateur ; recherche et développement de nouveaux produits ; recherches techniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; reconstitution de bases de données ; dessin industriel ; élaboration [conception] de logiciels ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs" apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les "dessous de chope à bière, enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, figurines [statuettes] en papier mâché, linge de table [en papier]" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent divers produits finis fabriqués à partir de papier transformé ne relèvent pas de la catégorie générale des "papier, carton" de la marque antérieure qui s'entendent de produits bruts ou semi-finis destinés à entrer dans la composition d'objets très divers après traitement ; Qu'il ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires que les "dessous de chope à bière, enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, figurines [statuettes] en papier mâché, linge de table [en papier]" précités de la demande d'enregistrement contestée soient tous fabriqués à base de "papier, carton" de la marque antérieure invoquée ; qu'en effet, en décider autrement reviendrait à reconnaître comme similaires un très grand nombre de produits fabriqués en ces matières présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme en l'espèce ; Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit, exclusif et obligatoire, en ce que les seconds, comme il a été précédemment relevé, entrent dans la composition d'objets très divers et ne sont dès lors pas exclusivement destinés à la fabrication des premiers ; Que ces produits ne sont donc, pas identiques ni ou à tout le moins similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "dessous de chope à bière, enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, figurines [statuettes] en papier mâché, linge de table [en papier] "de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux "produits en ces matières [papier, carton] non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d'en identifier les nature, fonction, destination et origine. CONSIDERANT enfin que les "services de dessinateurs d'arts graphiques" de la demande d'enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des "Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels" de la marque antérieure ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, similarité qui n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi ; Que ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal SKYLAND, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SKY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'élément SKY, distinctif au regard des produits et services désignés, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que l'élément SKY, constitutif de la marque antérieure, se retrouve en position d'attaque au sein du signe contesté dans lequel il présente un caractère essentiel et dominant, le terme LAND qui lui est adjoint, étant couramment utilisé pour désigner un lieu consacré à un thème particulier, et se rapportant à l'élément verbal SKY ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même élément SKY, la dénomination SKYLAND pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure SKY. CONSIDERANT ainsi que la dénomination contestée SKYLAND constitue l'imitation de la marque antérieure SKY, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l'identité et à la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné ; Que la dénomination SKYLAND ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale SKY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 04-2293 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte que les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques, enregistrés ou non ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ; bandes-vidéo, cassettes vidéo, films cinématographiques impressionnés, films pour l'enregistrement des sons, disques compacts [audiovidéo], dessins animés, hologrammes, logiciels de jeux ; étui à lunettes, articles de lunetterie, montures de lunettes. Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, livres, brochures, manuels, affiches, bandes dessinées, décalcomanies, dessins ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie, crayons, taille-crayons, chemises pour documents, gommes à effacer ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; fournitures scolaires, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier d'emballage ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; caractères d'imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; étuis pour clefs [maroquinerie], bourses, cartables, portefeuilles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases ", sacs d'écoliers, mallettes, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyage [maroquinerie]. Vêtements [habillement], chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; tee-shirts, caleçons, chaussettes, bandanas [foulards], bandeaux pour la tête [habillement], bavoirs non en papier, ceintures [habillement], casquettes, cravates, écharpes, gants [habillement], peignoirs, robes de chambre, tabliers, maillots de bain. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations pour arbres de Noël ; pistolets à air [jouets], attrapes [farces], ballons de jeu, cartes à jouer, cerfs-volants, disques volants [jouets], gants [accessoires de jeux], balles de jeu, jeux automatique [machines] à prépaiement, jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, puzzles, jeux de société, jeux volants. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, location de bandes vidéo et de films cinématographiques, service d'imagerie numérique, montage de bandes vidéo, montage de programmes radiophoniques et de télévision, production de films, production de films sur bandes vidéo, rédaction de scénarios ; parcs et jardins d'attractions ; informations en matière de divertissement, services de clubs [divertissement ou éducation], organisation de concours [divertissement ou éducation], divertissements télévisés et radiophoniques, services de jeu proposés en ligne [à partir d'un réseau informatique], organisation de manifestations à buts culturels, éducatifs ou de divertissement. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, à savoir : évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; services d'analyses pour l'implantation de systèmes d'ordinateur ; recherche et développement de nouveaux produits ; recherches techniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; reconstitution de bases de données ; dessin industriel ; élaboration [conception] de logiciels ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 03 3 287 464 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGE, Juriste