INPI, 8 avril 2016, 2014-3695

OPP 14-3695 / FBR Courbevoie, le 26 janvier 2016 Devenu définitif le 08/03/2016 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ENERGY SHOP ET NUTRITION (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 091 875 portant sur le signe verbal ENERGY SHOP ET NUTRITION. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». Le 13 août 2014, la société SIXTY INTERNATIONAL S.A. (société anonyme de droit luxembourgeois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire ENERGIE, déposée le 15 avril 2005 et enregistrée sous le numéro 004346326, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre communautaire des marques. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». L'opposition a été notifiée le 15 septembre 2014 à la société déposante sous le n° 14-3695. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une marque faisant l'objet d'une demande en annulation, la procédure a été suspendue. Le 1 er octobre 2015, la société opposante a informé l'Institut du rejet de l'action en annulation. La procédure d'opposition a repris et un délai de deux mois a été imparti au déposant pour présenter des observations en réponse, ce courrier marquant la reprise de la procédure d'opposition. La société déposante a alors présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits et des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT à titre liminaire que ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante selon lesquels elle ne proposera pas à la vente de produits de la marque ENERGIE, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation effectives ou supposées. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ENERGY SHOP SPORT ET NUTRITION, présenté en lettres majuscules et minuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ENERGIE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et le signe contesté d'une dénomination unique ; Que les signes en présence ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, ENERGY pour le signe contesté, ENERGIE pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que les signes diffèrent par la présence des termes SHOP SPORT ET NUTRITION dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination ENERGY/ENERGIE apparaît parfaitement distinctive à l'égard des produits en cause. Que cette dénomination constitutive de la marque antérieure, constitue l'élément dominant du signe contesté en raison de sa position d'attaque et dès lors que les éléments SHOP SPORT ET NUTRITION qui la suivent, seront perçus comme la simple précision du domaine des produits et de leur origine et ne sont pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'ainsi, compte tenu tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées entre les signes, que de la prise en compte de leur élément distinctif et dominant, il résulte un risque de confusion entre ces deux signes ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que les produits sont identiques. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté ENERGY SHOP SPORT ET NUTRITION constitue l'imitation de la marque verbale antérieure ENERGIE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité des produits, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques, le consommateur étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ENERGY SHOP SPORT ET NUTRITION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale communautaire ENERGIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe