INPI, 2 octobre 2008, 07-4188

OPP 07-4188 / EB Le 2 octobre 2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EXATEC INGENIERIE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 août 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 521 102 po rtant sur le signe complexe EXATEC INGENIERIE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; vitraux ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; services d'étanchéité (construction) ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ». Le 5 décembre 2007 par télécopie, confirmée par courrier, la société EXATEC GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale EXATEC déposée le 25 mai 2001 et enregistrée sous le n° 2 232 577. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « vitres en matières plastiques transparentes pour bâtiments ; revêtements pour vitres en matières plastiques pour bâtiments ; services d'un ingénieur, en particulier développement et gestion d'installations pour la fabrication et le revêtement de vitres en matières plastiques ». L'opposition a été notifiée le 12 décembre 2008, à la société déposante qui a présenté des observations en réponse. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue 4 mois. Le 6 août 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société EXATEC GmbH & Co. KG fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses arguments faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir, que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les services de « nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres » de la demande d'enregistrement présentent un lien de complémentarité évident avec les « vitres en matières plastiques transparentes pour bâtiments ; revêtements pour vitres en matières plastiques pour bâtiments » de la marque antérieure. Elle invoque l'interdépendance des critères. Sur la comparaison des signes Elle invoque en outre, l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe EXATEC INGENIERIE ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination EXATEC, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme EXATEC, distinctif au regard des produits et services en cause; Qu'au sein du signe contesté, le terme EXATEC, constitutif de la marque antérieure revêt un caractère dominant, en raison de sa position d'attaque et de sa présentation (en caractère de grande taille sur une ligne supérieure), le terme INGENIERIE qui l'accompagne, présenté sur une ligne inférieure en caractère de plus petite taille ne formant pas avec lui un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'en outre, le terme INGENIERIE, d'usage courant dans le domaine industriel, apparaît faiblement distinctif au regard des produits et des services en cause ; Qu'enfin, la présence d'un élément figuratif et de couleurs ne fait pas perdre au terme EXATEC son caractère lisible et immédiatement perceptible ; Qu'il en résulte donc une impression d'ensemble commune entre les deux signes, dominés par le même terme EXATEC. CONSIDERANT ainsi, que le signe conteste EXATEC INGENIERIE constitue l'imitation de la marque antérieure EXATEC. Sur la comparaison des produits et des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; vitraux ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; services d'étanchéité (construction) ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ». Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vitres en matières plastiques transparentes pour bâtiments ; revêtements pour vitres en matières plastiques pour bâtiments ; services d'un ingénieur, en particulier développement et gestion d'installations pour la fabrication et le revêtement de vitres en matières plastiques ». CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant a proposé de retirer de sa demande d'enregistrement les produits de la classe 19 visés par l'objection ; Que toutefois, cette limitation n'a pas effectuée suivant les formes requises. CONSIDERANT en conséquence, que la limitation précitée ne saurait être prise en considération. CONSIDERANT que les « matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction; verre isolant (construction) ; vitraux ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; services d'étanchéité (construction) ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument soulevé par la société déposante relatif aux secteurs géographiques supposés des marques en présence, dans la mesure où la marque antérieure en tant que marque communautaire vise le territoire français ; CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante fait valoir qu'il existe un lien entre les services « nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres » de la demande d'enregistrement contestée et les « vitres en matières plastiques transparentes pour bâtiments ; revêtements pour vitres en matières plastiques pour bâtiments » de la marque antérieure ; Qu'elle insiste également sur l'interdépendance des facteurs ; Qu'en effet, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; qu'en l'espèce, le risque de confusion quant à l'origine des produits et services ci- dessus examinés de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure, est d'autant plus important que les signes en présence sont très proches ; Qu'il s'ensuit un risque de confusion ce qui n'est pas contesté par la société déposante suite au projet de décision. CONSIDERANT par conséquent que la demande d'enregistrement désigne des produits et des services qui sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similitude d'une partie des produits et des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe complexe EXATEC INGENIERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EXATEC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro n°07-4188 est reconnue justif iée en ce qu'elle porte sur lesproduits et les services suivants : « matériaux de construction non métalliques ;constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verrede construction ; verre isolant (construction) ; vitraux ; informations en matière deconstruction ; supervision (direction) de travaux de construction ; servicesd'étanchéité (construction) ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfacesextérieures) ou de fenêtres ; évaluations, estimations et recherches dans lesdomaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche etdéveloppement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projetstechniques ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 521 1 02 est partiellement rejetée pour les produits et les services précités. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe