INPI, 22 février 2017, 2016-3706

OPP 16-3706-OT Le 23 février 2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Valérie T et Mademoiselle Cécile B ont déposé, le 30 mai 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 276 021 portant sur le signe complexe PITCH ME. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : "Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Serious game, logiciel pédagogique utilisant comme support le jeu. Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; Jeu de société. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; organisation d'événements autour d'outils pédagogiques utilisant le jeu destinés aux enfants et aux adultes. publication de tous supports nécessaires aux outils pédagogiques utilisant le jeu". Le 24 août 2016, la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PITCH déposée le 12 mars 2013 et enregistrée sous le n° 13 3 989 441. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; publications ; prospectus et imprimés, journaux, albums, almanach, brochures, affiches ; catalogues ; livres ; bandes dessinées ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; photographies. Jeux, jeux de cartes ou de table. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation de compétitions sportives". L'opposition a été notifiée par courrier du 18 octobre 2016 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 16-3706. Les déposantes ont présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 18 janvier 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien- fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. La société opposante conteste le projet de décision en ce qu'il n'a pas retenu de de similarité les " logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée et les services d'"informations en matière de divertissement ou d'éducation" de la marque antérieure. La société opposante invoque également un lien de complémentarité entre les "logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée et les "catalogues" de la marque antérieure, les premiers étant utilisés pour la création et la mise en ligne des seconds, lesquels peuvent consister en des catalogues au format papier ou électronique. Enfin , les "logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée font partie du "matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)" de la marque antérieure. Les services de "publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux "Publications" de la marque antérieure, "en ce sens que les premiers appartiennent à la catégorie générale des secondes". Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Les déposantes contestent la comparaison des produits et services ainsi que celle portant sur les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par ses titulaires, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : " Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciel pédagogique utilisant comme support le jeu. Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; Jeu de société. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; organisation d'événements autour d'outils pédagogiques utilisant le jeu destinés aux enfants et aux adultes. publication de tous supports nécessaires aux outils pédagogiques utilisant le jeu" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; publications ; prospectus et imprimés, journaux, albums, almanach, brochures, affiches ; catalogues ; livres ; bandes dessinées ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; photographies. Jeux, jeux de cartes ou de table. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation de compétitions sportives". CONSIDERANT que les "Logiciels de jeux , logiciel pédagogique utilisant comme support le jeu. Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; Jeu de société. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; micro- édition ; organisation d'événements autour d'outils pédagogiques utilisant le jeu destinés aux enfants et aux adultes. publication de tous supports nécessaires aux outils pédagogiques utilisant le jeu" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, les déposantes ne sauraient valablement invoquer l'argument selon lequel la demande d'enregistrement contestée "a pour objet unique le jeu de société, le "PITCH me !" appartenant à la catégorie des jeux d'ambiance sur plateau" et que "les produits et services visés […] concernent uniquement des supports pédagogiques servant d'appui auprès de ces ateliers d'écriture créative ou de lutte contre l'illettrisme" et qu'enfin, "les jeux produits par la marque PITCH sont pour l'essentiel des objets promotionnels" ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation. Qu'il en va de même de l'argument des déposantes selon lequel la société opposante "n'a pas cru bon de déposer sa marque en classe 9, au vu des produits qu'elle vend ou fabrique" ; Qu'en effet, outre le fait que la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de l'identité et de la similarité des produits et services en cause, la protection conférée à une marque s'étend non seulement aux produits désignés exactement dans les même termes, mais également aux produits identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits de la marque antérieure, ainsi qu'aux produits similaires, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'enfin, ne saurait être retenue l'absence de similarité entre les "Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; Jeu de société" de la demande d'enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure revendiqués en classe 28 ; Qu'en effet, l'appréciation de la similarité entre les produits s'effectue en fonction des liens établis par l'opposant entre les produits en cause ; qu'ainsi il n'est pas nécessaire pour l'opposant de démontrer une similarité entre les produits de la demande d'enregistrement contestée et l'ensemble des produits et/ou services de la marque antérieure. CONSIDERANT que, suite l'argumentation présentée par la société opposante suite au projet de décision, il convient de reconnaitre l'identité ou la similarité du service de "publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la demande d'enregistrement contestée et des "Publications" de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, le service "publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la demande d'enregistrement contestée n'appartient pas à la catégorie générale des "Publications" de la marque antérieure, un service ne pouvant relever d'une catégorie générale des produits ; Que toutefois, il existe un lien étroit et nécessaire entre ce service et ces produits, dès lors que la prestation du premier peut avoir pour objet les secondes, ce qui n'est pas contesté par les déposantes ; Qu'il s'agit donc de service et produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les "logiciels" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent d'ensembles d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière n'entrent pas dans la catégorie des "matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)" de la marque antérieure qui regroupent tout matériel (à l'exception des appareils) permettant la transmission du savoir, commercialisé dans les librairies-papeterie ou les magasins spécialisés ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Que les "logiciels" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "catalogues" de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas exclusivement utilisés pour l'élaboration des seconds lesquels ne sont pas nécessairement réalisés avec ceux-ci ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ; Qu'à cet égard, en décider autrement, compte tenu de l'informatisation croissante, reviendrait à considérer comme similaires aux "logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée un très grand nombre de produits et services, alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin, que contrairement à ce que soutient la société opposante, les "logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et nécessaire avec les services d'"informations en matière de divertissement ou d'éducation" de la marque antérieure, en ce que les premiers, d'utilisations diverses, ne sont pas nécessaires à la prestation des seconds, lesquels peuvent être effectués sans recours aux premiers ; Qu'il ne saurait suffire pour démontrer leur complémentarité, que les services précités de la marque antérieure puissent "consister en des "logiciels (programmes enregistrés)" utilisés pour la fourniture d'informations relatives aux jeux" ; qu'en effet, cette pratique nullement obligatoire ne présente pas un caractère de généralité tel qu'il puisse en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits et services ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PITCH ME ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PITCH. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux selon une présentation particulière, d'un élément graphique et de couleurs ; que la marque antérieure comporte un élément verbal ; Que les signes en cause ont en commun la dénomination PITCH constitutive de la marque antérieure ; Qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté de l'élément verbal ME, d'un élément graphique et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ; Qu'en effet, la dénomination PITCH, arbitraire au regard des produits et services en cause, apparaît dominante dans le signe contesté, du fait de sa longueur, de sa position centrale en lettres de grande taille, du contraste de couleurs ; Que de plus, terme ME, présenté en lettres de très petite taille, et compris comme signifiant MOI, est susceptible d'apparaître comme évoquant une caractéristique des produits et services en cause, à savoir d'être personnalisés ; Qu'ainsi le signe contesté est dominé par la présence de l'élément PITCH ; Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes relevées par les déposantes tenant à la présence du terme ME et à la présentation du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'enfin, intellectuellement, rien ne permet aux déposantes d'affirmer que le terme PITCH sera perçu différemment dans chacun des deux signes ; qu'en particulier, si le terme PITCH est susceptible d'être perçu « dans le sens de raconter » dans le signe contesté, il peut l'être tout autant dans la marque antérieure ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes, pris dans leur ensemble, le signe contesté pouvant être perçu par le consommateur comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits et services personnalisés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que sont extérieurs à la procédure les développements des déposantes sur les circonstances d'exploitation des marques en cause et de commercialisation des produits et services ; Qu'il en va de même de leur argument sur l'existence d'un jeu de société appelé "THE PITCH" ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des activités des titulaires des marques en cause ; Qu'en outre, le titulaire d'une marque est seul juge de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté PITCH ME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure PITCH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Logiciels de jeux , logiciel pédagogique utilisant comme support le jeu. Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; Jeu de société. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; organisation d'événements autour d'outils pédagogiques utilisant le jeu destinés aux enfants et aux adultes. publication de tous supports nécessaires aux outils pédagogiques utilisant le jeu". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Olivier TSEDRI, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôle