INPI, 27 novembre 2014, 2014-1748

OPP 14-1748 / NG 19 août 2014 Devenu définitif le 23/09/2014 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Mademoiselle Véronique B a déposé, le 17 janvier 2014, la demande d'enregistrement n° 13 4 061 405 portant sur le signe verbal PHYTOAROMA-BIO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Le 3 avril 2014, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PHYTAROMA, renouvelée en dernier lieu le 28 novembre 2008 sous le n° 2390877. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, avons. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, désinfectants, aliments diététiques à usage médical ». L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 29 avril 2014 à la déposante, et cette dernière a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il apparaît comme une déclinaison. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes. Quant à la comparaison des produits, elle souligne que ceux visés par la marque antérieure ne sont pas « bio » contrairement à ceux que la marque contestée est destinée à désigner de sorte que le public ne peut commettre de confusion sur leur origine.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, avons. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, désinfectants, aliments diététiques à usage médical ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides » apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Que la déposante ne saurait contester l'identité et/ou la similarité de ces produits aux motifs que les produits que la demande d'enregistrement a vocation à couvrir sont exclusivement « bio », contrairement à ceux de la marque antérieure, et que tous ces produits seront commercialisés au sein de points de vente bien distincts ; Qu'il convient à cet égard de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer en prenant en considération les produits tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs caractéristiques concrètes et conditions effectives d'exploitation ; Qu'en tout état de cause cette circonstance ne saurait suffire à distinguer ces produits. CONSIDERANT en revanche, que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement, qui relèvent de la catégorie des produits alimentaires et dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d'alimentation propres aux enfants en bas âge, ne présentent pas les mêmes fonction et destination et ne s'adressent pas à la même clientèle que les « aliments diététiques à usage médical » de la marque antérieure, dont la finalité est strictement médicale et qui sont prescrits par les médecins à destination de leurs patients ; Que contrairement à ce qu'affirme la société opposante, ces produits n'empruntent généralement pas les mêmes circuits de fabrication et de distribution, les premiers relevant de l'industrie agro-alimentaire et se retrouvant essentiellement dans les rayons de magasins d'alimentation générale, alors que les seconds sont élaborés par des laboratoires et relèvent du monopole pharmaceutique ; Que ces produits ne sont dès lors pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de matières utilisées par les dentistes dans l'exercice de leur art, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure invoquée ; Que ne répondant pas aux même besoins, ces produits ne sont pas destinés à la même clientèle (dentistes et prothésistes dentaires pour les premiers, patients pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (laboratoires spécialisés dans le secteur dentaire pour les premiers, industrie pharmaceutique pour les seconds) ; Qu'ils ne répondent pas aux mêmes modes de commercialisation, les premiers étant directement et uniquement commercialisés par les laboratoires dentaires auprès des professionnels qui les utilisent, alors que les seconds relèvent du monopole pharmaceutique et se retrouvent dès lors exclusivement en pharmacies ; Que ces produits n'apparaissent pas non plus complémentaires, n'étant pas nécessairement ni exclusivement utilisés en association les uns avec les autres ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les « herbicides » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de substances ayant pour objet d'éliminer des végétaux parasites dans les cultures ou jardins, et sont distribués dans les coopératives agricoles ou rayons de grandes surfaces consacrés au jardinage à destination d'une clientèle d'agriculteurs et de jardiniers, ne présentent manifestement pas les mêmes fonction, destination, circuits de distribution et clientèle que les « désinfectants » de la marque antérieure, qui désignent des produits destinés à un usage médical ou ménager, dont l'objet est d'éliminer les bactéries et virus à des fins d'hygiène, et qui sont commercialisés en pharmacies ou parapharmacies (pour les désinfectants à destination médicale) ou dans les points de vente et rayons affectés aux produits d'entretien ménager (pour les désinfectants à usage domestique) ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PHYTOAROMA-BIO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PHYTAROMA, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux séparés par un tiret, alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique ; Que l'élément d'attaque PHYTOAROMA du signe contesté et la marque antérieure PHYTAROMA apparaissent visuellement et phonétiquement proches et sont intellectuellement identiques ; Qu'ils se constituent en effet pareillement d'un préfixe proche (PHYT / PHYTO) qui se comprend immédiatement comme faisant référence aux « plantes », suivi de la séquence identique AROMA ; Que la seule différence entre ces dénominations, qui tient uniquement à l'adjonction d'une lettre (O) au centre d'une dénomination longue, risque d'échapper à l'attention d'un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux ni à l'oreille dans des temps rapprochés ; Que le risque de confusion est d'autant plus marqué que cette adjonction n'a aucune incidence sur le plan sémantique, contrairement à ce qu'affirme la déposante, les deux dénominations PHYTOAROMA et PHYTAROMA demeurant caractérisées par les mêmes structure et évocation (PHYT(O) évoquant les « plantes » associé à AROMA) ; Que si les signes diffèrent par ailleurs par la présence dans le signe contesté de l'élément verbal BIO, séparé de PHYTOAROMA par un tiret, cet élément n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, contrairement à ce qu'affirme la déposante ; Qu'en effet, cet élément BIO sera immédiatement compris comme une simple indication du caractère « biologique » des produits que la marque est destinée à désigner ; Que cet élément BIO, bien séparé de la dénomination PHYTOAROMA par un tiret, n'altère en outre nullement le caractère immédiatement perceptible et l'individualité de cette dernière au sein du signe contesté, contrairement à ce qu'affirme la déposante ; Qu'il en résulte un risque d'association des deux marques dans l'esprit du public, le consommateur étant fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits dits « bio » (issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus) ; Qu'à cet égard, la mention BIO dans le signe contesté n'empêche nullement le risque pour le public de croire que les deux marques appartiennent à un même titulaire qui aurait élargi son exploitation à des produits dits « bio » ; Qu'est sans incidence l'argument de la déposante relatif à l'absence de notoriété de la marque antérieure, elle-même ne la connaissant pas ; Qu'en effet, si la notoriété d'une marque peut constituer un facteur aggravant le risque de confusion, elle n'est pas nécessaire à sa démonstration ; que la bonne foi du déposant ignorant l'existence de la marque antérieure est par ailleurs sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la procédure d'opposition ; Qu'est également inopérante l'argumentation de la déposante relative aux produits réellement commercialisés par chacune des deux marques, ces circonstances, tenant aux conditions effectives d'exploitation des deux marques, étant extérieures à la procédure d'opposition. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure ; Qu'en raison de cette imitation, conjuguée à l'identité et/ou à la similarité de certains des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné au regard desdits produits. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PHYTOAROMA-BIO ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PHYTAROMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe