INPI, 27 février 2017, 2016-4107

OPP 16-4107 / HT 23/01/2017 Définitif le 25/02/2017 PROJET DE CLÔTURE D'UNE OPPOSITION ****

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du 15 avril 2016 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 juin 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 284 253, portant sur le signe verbal HYPERHEALTH. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Application pour terminal de poche (smartphone et tablette) sur l'alimentation, le sport et la relaxation ; informations à caractère pharmaceutique et médical, informations sur l'alimentation, le sport et la relaxation ». Le 21 septembre 2016, Monsieur Lionel G a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale HYPERPHARMA, déposée le 25 septembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 679 074. Cette marque a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine, produits pour l'hygiène relevant du monopole pharmaceutique ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, sparadraps, matériels pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique ; bactéricides ; virucides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; parasiticides ; fongicides ; bains médicinaux, couches, bandes, culottes et serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques, alliage de métaux précieux à usage dentaire ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps et d'espaces publicitaires sur tous moyens de communication ; télécommunications ; services de transmission d'informations par voie télématique, électronique et informatique ; communications par terminaux d'ordinateurs et par Internet ; services de messageries électroniques ». L'opposition a été notifiée le 11 octobre 2016 à la société déposante sous le n° 16-4107 : cette notification lui impartissait un délai pour présenter des observations en réponse. Le 8 décembre 2016, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti et invité l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. L'opposant a fourni des pièces dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

CONSIDERANT que, selon l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation » ; Qu'enfin, selon les termes de l'article R. 712-18 1° du code précité, « La procédure d'opposition est clôturée…[lorsque] l'opposant…n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT en l'espèce, que suite à la demande de la société déposante à produire de telles pièces, l'opposant a notamment fourni, à titre de pièces visant à prouver l'usage de la marque antérieure invoquée ; - une photographie de l'enseigne HYPERPHARMA (pièce n° 5) ; - un extrait du site Internet https://tous-les-horaires.fr mentionnant les horaires d'ouverture d'une enseigne hyperharma.com ; - des photographies de sacs d'emballage sur lesquels figurent la dénomination HYPERPHARMA (pièces n° 7 à 9) ; - des factures d'achat adressées, pour facturation et pour certaines, à HYPERPHARMA, portant sur différents produits et notamment des produits pharmaceutiques, d'hygiène ou des cosmétiques ; - la photographie d'étuis (pièce n° 11) ; - des documents relatifs à l'achat du nom de domaine « hyperpharma.com » et à la création et l'exploitation d'un site de commerce électronique de médicaments dénommé « hyperpharma.com » (pièces n° 15 à 22) ; Que toutefois, ces pièces n'apparaissent pas pertinentes ; Qu'en effet, la photographie d'une vitrine de magasin ne permet pas d'effectuer un lien avec les produits et services servant de base à l'opposition, celle-ci ne démontrant l'exploitation du signe HYPERPHARMA qu'en tant qu'enseigne d'un magasin et non pour des produits revêtus de la marque HYPERPHARMA ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de l'opposant selon lequel ces pièces établissent l'exploitation de la marque HYPERPHARMA pour les services de « vente en gros et au détail, en direct, par correspondance et par Internet, de savons ; parfums ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour l'hygiène relevant du monopole pharmaceutique ; substances diététiques à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical », dès lors que ces services ne sont pas invoqués à l'appui de la présente opposition dans l'exposé tiré de la comparaison des produits et services établi par l'opposant ; Que les seuls produits sur lesquels apparaît le signe contesté sont des sacs d'emballage et des étuis, produits toutefois non revendiqués par la marque antérieure invoquée ; Qu'en outre, les produits mentionnés sur les factures produites sont soit désignés de façon générique (exemple : « granions de cuivre »), soit revêtus d'autres marques (Lexomil, Toleriane, …), l'entité HYPERPHARMA n'apparaissant que comme destinataire ou adresse de facturation de ces pièces comptables ; Qu'enfin, les pièces relatives à la création du site Internet HYPERPHARMA.COM font état d'un potentiel usage des éléments verbaux HYPERPHARMA.COM (et non de la dénomination HYPERPHARMA, constitutive de la marque antérieure invoquée) pour une activité de commerce électronique de médicaments et n'établissent aucunement une exploitation spécifique de la marque antérieure invoquée pour les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine, produits pour l'hygiène relevant du monopole pharmaceutique ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, sparadraps, matériels pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique ; bactéricides ; virucides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; parasiticides ; fongicides ; bains médicinaux, couches, bandes, culottes et serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques, alliage de métaux précieux à usage dentaire » servant de base à la présente procédure d'opposition ; Qu'en effet, l'opposant indique lui-même que l'exploitation du site Internet n'est pas encore effective (« la société SELARL GRANDE PHARMACIE DU 8 MAI 1945 est en train de construire un important site de vente en ligne … accessible à l'adresse « hyperpharma.com », « dans la perspective du lancement imminent de ce site », « dans l'attente du lancement imminent du site ») ; qu'ainsi, en ne démontrant pas la mise en contact effective de produits revêtus de la marque HYPERPHARMA avec le consommateur concerné, les documents fournis par l'opposant ne permettent pas d'établir l'exploitation de la marque antérieure invoquée auprès de la clientèle ; Qu'enfin, les prestations de « gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps et d'espaces publicitaires sur tous moyens de communication ; télécommunications ; services de transmission d'informations par voie télématique, électronique et informatique ; communications par terminaux d'ordinateurs et par Internet ; services de messageries électroniques », nécessaires à construction d'un tel site, sont rendues par les prestataires mandatés pour la création du site Internet par la société SELARL GRANDE PHARMACIE DU 8 MAI 1945 et non par l'opposant sous la marque HYPERPHARMA ; Que l'opposant n'a donc pas fourni de pièces de nature à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure, pour défaut d'exploitation de celle-ci, n'était pas encourue ; Qu'il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure d'opposition, en application de l'article R. 712-18 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est clôturée Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle