Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2012, 2010/12426

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Mars 2012 3ème chambre 1ère section N° RG : 10/12426 DEMANDERESSES Société GUCCIO GUCCI S.P.A. 73/R via dei Tornabuoni [...] - ITALIE Société GUCCI FRANCE S.A.S. [...] représentées par Me Grégoire TRIET - Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03 DÉFENDERESSE Société CHAUSSURES ERAM SARL 49111 SAINT PIERRE MONTLIMART représentée par Me Arnaud C ASALONGA - SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177 COMPOSITION DU TRD3UNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 23 Janvier 2012 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Guccio Gucci SpA est titulaire de la marque française tridimensionnelle n° 93466769 déposée le 28 avril 1993 et renouvelée le 27 mars 2003, pour désigner notamment "les chaussures " en classe 25. La société Gucci France indique être le distributeur en France des produits Gucci, notamment des chaussures. La société Chaussures Eram a pour activité la commercialisation de chaussures et d'articles chaussants. Estimant que la société Chaussures Eram commercialisait dans ses boutiques à l'enseigne "Eram" des sandales comportant une imitation de la marque "mors de cheval" de la société Guccio Gucci SpA et très fortement similaires à des sandales commercialisées en France par la société Gucci France, la société Guccio Gucci SpA a acheté le 9 juin 2010 des sandales dans la boutique Eram du [...] puis a fait dresser un procès-verbal de constat d'achat le 23 juin 2010 dans le magasin à l'enseigne "Eram" situé [...] 5èmc. Autorisée par ordonnance rendue le 7 juillet 2010 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris, la société Guccio Gucci SpA a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Chaussures Eram à Saint-Pierre-Montlimart (49111) le 22 juillet 2010. C'est dans ces conditions que par acte du 20 août 2010, les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France ont fait assigner la société Chaussures Eram en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Dans leurs derniers e-conclusions du 6 janvier 2012, les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

Vu les articles

L. 713-3, L. 713-5, L. 716-1, L. 716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code civil, A titre principal, - dire et juger que l'importation, la détention, la promotion, l'offre à la vente et la vente, des articles litigieux, revêtus d'un signe imitant la marque française n° 93466769 de la société Guccio Gucci SpA, par la société Chaussures Eram, constituent des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées, - condamner en conséquence la société Chaussures Eram à payer à la société Guccio Gucci SpA la somme de 60.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque française n° 93466769, Subsidiairement, - dire et juger qu'en utilisant un signe imitant la marque renommée française n°93466769 de la société Guccio Gucci SpA, la société Chaussures Eram a porté atteinte à la marque de renommée précitée et a, de ce fait, engagé sa responsabilité au regard de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, - condamner en conséquence la société Chaussures Eram à payer à la société Guccio Gucci SpA la somme de 60.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa marque renommée française n° 93466769, Plus subsidiairement, - dire et juger qu'en commercialisant des articles, qui reprennent illicitement les caractéristiques des articles conçus par Guccio Gucci SpA et créent une confusion fautive avec ces derniers et se placent dans le sillage de ceux-ci, la société Chaussures Eram a commis des agissements déloyaux et parasitaires au préjudice de Guccio Gucci SpA, - condamner en conséquence la société Chaussures Eram à payer à la société Guccio Gucci SpA la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires, En toute hypothèse, - condamner la société Chaussures Eram à payer la somme d'1.000.000 € à la société Gucci France en réparation du préjudice économique qu'elle a subi, du fait des agissements déloyaux et parasitaires résultant de la commercialisation des articles litigieux, - faire interdiction à la société Chaussures Eram d'apposer ou de faire apposer sur des chaussures des signes imitant la marque renommée française n° 93466769, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de cette marque et ce, sous astreinte définitive de 200 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner le rappel, aux frais de la société Chaussures Eram et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l'ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant la marque française n° 93466769 de la société Guccio Gucci SpA et encore en la possession de la société Chaussures Eram ou en la possession de tout tiers, ainsi que leur remise à la société Guccio Gucci SpA, - ordonner la destruction, aux frais de la société Chaussures Eram sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des produits litigieux rappelés et remis à la société Guccio Gucci SpA, y compris les échantillons de produits saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 22 juillet 2010, dans un délai d'un mois à compter de la signification, - dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées, - - ordonner la publication, aux frais de la société Chaussures Eram, du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de Guccio Gucci SpA, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 10.000 € H.T, - condamner la société Chaussures Eram à verser à chacune des sociétés Gucci la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Grégoire Triet avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières e-conclusions du 17 janvier 2012, la société Chaussures Eram demande au tribunal de : Vu le principe « fraus omnia corrumpit » Vu les articles 31,112 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.711-1 et suivants du Code delà propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, A titre principal, - débouter les sociétés Guccio Gucci et Gucci France de l'ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées, - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - prononcer la nullité de la marque française n° 93.466.769 déposée le 28 avril 1993 et enregistrée au nom de la société Guccio Gucci pour désigner des "chaussures" en classe 25, En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Guccio Gucci et Gucci France à lui payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum les sociétés Guccio Gucci et Gucci France à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de ces deux chefs nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner in solidum les sociétés Guccio Gucci et Gucci France en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2012. EXPOSE DES MOTIFS - sur la nullité de l'enregistrement de la marque française n° 93466769 pour dépôt frauduleux : La société Guccio Gucci S.p.A estime que l'usage antérieur et généralisé du signe en France par d'autres opérateurs n'est pas établi et qu'elle a déposé en 1993 la forme particulière d'un mors de cheval qu'elle utilisait intensément depuis les années 50 sur ses mocassins avec un très grand succès et qui est devenu l'un des emblèmes de ses produits. La société Eram soutient que la forme de mors revendiquée à titre de marque n'est que la représentation classique du mors à cheval "filet à olive", qu'antérieurement à son dépôt à titre de marque, le signe litigieux était largement utilisé comme élément décoratif sur des chaussures par d'autres opérateurs économiques pour être apposé sur des articles chaussants, et ce tant en France qu'à l'étranger, que la société Guccio Gucci n'établit pas qu'elle avait des droits antérieurs sur un tel signe et qu'en le déposant à titre de marque, cette société a cherché à se réserver frauduleusement un monopole sur un signe appartenant au domaine public. La société défenderesse ne formule pas une demande en revendication de marque prévue par l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle mais une demande de nullité fondée sur la théorie générale de la fraude. Cet article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui n'est que l'application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, ne fait pas obstacle à ce que la victime de la fraude se borne à obtenir la nullité du dépôt frauduleux. L'annulation d'un dépôt de marque pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant. La fraude peut être caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, pour vouloir priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur, d'un signe nécessaire à leur activité. En l'espèce, la société Guccio Gucci SpA est titulaire de la marque française tridimensionnelle n° 93466769 déposée le 28 avril 1993 et renouvelée le 27 mars 2003, pour désigner notamment les chaussures " en classe 25. Cette marque est constituée par la forme particulière d'un mors de cheval apposé sur les produits. Il s'agit d'un mors de cheval de type •filet à olive". Il ressort de l'extrait du catalogue de la société française Poursin de 1974 et des procès-verbaux de constat dressés les 13 octobre et 22 novembre 2010 que le mors de cheval "type filet à olive" était utilisé pour la maroquinerie en France par la société Poursin, fournisseur de maroquiniers, et largement par des sociétés italiennes pour orner des chaussures, et ce antérieurement au dépôt de la marque litigieuse en 1993. Si la marque litigieuse est française et que les magazines Fotoshoe et Ars Sutoria ayant fait l'objet des procès-verbaux de constat dressés les 13 octobre et 22 novembre 2010 sont écrits en italien et en anglais, il demeure qu'il s'agit de photographies de chaussures dans des magazines internationaux et que certaines phrases les décrivant sont traduites en français ce qui démontre que ces magazines internationaux s'adressent à tous les opérateurs économiques exerçant dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de chaussures. En sa qualité de professionnelle de ce marché, la société italienne Guccio Gucci ne pouvait dès lors ignorer que le mors type "filet à olive" était largement et depuis longtemps utilisé en Italie à titre d'ornement sur des chaussures avant le 28 avril 1993, lesdites chaussures ayant vocation, comme tout produit de consommation, à être commercialisées dans d'autres pays que l'Italie, tels que la France. La société Guccio Gucci ne peut invoquer le caractère iconique du mors de cheval pour ses produits, sans plus de précision quant aux caractéristiques dudit mors de cheval car en sa qualité de titulaire de la marque française tridimensionnelle n° 93466769, elle ne peut revendiquer que la forme du mors de cheval tel que déposé à titre de marque. Il lui appartient d'établir que malgré sa connaissance de l'utilisation par ses concurrents du mors de cheval de type "filet à olive" à titre d'ornement sur des chaussures, elle a déposé la marque litigieuse pour conforter ses droits et non dans une intention frauduleuse. Cette preuve est d'autant plus nécessaire que la société Guccio Gucci a déposé de nombreuses formes de mors de cheval à titre de marques françaises, communautaires et internationales pour désigner des chaussures en classe 25 ce qui dénote sa volonté d'interdire aux autres opérateurs économiques agissant dans le domaine de la chaussures d'utiliser des mors de cheval de formes variées pour des chaussures. Les articles de presse produits au débat par les sociétés Gucci indiquent que le mocassin à mors de cheval est une image emblématique de la maison depuis les années cinquante. Néanmoins, ces articles sont postérieurs au dépôt de la marque litigieuse en 1993 et soit reprennent les déclarations de la directrice artistique de la maison Gucci, soit ne décrivent pas précisément le mors de cheval qui ornait les chaussures, se contentant de parler du "mors Gucci", soit comportent des photographies qui ne permettent pas de vérifier si le mors de cheval ornant les mocassins est celui qui a fait l'objet du dépôt de la marque litigieuse, la réédition d'un article ancien pouvant être faite avec des modifications permettant de le moderniser et de l'adapter au goût de la clientèle. Les extraits des catalogues Gucci sont postérieurs au dépôt de la marque litigieuse et ne peuvent dès lors justifier d'une exploitation antérieure de ce mors de cheval pour des chaussures par la société Guccio Gucci. La photographie présente sur l'extrait d'un magazine écrit en anglais et daté du 1er mars 1955 ne permet pas d'apprécier le type de mors ornant le mocassin de la société Gucci. Les sept photographies de personnes célèbres portant des mocassins ornés d'un mors de cheval type "filet à olive" et la photographie du mocassin orné de ce mors de cheval exposé au Metropolitan Muséum of Art de New York, qui sont issues de l'ouvrage intitulé "Gucci by Gucci" conçu par la société Guccio Gucci S.p.A, ne suffisent pas à établir que cette société a exploité le mors de cheval type "filet à olive" de façon intensive depuis les années cinquante à titre de décoration sur ses mocassins. Par conséquent, la société Guccio Gucci ne prouve pas qu'elle a déposé le mors de cheval type "filet à olive" à titre de marque française n° 93466769 le 28 avril 1993 pour conforter ses droits antérieurs, alors qu'il est établi pour les motifs exposés ci-dessus, qu'à cette date, elle ne pouvait ignorer que ce type de mors de cheval était largement utilisé à titre d'ornement par d'autres opérateurs économiques en France pour la catégorie de produits concernés, à savoir les chaussures. En déposant la marque française n° 93466769 la société Guccio Gucci a voulu priver ses concurrents d'un signe nécessaire à leur activité ce qui constitue manifestement un détournement du droit des marques de sorte que ce dépôt revêt un caractère frauduleux et doit être annulé. Il convient donc d'annuler l'enregistrement de la marque française n° 93466769 déposée le 28 avril 1993 par la société Guccio Gucci SpA pour désigner des "chaussures" en classe 25. - sur les actes de contrefaçon : Compte tenu de l'annulation de la marque française n° 93466769 qui est invoquée par la société Guccio Gucci SpA à l'appui de ses demandes en contrefaçon, il convient de la déclarer irrecevable à ce titre. - sur l'atteinte à la marque renommée : Pour les même motifs, la société Guccio Gucci S.p.A sera déclarée irrecevable en ses demandes au titre de l'atteinte à la marque renommée "mors" n° 93466769. - sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : * sur la recevabilité à agir de la société Gucci France : La société Chaussures Eram estime que la société Gucci France est irrecevable à agir faute de prouver qu'elle distribue les produits portant le mors protégé par la marque n° 93.466.769 et les sandales objets de l'action en concurrence déloyale. La société Gucci France fait valoir qu'elle est le distributeur en France des produits, notamment des articles chaussants, vendus sous les marques dé la société Guccio Gucci SpA ainsi que cela ressort du contrat de franchise, des factures et catalogues versés au débat. L'article 31 du Code de Procédure Civile dispose que "l'action est ouverte à tous ceux gui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé". En l'espèce, suivant contrat de franchise signé en février 2007, la société Guccio Gucci SpA a accordé à la société Gucci France le droit et la licence non transférables et non exclusifs d'utiliser la Marque Gucci et la réputation associée -à celle-ci pour la Durée du contrat, d'établir et d'exploiter une ou plusieurs boutiques Gucci sur le territoire pour vendre au détail en non-exclusivité dans les Boutiques la Marchandise Gucci listée à l'annexe B" (article 2.1). Le territoire concédé est la France (annexe A), la liste des produits Gucci distribués par le Franchisé comprend les chaussures pour Femmes et Hommes (annexe B). Si ce contrat commençait le 1er janvier 2006 pour prendre fin le 31 décembre 2008, sa durée a été prolongée pour une période de trois ans s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 par un avenant signé entre les parties le 20 mars 2009. U ressort des attestations de Monsieur Vanni V, responsable de propriété intellectuelle de la société Guccio Gucci SpA, du 4 octobre 2011, des factures et des extraits de catalogues versés au débat que la société Gucci France commercialise les sandales ornées d'un demi-mors de cheval qui font l'objet de la présente action en concurrence déloyale. Au vu de ces éléments, la société Gucci France justifie sa qualité de distributeur en France des sandales faisant l'objet de la présente instance et par voie de conséquence doit être déclarée recevable en ses demandes. * sur le bien fondé des demandes à ce titre : Les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France soutiennent que les sandales Eram reprennent les caractéristiques des sandales Gucci, à savoir un demi-mors de cheval de forme et proportions quasi- identiquesapposé de la même façon sur l'empeigne d'un même type de chaussures, ce qui laisse croire aux consommateurs qu'il s'agit d'une déclinaison de la collection Gucci. Elles estiment que les articles litigieux sont de nature à porter atteinte à la réputation des produits Gucci. Elles considèrent que la société Chaussures Eram a cherché à se placer dans leur sillage afin de profiter, sans bourse délier, de leurs efforts de création, de leur visibilité et de leur notoriété, caractérisant ainsi des actes de parasitisme pour lesquels aucune confusion n'est exigée. La société Chaussures Eram estime que les sandales faisant l'objet de la présente instance sont très différentes et n'ont en commun que d'être des sandales avec un mors sur l'empeigne, ce qui est banal, que la vente à un prix inférieur ne constitue pas une faute, et qu'il n'est pas établi que les sandales qu'elle commercialise sont de moindre qualité et portent atteinte à l'image ou à la réputation de la société Gucci France. La société Chaussures Eram fait valoir que les sociétés demanderesses ne justifient pas de la réalité de leurs efforts et investissements portant sur le modèle de sandales en cause. La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié. En l'espèce, il ressort de l'examen comparatif des sandales Gucci et Eram que le rattachement des lanières à l'empeigne et à la semelle des sandales sont différents et que le demi-mors présent sur l'empeigne est inséré dans une pièce de cuir sur la sandale Gucci ce qui n'est pas le cas de la sandale Eram. La ressemblance tenant au type de chaussures, à savoir des tongs ou sandales qui comportent une pièce de cuir triangulaire partant de la semelle, entre le gros orteil et le second, pour aller jusqu'au milieu du pied, et attachée par des lanières au reste de la chaussures, est banale et répond à la nécessité de tenir la chaussure au pied. Le fait d'avoir posé le demi mors sur cette pièce de cuir triangulaire n'est également pas fautif car il est banal de disposer des ornements sur le devant du pied. Il apparaît ainsi que les sandales litigieuses reprennent des caractéristiques banales pour une sandale ou tong et présentent des différences si bien qu'elles ne sont pas de nature à évoquer dans l'esprit du public concerné, les sandales Gucci ni a fortiori être confondues avec celles-ci. En commercialisant ses sandales litigieuses, la société Chaussures Eram a utilisé une forme banale de chaussure qu'elle a agrémentée d'une décoration banale, un mors de cheval, utilisé uniquement en moitié eu égard au peu de place pour le disposer, ce qui ne démontre pas l'existence d'actes dé parasitisme au préjudice des sociétés Gucci. H convient donc de débouter les sociétés Guccio Gucci et Gucci France de leurs demandes à ce titre. - sur les autres demandes : La société Chaussures Eram sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des fiais exposés pour sa défense. La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire, la société Guccio Gucci SpA étant déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur sa marque n° 93466769 et déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme et la société Gucci France étant déboutée de ses demandes, cette mesure de publication judiciaire sera rejetée. Au vu des motifs de la présente décision et des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire et cette demande sera rejetée. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens. Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum à la société Chaussures Eram la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare nul l'enregistrement de la marque tridimensionnelle française déposée par la société Guccio Gucci SpA le 28 avril 1993 et renouvelée le 27 mars 2003 sous le n° 93466769 pour désigner des "chaussures" en classe 25, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente, Déclare la société Guccio Gucci S.p.A irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon et de l'atteinte à la marque renommée, Déclare la société Gucci France recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale, Déboute les sociétés Guccio Gucci S.p.A et Gucci France de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitisme, et de publication judiciaire, Déboute la société Chaussures Eram de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, Condamne in solidum les sociétés Guccio Gucci S.p.A et Gucci France à payer à la société Chaussures Eram la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les sociétés Guccio Gucci S.p.A et Gucci France aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Arnaud C, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.