INPI, 7 octobre 2016, 2016-0725

OPP 16-0725 / PCO 06/06/2016 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pascal H, agissant pour le compte de la société « Fincley Consulting » en cours de formation, a déposé, le 17 novembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 226 594 portant sur le signe verbal FINCLEY CONSULTING. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ». Le11 février 2016, la société INFOSYS LIMITED (société de droit indien) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne FINACLE, déposée le 18 novembre 2011 et enregistrée sous le numéro 10 429 306. Cette marque est enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité financière ; conseils commerciaux professionnels ; informations d'affaires ; renseignement d'affaires commerciales ; enquêtes commerciales ; conseils commerciaux professionnels ». L'opposition a été notifiée le 20 février 2016 au déposant. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Par courrier émis le 18 avril 2016, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmise à la société opposante par application du principe du contradictoire. Ces observations étaient accompagnées d'une déclaration de retrait partiel de la demande d'enregistrement, lequel a été inscrit au Registre national des marques n°0 669 040 du 4 mai 2016 et transmis à la société opposante. II. ARGUMENTS DES PARTIES A. L'OPPOSANTE Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société INFOSYS LIMITED fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société INFOSYS LIMITED invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et l'interdépendance des facteurs à l'appui de son argumentation. B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Olivier H conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des services que sur celle des signes.

III. DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Tous ces services ayant vocation à être rendus dans le secteur financier » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a notamment été effectué pour les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité financière ; conseils commerciaux professionnels ; informations d'affaires ; renseignement d'affaires commerciales ; enquêtes commerciales ; conseils commerciaux professionnels ». CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; tous ces services ayant vocation à être rendus dans le secteur financier » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les services d' « organisation d'expositions à buts commerciaux ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; tous ces services ayant vocation à être rendus dans le secteur financier » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils commerciaux professionnels ; informations d'affaires ; renseignements d'affaires commerciales » de la marque antérieure ; Qu'en effet, ces services désignent tous des prestations de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ; Qu'ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les services de « publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; tous ces services ayant vocation à être rendus dans le secteur financier » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils commerciaux professionnels ; informations d'affaires ; renseignements d'affaires commerciales » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à être rendus en association avec les seconds ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « bureaux de placement ; portage salarial ; tous ces services ayant vocation à être rendus dans le secteur financier » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations liées aux ressources humaines, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils commerciaux professionnels ; renseignements d'affaires commerciales » de la marque antérieure, tels que définis précédemment ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FINCLEY CONSULTING, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination FINACLE, présentée en lettres d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure ne comporte qu'une dénomination unique ; Que les dénominations FINCLEY et FINACLE ont en commun les séquences FIN en attaque et CLE, le même rythme et les sonorités [fine] et [cl] ; Que toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les signes, dès lors qu'ils présentent des différences visuelles et phonétiques propres à générer une impression d'ensemble différente ; Que visuellement, les dénominations FINCLEY et FINACLE se distinguent par la présence de la lettre finale Y au sein du signe contesté, peu commune en langue française, et la présence de la lettre centrale A au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente ; Qu'en particulier, le signe contesté présente une structure en deux syllabes (FIN / CLEY), contrairement à la marque antérieure composée de trois syllabes (FI / NA / CLE) ; Que phonétiquement, ces dénominations différent par leurs sonorités finales ([clai] dans le signe contesté, [acle] dans la marque antérieure), le signe contesté se caractérisant par une prononciation heurtée due à la succession des consonnes NCL ; Qu'intellectuellement, le terme FINCLEY est susceptible d'être perçu comme un terme anglo-saxon, évocation absente de la marque antérieure ; Qu'il en résulte que ces signes présente une impression d'ensemble distincte, excluant tout risque de confusion. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence pris dans leur ensemble, le signe contesté FINCLEY CONSULTING ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure FINACLE ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que l'identité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante portant sur des décisions d'oppositions précédemment rendues par l'Institut, dès lors qu'elles l'ont été dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal FINCLEY CONSULTING peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne FINACLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pénélope COUTURE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle