Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2008, 2006/15118

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section N°RG : 06/15118 Assignation du : 29 Septembre 2006 JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2008 DEMANDEUR Monsieur Gilbert S représenté par Me Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R026 DEFENDERESSES S.A.R.L. SILLANAISE DES CHAUSSURES 38590 SILLANS S.A. CHAUSSURES DE SILLANS Rue Paul Dijon 38590 SILLANS S.A.R.L. CHAUSSURES DE LA BIEVRE Rue Paul Dijon 38590 SILLANS représentées par Me Maud CHAMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D302, et Me Eric F, Avocat au Barreau de GRENOBLE S.A.R.L. BOOTS AND COMPANY [...] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 09 Juin 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SOLER FRERES dont les associés étaient MM. Gilbert et Yvan S a déposé la marque française dénominative GARDIAN n° 148 4040 le 6 mai 1987 pour désigner dans les classes 3, 4, 18 et 25 de la classification internationale les produits suivants: "graisses, cirages. Cuir et imitation de cuir et articles en ces matières. Articles chaussant en tous genres". La société SOLER a cessé son activité et cédé la marque GARDIAN à MM. S par acte sous seings privés datant du 19 avril 1983, cession inscrite au registre national des marques. Puis par acte du 28 juillet 2005, M. Yvan S a cédé à M. Gilbert S sa quote-part de propriété de la marque GARDIAN, cession inscrite au RNM le 4 août 2005. La marque a fait l'objet d'un renouvellement par anticipation le 11 septembre 2006. En 1986, MM. S ont concédé l'exploitation de la marque à la société SILLANAISE DE CHAUSSURES jusqu'au 14 avril 1994, date à laquelle ils ont dénoncé ce contrat de licence avec effet au 14 octobre 1994. M. Gilbert S reproche à la société SILLANAISE DE CHAUSSURES d'avoir continué l'exploitation de la marque GARDIAN dans des conditions destinées à faire croire qu'elle était toujours licenciée de la marque, en reproduisant servilement celle- ci et tous les signes qui lui sont associés permettant l'identification du produit. Au cours de l'année 2000, la société SILLANAISE DE CHAUSSURES a cédé son fonds de commerce à sa filiale CHAUSSURES DE SILLANS. M. Guy R dirigeant de la société SILLANAISE DE CHAUSSURES a par ailleurs constitué la société CHAUSSURES DE LA BIEVRE qui commercialise une partie de la production de la société SILLANAISE DE CHAUSSURES. Après des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 15 septembre 2006, M. Gilbert S a assigné par actes du 29 septembre 2006, la société SILANAISE DE CHAUSSURES, la société CHAUSSURES SILAN, la société LES CHAUSSURES DE LA BIEVRE et la société BOOTS AND COMPANY en contrefaçon de marque. Aux termes de ses dernières écritures du 13 novembre 2007, M. S demande au tribunal, au visa des articles L 713-2, L 716-1 et L 716-7-1 de : -dire qu'il a la propriété exclusive de la marque GARDIAN, -dire que les sociétés SILLANAISE DE CHAUSSURES, CHAUSSURES DE SILLAN et LES CHAUSSURES DE LA BIEVRE, en utilisant la dénomination GARDIAN sur des bottes et des boîtes de bottes ont commis au préjudice de M. Gilbert S des actes de contrefaçon de marque par reproduction, actes aggravés par l'emploi de la mention "véritable" et des signes distinctifs avec lesquels cette marque est habituelle exploitée à savoir la représentation d'un trident et le décor employé sur les boîtes , de même que la mention trompeuse "marque déposée ; -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte; -condamner in solidum les défenderesses précitées à lui payer une indemnité de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, -enjoindre à ces sociétés de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, l'ensemble des éléments de comptabilité, de gestion des stocks, de production et de commercialisation relatifs aux bottes portant la marque "GARDIAN" et /ou référencées NIMES ainsi que la totalité des factures d'achat de peaux et celles concernant les tiges nécessaires à la fabrication de bottes et ce, sous astreinte; -subsidiairement désigner un expert pour donner tous éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice subi; -condamner in solidum les sociétés défenderesse à lui payer une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. Gilbert S sollicite en outre différentes mesures de publication, la confiscation de l'ensemble des produits et supports contrefaisants ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les sociétés SILLANAISE DE CHAUSSURES, CHAUSSURES DE SILLAN et LES CHAUSSURES DE LA BIEVRE dans leurs dernières écritures signifiées le 21 septembre 2007 soutiennent que: -la société SILLANAISE DE CHAUSSURES doit être mise hors de cause, aucun grief n'étant formé à son encontre ; -M. S a continué ses relations d'affaires avec elles et ne pouvait ignorer leurs activités; d'ailleurs une partie de la production a été commandé par lui ; -les demandes de M. S sont prescrites; -M. S doit être déchu de ses droits sur la marque à compter du 14 octobre 1999 pour défaut d'exploitation; -le préjudice allégué n'est pas justifié. Aussi, les sociétés défenderesses concluent au débouté des demandes et à l'allocation à chacune d'elles d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

*sur la prescription: S'il est constant que l'action pénale relative à la contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits, il en va autrement de l'action civile qui ne trouve pas son fondement dans le fait délictueux mais dans une faute civile et qui se prescrit dans les conditions de l'article 2270-1 du code civil qui dispose que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Dès lors en assignant les demanderesses le 29 septembre 2006, M. Gilbert S ne peut se voir opposer la prescription que pour le préjudice résultant de fautes commises antérieurement au 29 septembre 1996. Aussi, l'exception de prescription est rejetée. *sur la déchéance des droits de M. S sur sa marque: Les défenderesses sollicitent la déchéance des droits de M. S sur sa marque GARDIAN à compter du 14 octobre 1999. L'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que : -encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans; -est assimilé à un tel usage: a)l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c)l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de leur exportation ; - la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; - l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande ; - la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée; elle peut être apportée par tout moyen ; - la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article; qu'elle a un effet absolu. Le tribunal considère que la déchéance des droits de M. S sur sa marque pour désigner les "articles chaussants", seul produit en cause dans la présente instance n'est pas acquise. En effet, il ressort des pièces produites que: -depuis 2003, MM. S ont passé des commandes de fabrication de bottes marquées GARDIAN à la société CHAUSSURES DE SILLANS (cf écritures des sociétés défenderesses); -depuis 2006, la marque est exploitée par la société WEST POINT (cf factures annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon et état des redevances du 1er janvier 2006 au 9 mai 2007 faisant état de la vente de 767 paires). Si la marque n'a effectivement pas été exploitée de 1994 à 2003, il y a eu une reprise d'exploitation depuis cette date. Si celle-ci est d'une ampleur limitée, il n'en demeure pas moins qu'elle est sérieuse compte-tenu de la nature des produits marqués (des bottes camarguaises). Dans ces conditions, la demande en déchéance est rejetée. *sur la contrefaçon: II ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon produits aux débats et des constats d'achat que la société SILLANAISE DE CHAUSSURES (cf boîtes saisies dans les locaux de la société BOOTS and COMPANY portant la dénomination sociale de cette société), la société CHAUSSURES DE SILLANS (présence dans les locaux de 39 paires de bottes marquées) et la société CHAUSSURES DE LA BIEVRE (facture d'achat dans une boutique HARDRIGE nom commercial de cette société) commercialisaient des bottes sous la dénomination "GARDIAN". Or en application de l'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que : sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode" ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", les trois sociétés précitées ont commis des actes de contrefaçon. Elles ne démontrent pas bénéficier de l'autorisation du titulaire de la marque M. SOLER, l'ordre de fabrication de bottes marquées donné par ce dernier ne saurait valoir autorisation de commercialisation pour les sociétés fabricantes et ce, d'autant que M. Guy R leur gérant connaissait parfaitement le refus de MM. S de les autoriser à exploiter la marque (cf lettres des 22 août 1995, 8 janvier 1997, 18 juillet 1997 et 9 février 1998). *sur les mesures réparatrices: Pour mettre fin aux actes illicites, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Compte-tenu des éléments versés aux débats et notamment de l'état des redevances versées par la société WEST POINT, le tribunal considère, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de production de pièces ou d'expertise que le préjudice subi par M. S du fait de l'atteinte à sa marque sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 60.000 euros. L'équité commande de lui allouer en outre une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Compte-tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision s'impose.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Rejette l'exception de prescription et la demande en déchéance, Dit que les sociétés SILLANAISE DE CHAUSSURES, CHAUSSURES DE SILLAN et LES CHAUSSURES DE LA BIEVRE en commercialisant des bottes sous la dénomination GARDIAN reproduisant la marque n° 1 06 6 426 dont M. Gilbert S est titulaire sans l'autorisation de celui-ci ont commis des actes de contrefaçon au détriment de ce dernier; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision; Condamne in solidum les Sociétés SILLANAISE DE CHAUSSURES, CHAUSSURES DE SILLAN et LES CHAUSSURES DE LA BIEVRE à payer à M. Gilbert S une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon et de constat; Déboute les parties de leurs autres demandes, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Annick LECOMTE, avocate, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision.