INPI, 9 juillet 2008, 08-0210

OPP 08-0210 / HT 09/07/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BYSOFT INTERNATIONAL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 octobre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 529 214 p ortant sur la dénomination WEBEASY. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ». Le 16 janvier 2008, la société HUB TELECOM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale WHEREASY, déposée le 15 juin 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 434 976 . Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services de publicité ; services des établissements de publicité, en particulier par communication au public par tout média de diffusion ou de transmission d'informations ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, Cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de données ou à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ; services de location d'espaces publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires, conseils en information ou renseignements d'affaires. Services de mise à jour de base de données et de logiciels, services de gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; services d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers. Services de télécommunication, services d'acheminement, de jonction et de raccordement pour télécommunications, communications par réseaux, réseaux télématiques, radio, radiotéléphonie mobile, télégraphe, téléphone, satellite, terminaux d'ordinateurs, fourniture d'accès à un réseau d'information ou de communication, service de fourniture d'accès permettant une connexion haut débit sans fil, service de fourniture d'accès à Internet ; services de transmissions de messages vocaux, de sons, de musiques, d'images fixes/ou animées, de fichiers numérisés par voie télématique. Conception et développement de systèmes de navigation, de localisation et d'orientation permettant d'optimiser la gestion de flotte de véhicules, la prise de décision et la maintenance sur des sites industriels et commerciaux ». L'opposition a été notifiée le 23 janvier 2008 à la société déposante qui a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut. Le 22 mai 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et la société titulaire de la demande d'enregistrement contestée ont respectivement contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations en réponse. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société HUB TELECOM fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante conteste la comparaison d'une partie des services. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société BYSOFT INTERNATIONAL conteste la comparaison des signes ; elle ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des services Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes ainsi que celle des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services de publicité ; services des établissements de publicité, en particulier par communication au public par tout média de diffusion ou de transmission d'informations ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, Cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de données ou à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ; services de location d'espaces publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires, conseils en information ou renseignements d'affaires. Services de mise à jour de base de données et de logiciels, services de gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; services d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers. Services de télécommunication, services d'acheminement, de jonction et de raccordement pour télécommunications, communications par réseaux, réseaux télématiques, radio, radiotéléphonie mobile, télégraphe, téléphone, satellite, terminaux d'ordinateurs, fourniture d'accès à un réseau d'information ou de communication, service de fourniture d'accès permettant une connexion haut débit sans fil, service de fourniture d'accès à Internet ; services de transmissions de messages vocaux, de sons, de musiques, d'images fixes/ou animées, de fichiers numérisés par voie télématique. Conception et développement de systèmes de navigation, de localisation et d'orientation permettant d'optimiser la gestion de flotte de véhicules, la prise de décision et la maintenance sur des sites industriels et commerciaux ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques » apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante fait valoir que les services de « conception et développement d'ordinateurs de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, programmation pour ordinateurs, consultation en matières d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux services de « conception et développement de systèmes de navigation, de localisation et d'orientation permettant d'optimiser la gestion de flotte de véhicules, la prise de décision et la maintenance sur des sites industriels et commerciaux » de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante tenant aux différences d'activités des titulaires des deux marques en présence ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT en revanche, que les services de « travaux de bureau ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée, qui peuvent être fournis dans le cadre d'activités très diverses, ne sont pas inclus dans les services d'« aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leur affaires » de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services identiques ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent respectivement de divers travaux de secrétariat et de nature comptable et de prestations assurées par les organismes se chargeant de répartir les offres et les demandes d'emploi, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure invoquée ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (secrétariat et organismes de placement pour les premiers, sociétés de conseils et d'audit pour les seconds) ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, comme le soutient la société opposante, que tous ces services soient « … rendus aux entreprises afin de les guider dans la gestion de leurs affaires…», dès lors qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi large reviendrait à déclarer similaires entre eux une infinité de services présentant comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination WEBEASY, présentée en lettres majuscules manuscrites droites, grasses et noires. Que la marque antérieure porte sur la dénomination WHEREASY, présentée en lettres majuscules manuscrites droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations WEBEASY et WHEREASY sont de longueur proche et ont en commun la lettre d'attaque W et la lettre E, ainsi que quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence finale EASY, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en trois temps et sont marquées par les mêmes sonorités en attaque [oué] ou [ouè] et la même désinence [izi] ; Que la seule différence entre ces deux dénominations réside dans la substitution de la lettre B à la lettre R ainsi qu'à la présence de la lettre H au sein du signe contesté ; Que toutefois ces différences, situées au cœur de dénominations longues, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre ces deux termes possédant le même rythme et restant dominés par la même séquence de lettres et de sonorités d'attaques et finales, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'il n'est pas établi que la séquence EASY soit faiblement distinctive au regard des services en cause car évocatrice du caractère facile d'utilisation des services en cause ; Qu'à cet égard, la simple indication par la société déposante d'une liste de marques déposées et comportant l'élément EASY, sans autre information quant à leur titulaire, leur portée ou leur maintien en vigueur, ne saurait suffire à démontrer le caractère évocateur de cet élément au regard des services désignés ni même son caractère usuel ; Qu'en tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas de la seule présence commune de la séquence EASY mais de l'impression d'ensemble très proche de ces deux dénominations ; Qu'enfin intellectuellement, si le signe contesté, de par son préfixe WEB, est susceptible d'évoquer le Web, évocation absente de la marque antérieure, cette différence ne saurait toutefois supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre ces dénominations. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté WEBEASY constitue l'imitation de la marque antérieure WHEREASY. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de l'imitation de la marque antérieure et de l'identité et la similarité de certains des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que le signe verbal contesté WEBEASY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale WHEREASY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 08-0210 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, programmation pour ordinateurs, consultation en matières d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 529 214 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe